Ú TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 236-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00176 Referencia: Signos involucrados ROCA (mixto) / ROCA (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2177 del 20 de mayo de 2016 recibido vía correo electrónico el 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literales a) y b), 147 y 278 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2009-00176.
El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ROCA SANITARIO S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 236-1P-2016 Hechos relevantes El 28 de diciembre de 2005, ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A. (en adelante, ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC), el registro como marca del signo mixto ROCA!, para amparar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
LBROCA El 28 de febrero de 2006, se publicó el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial 561. El 11 de marzo de 2006, ROCA SANITARIO S.A. (en adelante, ROCA SANITARIO), presentó oposición argumentando confusión del signo solicitado respecto de su marca mixta ROCA, la cual se encuentra registrada previamente en Colombia, Bolivia y Ecuador. pa Marca | Naturaleza | Certificado | Clase | Productos y/o servicios 1] ROCA Ro ca (Bolivia) 11 refrigeración, secado, Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 137812 19 construcción; asfalto, pez y (Colombia) betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de 54659-A vapor, cocción, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, NE, 11 | refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, asi como instalaciones sanitarias. 64598-A 19 | Materiales de construcción Expediente 05-130739.
Proceso 236-1P-2016 (Bolivia) no metálicos; tubos rigidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de 3515 vapor, cocción, (Ecuador) 11 | refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 2343-95 19 construcción; asfalto, pez y (Ecuador) betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. El 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 28406, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.
El 12 de agosto de 2008, ROCA SANITARIO interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el anterior acto administrativo. El 27 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 31566, resolvió confirmar el acto impugnado. El 1 de diciembre de 2008, mediante Resolución 51361, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió el recurso de apelación confirmando la resolución impugnada.
ROCA SANITARIO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de las Resoluciones 28406 del 31 de julio de 2008, 31566 del 27 de agosto de 2008 y 51361 del 1 de diciembre del 2008.? El 8 de julio de 2010, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. De los documentos que integran el expediente remitido por la consultante no se evidencia la fecha de interposición de la demanda.
Proceso 236-1P-2016 2.10. Mediante Auto de 2 de diciembre de 2015, la Sección Primera de la Sala 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por ROCA SANITARIO Existe riesgo de confusión en la composición morfológica de los signos en conflicto; el signo mixto ROCA es una imitación y reproducción de sus marcas notorias previamente registradas en los países andinos Colombia, Bolivia y Ecuador, lo cual le otorga legítimo interés. La expresión “ROCA” del signo solicitado carece de distintividad al ser confundible con su marca previamente registrada ROCA.
El signo solicitado distingue exactamente los mismos productos de sus marcas registradas, lo cual causaría graves perjuicios a la demandante, por lo que utilizarán los mismos canales de publicidad y comercialización. Argumentos de la contestación presentada por la SIC No existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas, toda vez que el signo solicitado está compuesto por el término ROCA en otro estilo de letra y acompañado por un componente gráfico, por lo que goza de distintividad.
Aunque las marcas en conflicto están compuestas por el mismo enunciado “ROCA”, no existe impedimento de registro cuando los términos de uso común tengan una combinación particular, por lo que la exclusividad se otorga de forma integral. El acto administrativo impugnado se encuentra debidamente motivado, ajustándose plenamente a la normativa aplicable.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literales a) y b), 147 y 278 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del articulo anterior; b) carezcan de distintividad;
(-) Proceso 236-1P-2016 Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el literal a) del Artículo 135 por ser procedente. De oficio, el Tribunal interpretará el Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. “Artículo 147: A efectos de lo previsto en el articulo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerta. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En fal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.
(..) *Artículo 278: Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.
Las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacelas o Boletines de la Propiedad industrial, a través de cualquier medio, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136: No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o percial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. 1.1. 1.2, Proceso 236-1P-2016 La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. Conexión competitiva entre productos de la Clasificación Internacional de Niza ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se alegó que el signo mixto ROCA es confundible con las marcas mixtas previamente registradas ROCA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.É a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3. 1.4. b) Proceso 236-1P-2016 El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 7 0 Ibidem.
Ibidem. b) d) Proceso 236-1P-2016 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (1) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. 9 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, pp. 13 y 14, 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2.
Proceso 236-1P-2016 (iii), Criterio_del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como la controversia trata de la presunta confusión entre el signo mixto ROCA, y las marcas mixtas previamente registradas ROCA pertenecientes al demandante, es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento — sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son A ) A 2.3.
Proceso 236-1P-2016 susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.10 Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente!!: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario13, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 14 Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 236-1P-2016.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. + Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso?5: () Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir iS En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017 (pp. 16 y 17), el TJCA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Ñ El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 236-1P-2016 diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (iii) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.*6 c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.1? La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que las marcas mixtas previamente registradas ROCA cuya titularidad pertenece al demandante son marcas notorias, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI!, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientermente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. Ver interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016. 12 3.5. Proceso 236-1P-2016 3.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.
El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2, Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente??; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 18 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cala, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección, La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486, 13 3.6. Proceso 236-1P-2016 Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el pais andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo,?0 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un Pais Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 14 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 236-1P-2016 3.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 3.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; 15 b) a) 9) h) D k) Proceso 236-1P-2016 la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiiedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para 16 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 236-1P-2016 probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular??, En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto ROCA, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Conexión competitiva entre productos de la Clasificación Internacional de Niza Como algunos de los signos opositores amparan productos de las Clases 19 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la conexión competitiva en el presente asunto.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.23 21 23 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1IP-2015 de 7 de julio de 2016.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, tos Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de 10 de junio de 2018. 17 Proceso 236-1P-2016 4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) b) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación 18 Proceso 236-1P-2016 Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. a) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterias) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios, sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2009-00176, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 19 | Proceso 236-1P-2016 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA | MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el o y ¡tay Sar / j Cecilia Luisa yllófí Quinteros ES GarciaíBiito PRESIDENTA Ss ERETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 236-1P-2016 | 20