15 S TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio del 2017 Proceso: 24-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-145518 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-010 de fecha 7 de enero del 2016, recibido vía Courier el 20 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-145518; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Las Partes en el Proceso Interno: Demandante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A. E.S.P, 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 24-1P-2016 Demandados: SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA. S.A. Hechos Relevantes: El 24 de junio del 2015, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A. E.S.P. (en adelante, INTERCONEXIÓN E.S.P.) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) demanda de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial? contra la sociedad SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA.
S.A. (en adelante, SISTEMAS INTEGRALES). pues a pesar de habérsele negado el registro solicitado? y de innumerables intentos de conciliación para cesar el uso del signo SISA, ha continuado con la utilización de la expresión y gráfico evocativo SISA de manera pública como se puede observar en la página web http://www.sisa-sa.comí/sisa/, así como en su publicidad y papelería. El 13 de noviembre del 2015, SISTEMAS INTEGRALES contestó la demanda planteada por INTERCONEXIÓN E.S.P. Mediante Auto 98914 de 29 de diciembre del 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Demanda por Infracción Marcaria, presentados por INTERCONEXIÓN E.S.P. “( ) el aquí demandante es titular de las marcas ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, pues es titular de una familia de marcas, que es precisamente lo que ha querido construir”. *( ) Nuestro cliente tiene más de 100 registros en Colombia durante los últimos 10 años que contienen el termino ISA como principal”.
“( ) un consumidor que conoce el signo ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, verá en la marca SISA una nueva referencia del signo notoriamente conocido”. == Expediente N* 15-145518, seguido ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia. Es importante tener presente que, el 28 de febrero del 2011, SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA.
S.A. habria solicitado el registro como marca del signo SISA? (mixto) E35i59 e para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que posteriormente mediante Resolución 3812, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dentro del expediente Administrativo 11 179700, al resolver el recurso de apelación presentado por la sociedad opositora, INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A. E.S.P. revocó la decisión contenida en la Resolución 58613 de fecha 28 de septiembre del 2012, declaró fundada la oposición y negó asi la solicitud de registro del signa solicitado por la sociedad SISTEMAS INTEGRALES. 2 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.
Proceso 24-1P-2016 “( ) La sociedad demandada utiliza el mismo logo evocativo para distinguir sus servicios que las marcas registradas por mi mandante, es aquí donde radica la infracción a la marca ISA por parte de la sociedad SISA S.A., pues con este actuar se está beneficiando injustificadamente de la notoriedad con la que cuenta el signo de mi mandante “ISA”, al ser confundible en el mercado por usar indebidamente la misma imagen de mi representado”. |S23 INTERCOLOMBIA La confundibilidad entre el signo SISA y la marca ISA es dada respecto a la nueva imagen de la marca ISA solicitada a partir del año 2008 en adelante.
Imágenes de marcas previamente registradas por Signo solicitado a registro por la INTERCONEXIÓN E.S.P. sociedad SISTEMAS INTEGRALES Nueva imagen solicitada Imagen con la cual puede desde el 2008 con la cual se | coexistir signo SISA (mixto) genera confusión E A) A ses A *( ) Sí bien se reconoce que las demandas por infracción marcaria -son para proteger— signos distintivos registrados, los actos que aquí se encuentran cometiendo la sociedad SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA S.A. también son constitutivos de actos de competencia desleal, pues como se puede observar se están generando actos de confusión”.
“( ) Al reproducir la marca ISA y agregar una letra S al principio quedando la expresión SISA para que funcione a nivel nacional al mismo tiempo con la marca ISA, ocasiona necesariamente confusión en los usuarios, máxime cuando los signos son idénticos en la parte nominativa y gráfica pues el estilo de la letra A al final de la marca solicitada es idéntico a las marcas registradas; la forma de la consonante S es idéntico a los signos protegidos, por lo que se trata de evitar que el signo siga siendo utilizado efectivamente por el demandado en perjuicio del titular de la marca”.
Pretensiones de la contestación a la Demanda por Infracción Marcaria, presentadas por SISTEMAS INTEGRALES. *( ) la marca SISA, utilizada por mi representada ininterrumpidamente desde hace más de 25 años, no viola (y mucho menos flagrantemente) las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya 3 VU =—. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 24-1P-2016 que no es cierto que haya identidad formal de los signos, ni se trata de los mismos servicios, ni mucho menos genera riesgos de confusión en el mercado”. “( ) el signo a registrar no reproduce y mucho menos de “manera exacta” el signo de ISA. Y esto sin mencionar, que mi cliente desde hace ya un tiempo venía trabajando, e implemento, un cambio de imagen corporativa”.
“( ) es claro que la marca de la demandada contiene claras diferencias con los símbolos mencionados en la demanda: El nuestro tiene en su parte izquierda y antes el vocablo SISA, 9 cuadros que ninguno de los signos de ISA tiene. Además, en dos de los signos de ISA, hay unas figuras que en nada se parecen a nuestro signo. Y como si fuera poco, en seís de los ocho signos de ISA, este vocablo va acompañado de otras palabras (“Autopistas de la Montaña”, “Interval”, “Grupo”, “Acciones Para Todos” y “Capital”), mientras que el nuestro únicamente incluye el vocablo SISA.
Finalmente, el tipo de fuente en nuestro signo es de letras separadas entre sí, mientras que en varios de los signos de ISA, la fuente es de letras, unidas entre sí, como si fuera una única línea continua”. “( ) No se discute que la sociedad Interconexion Eléctrica S.A.- ISA S.A. E.S.P. venga utilizando comercialmente el nombre de ISA desde 1967, pero tampoco puede desconocerse que SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. viene utilizando el nombre comercial SISA desde 1990, como puede apreciarse en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá”.
“( ) SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A., ha ofrecido en diversas oportunidades sus servicios a la demandante, y en tales ofertas (de las cuales aportamos como prueba algunas de ellas) ha consignado en sus escritos la marca y el logotipo de SISA, sin que jamás la demandante hubiera manifestado molestia o inconformidad alguna en relación con la misma”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Tiluto, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. 4 Proceso 24-IP-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486* pues se presume la existencia de actos de competencia desleal.
TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o translileración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sí tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, €) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
Artículo 227.- Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h) del articulo 136, asi como lo dispuesto en el articulo 158, literales €) y f). Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre tos miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro. c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de tos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o ficencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
D) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cuafquier registro o solicilud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. Artículo 258.- Se considera desteal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, fos siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, fos productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, €) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de fos productos. 5 Pon Noa 1 4 1. 2. 1.3.
Proceso 24-1P-2016 La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba, Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial. El uso de un nombre comercial como defensa en una acción por infracción Familia de marcas Coexistencia de hecho Pronunciamiento expreso solicitado por la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción En el Proceso Interno consta que, INTERCONEXIÓN E.S.P.presentó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC una demanda por infracción de derechos de la marca registrada ISA (mixta) en contra de la sociedad SISTEMAS INTEGRALES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento por parte de un tercero como base de una acción por infracción$, Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:£ a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
Sa, Ver a modo de referencia las linterpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-1P-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-1P-205. De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. t= Proceso 24-1P-2016 (i) — En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registten una marca idéntica o similarmente confundible.
(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba En el proceso interno, INTERCONEXIÓN E.S.P. en su escrito de demanda sostiene que: un consumidor que conoce el signo ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, verá en la marca SISA una nueva referencia del signo notoriamente conocido”. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida su protección y prueba.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Articulo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 2.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 2.5.
Proceso 24-1P-2016 b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 2.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 2.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro paises miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el pais andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. 2.6. Proceso 24-IP-2016 dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el pais andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.? En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que ta marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 24-1P-2016 2.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos oO 10 Proceso 24-1P-2016 servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
H el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia oO licencia del signo en determinado territorio; o, ) laexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 2.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 2.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!0, 10 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 11 Proceso 24-1P-2016 2.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 3.1. 3.2, 3.3. determinar si la marca ISA cuyo titular es INTERCONEXIÓN E.S.P., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la utilización del signo SISA (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial INTERCONEXIÓN E.S.P. en su escrito de demanda ha manifestado que “( ) Si bien se reconoce que las demandas por infracción marcaria protegen signos distintivos registrados, los actos que aquí se encuentran cometiendo la sociedad SISTEMAS INTEGRALES también son constitutivos de actos de competencia desleal, pues como se puede observar se están generando actos de confusión”, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial.
El Artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son: 3.2.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.2.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.2.3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, la aptitud en el empleo O la cantidad de los productos.
El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes caracteristicas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal!?: 3.3.1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se Proceso 251-1P-2015, de fecha 7 de diciembre del 2015, Competencia Desleal marca: SALAMANDRAS (denominativa). 12 Proceso 24-1P-2016 trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.3.2.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3.3.3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “( ) En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí”.*? 3.4. En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. a FLINT BLANCK, Pinkas, TRATADO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115.
(Cita doctrinal tomada de la interpretación prejudicial dictada en el marco del Proceso 116- IP-2004, publicado en la G.0.A.C. N” 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL) 13 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 24-1P-2016 La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaria negativamente los intereses de competidores y consumidores.
La disciplina de estos actos encuentra asi justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.13 Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal.
En el presente caso, se deberá además analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado!* que en el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios.
Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. 3.10.La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.
Para el caso particular es muy importante determinar: + Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo mixto ( ). Ibídem. Proceso 54-1P-2003, publicado en la G.0.A.C. N”. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUS MK (mixta). 14 Proceso 24-1P-2016 * Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. 3.11.Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto, 3.12.
Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habria acto de competencia desleal. 3.13.Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico!S, 3.14, El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 3.15.
Al respecto el Tribunal ha manifestado** que en un mercado competitivo ganar prestigio es muy dificil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estariamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.
En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca. 3.16.De conformidad con lo anterior, deberá determinarse si los actos realizados por la sociedad SISTEMAS INTEGRALES, cumplen los requisitos para ser considerada un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.
Ibidem Proceso 145-1P-2011, publicado en la G.O.A.C. N". 2053 de 22 de mayo de 2012, Caso: COMPETENCIA DESELAL 14 RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón total 90 Aerow. 15 Proceso 24-1P-2016 4. El uso de un nombre comercial como defensa en una acción por infracción 4.1. En el presente caso, SISTEMAS INTEGRALES en su escrito de contestación a la demanda, ha manifestado que no “( ) se discute que la sociedad Interconexion Eléctrica S.A.- ISA S.A. E.S.P. venga utilizando comercialmente el nombre de ISA desde 1967, pero tampoco puede desconocerse que SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMATICA S.A. viene utilizando el nombre comercial SISA desde 1990, como puede apreciarse en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá”, en consecuencia, es importante abordar el tema de la protección del nombre comercial. 4.2.
El nombre comercial es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado””. Las siguientes caracteristicas precisan el concepto de nombre comercial: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. + Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. e El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. e La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. 4.3.
La protección del nombre comercial goza de las siguientes caracteristicas: 4.3.1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
Á ” Proceso 82-1P-2009, de fecha 23 de septiembre del 2009, marca SUPER - MAX (denominativa). 16 a 4.4, 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 24-1P-2016 4.3.2. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. 4.3.3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error.
A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado.
Se deberá analizar si en el proceso interno la sociedad SISTEMAS INTEGRALES ha probado el primer uso de la expresión SISA como nombre comercial con anterioridad al registro de la marca base de la denuncia, a fin de determinar la existencia o no de la infracción de conformidad con lo desarrollado en el presente tema. Familia de marcas INTERCONEXIÓN E.S.P., afirma que es titular de las marcas ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, y por lo tanto de la familia de marcas.
La familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial?8, En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de 18 Proceso 23-1P-2013 de 15 de mayo de 2013. 17 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Proceso 24-1P-2016 corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión??, El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común?o, En relación con lo anterior, se deberá determinar si el signo ISA pertenece o no auna familia de marcas, y si merece mejor protección. Coexistencia de Hecho Dado que en el presente proceso se señala que el nombre ISA viene siendo utilizado desde 1967 y que SISA viene siendo utilizada desde 1990.
En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable de tiempo, sin que hubiere conflicto de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia pacífica o de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 19 Proceso 96-1P-2002 de 25 de marzo de 2003.
Proceso 433-1P-2015 de 7 de diciembre de 2015. 18 6.5. 6.6. Proceso 24-IP-2016 La coexistencia pacifica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).
En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 6.5.1.
Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 6.5.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 6.5.3.
Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 6.5.4, La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 6.5.5.
La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para determinar la infracción a los derechos de propiedad industrial, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita 19 7.1. 7.2. 7.3.
Proceso 24-1P-2016 en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. Pronunciamiento expreso solicitado por la Consultante La Entidad consultante ha solicitado expresamente que se emita la Interpretación Prejudicial de los artículos 224 a 228 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar lo siguiente: Indicar si para la configuración del uso no autorizado de un signo notoriamente conocido, está descartado el riesgo de asociación en el precepto del inciso 10. del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000.
En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. indicar cuál es la diferencia para la configuración del uso no autorizado de un signo notoriamente conocido en cuanto a la expresión actividades que se establece inciso 1o. del artículo 226 de la Decisión 486 de 2000 y de la expresión actividades que se está contemplada en el inciso 20. de ese mismo artículo.
En relación con la pregunta formulada, igualmente se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 2 de la Sección D de la presente Interpretación Prejudicial. Indicar si la vigencia de un signo notoriamente conocido mantiene esa calidad aún después del período de tiempo en que la autoridad competente lo reconoció, debido a que conforme al artículo 224 establece que el signo notoriamente conocido es aquel que hubiese sido reconocido como tal.
Como hemos dejado consignado al desarrollar la presente Interpretación Prejudicial, el reconocimiento de la notoriedad de una marca es un hecho que debe ser sustentado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los criterios establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486, norma en que se enumera una lista no taxativa de factores que sirven para determinar la notoriedad de un signo distintivo, consecuentemente, el reconocimiento de notoriedad otorgado por autoridad competente se constituye en un factor que se debe tener en cuenta para determinar la notoriedad de un signo pero de ninguna manera para determinar su vigencia..
Indicar es necesario que el signo distintivo notoriamente conocido lo reconozca como tal la autoridad administrativa competente o puede ser reconocida por una autoridad judicial cualquiera, acorde 20 Proceso 24-1P-2016 con los parámetros de los artículos 224 y 228 de la Decisión 486 de 2000. La notoriedad de un signo podrá ser reconocida al resolver el caso controvertido a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional competente tomando en consideración, entre otros, los factores establecidos para su determinación en la norma comunitaria, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiere reconocido tal notoriedad.
Es importante tener en cuenta que la notoriedad de un signo puede ser reconocida dentro de un proceso controvertido, sin embargo, dicho reconocimiento no puede servir de prueba en otro proceso, esto debido a que la figura de la notoriedad es dinámica, lo que es notorio hoy puede no serlo mañana, por lo tanto, debe probarse en cada caso. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2015-145518, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa J yllón Quinteros sm Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 21 Proceso 24-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. p NM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA 'SECRETARIO Notifiquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 22