TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: 271-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consulitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00019 Referencia: Patente: “ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMA DE PROTOFIBRILLAS DE LA PROTEINA BETA-AMILOIDE” Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2377 de 27 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 31 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16, incisos 1 y 2, 18 y 45, inciso 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2014-00019; y, El Auto de 4 de mayo de 2017 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: THE ROCKEFELLER UNIVERSITY 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 271-1P-2016 Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Hechos Relevantes El 7 de abril de 2010, THE ROCKEFELLER UNIVERSITY solicitó en fase nacional ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC), la patente de invención “ANTICUERPOS ESPECÍFICOS PARA LA FORMA DE PROTOFIBRILLAS DE LA PROTEÍNA BETA-AMILOIDE”, cuya solicitud internacional se distingue con el número PCT/US/2008/083659 de 14 de noviembre de 2008.

El 20 de abril de 2011, una vez efectuado el examen de forma, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 627, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros. El 16 de octubre de 2012, la SIC mediante Oficio 18321, realizó el examen de patentabilidad y, conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones.

El 20 de diciembre de 2012, THE ROCKEFELLER UNIVERSITY respondió al requerimiento efectuado. El 5 de abril de 2013, la SIC mediante Resolución 15291, decidió denegar la patente de invención solicitada. Argumentó falta de novedad sobre la base del Documento Previo D3 (W0O2005123775). El 28 de mayo de 2013, THE ROCKEFELLER UNIVERSITY interpuso recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo.

El 18 de septiembre de 2013, la SIC mediante Resolución 55460, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. THE ROCKEFELLER UNIVERSITY presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la SIC, cuya pretensión principal es la nulidad de los anteriores actos administrativos.! El 9 de noviembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presentó la demanda. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Proceso 271-1P-2016 Argumentos de la demanda presentada por THE ROCKEFELLER UNIVERSITY Manifestó que la SIC incurrió en un error, por cuanto la solicitud es novedosa, tiene nivel inventivo y es susceptible de aplicación industrial.

Adujo que la patente de invención solicitada no resuelve el mismo problema técnico que resuelve la anterioridad D3 (W0O2005123775). Por lo tanto, los beneficios alcanzados no son obvios a la luz de dicha anterioridad. Expresó que las reivindicaciones 1 a 36 contenidas en la modificación, presentadas conjuntamente con las respuestas al examen de patentabilidad, evidencian el cumplimiento del requisito de novedad.

Expuso que se vulneró el Artículo 45 de la Decisión 486, ya que sólo se denegará la patente si con las respuestas dadas a los requerimientos subsisten los impedimentos, lo que no sucedió en el presente asunto. Argumentó que la SIC no otorgó la posibilidad de un segundo examen de patentabilidad, tal en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486.

Sostuvo que la SIC realizó una indebida motivación de los actos administrativos. Argumentos de la contestación presentada por la SIC. Indicó que el objeto de la solicitud carece de novedad, ya que se encuentra integralmente revelado en el estado del arte (documento D3). Agregó que del examen de patentabilidad se encontró que las reivindicaciones 1 a 36 no cumplen con el requisito de novedad.

Señaló que el examen de patentabilidad realizado por la SIC fue correcto, pues se lo hizo con documentos que se encontraban en el estado de la técnica. Indicó que se estableció la carencia de novedad de los anticuerpos reclamados con base en el último capítulo reivindicatorio alegado por el solicitante, sobre la base del requerimiento efectuado en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486.

Agregó que la SIC no estaba obligada a notificar al solicitante dos o más veces al amparo del mencionado Artículo 45. Adicionó que sus resoluciones fueron correctamente motivadas. Proceso 271-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 16 párrafos 1 y 2, 18 y 45 párrafo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes salvo la del Artículo 18 porque únicamente tiene que ver con el requisito de novedad.

Se interpretará todo el Artículo 45, ya que en su integralidad regula la notificación del examen de fondo. ? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del requisito de novedad. La notificación de informes técnicos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El análisis del requisito de novedad Como en el proceso interno se discute si el objeto de la solicitud patente cumple con el requisito de novedad, se abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia?.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." “Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de ta técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el Artículo 40." “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de ta patente, lo notificará al solicitante, Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar at solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.” Ver Interpretaciones Prejudiciales 12-1P-98 del 20 de mayo de 1998; 46-1P-2012 del 20 de julio de 2012; 157-1P.2013 del 21 de mayo de 2014; 183-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015 y 119- 1P-2016 de 24 de abril de 2017. 1.2. 1.3. 1.4.

Proceso 271-1P-2016 Según lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, son tres los requisitos para que una invención sea considerada patentable: ser novedosa*, tener nivel inventivoS y ser susceptible de aplicación industrial*, De la novedad de la invención Para una correcta interpretación del Artículo 16 de la Decisión 486, resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones: 1.3.1.

Invención: aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implique un avance técnico. 1.3.2, Estado de la Técnica: es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público? por cualquier medio y en cualquier lugar. El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden, no hayan sido accesibles al público de manera explícita o implicita$, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

Una invención mo está comprendida en el estado de la técnica, si antes de ta fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o normalmente versada en la materia, Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.

Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquelto que la persona versada en ta materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implicitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. (El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina). 1.5. 1.6. Proceso 271-1P-2016 En el ordenamiento jurídico comunitario andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial, es decir, que la invención no haya sido conocida ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país.? Para determinar la novedad se deben aplicar las siguientes reglas10: 1.6.1.

Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. 1.6.2. Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. 1.6.3.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 1.6.4. Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica. La notificación de informes técnicos El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 4611. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45).

El supuesto del Artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo o interno a la oficina de patentes, independiente del nombre que se le dé en cada País Miembro.

En este evento, por la relevancia e influencia que tendrian dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el Sobre esto se puede ver la Sentencia de 30 de octubre de 1996, expedida en el marco del proceso 1-Al-96. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 1998, expedida en el marco del proceso 12-1P-89, El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, asi como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del Artículo 46 se debe dar traslado al solicitante. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Proceso 271-1P-2016 derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Es importante resaltar que en que el marco de! Artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad.

De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la Autoridad Nacional Competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno 2014-00019, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, Proceso 271-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, / Al Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO f YM > NN Hernán Sí ro Zambrano E Hugo Ramiro Gómez Ápac pAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

“7 Cecilia Lisa Ayllón Quinteros Ñ Gusta GarcíaBrjto PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 271-1P-2016 |