TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio de 2017 Proceso: 291-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00167 Referencia: Marca “CERSECOL", signos “CERRACOL”" y nombre comercial “CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A.” Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2514, del 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 7 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literales a) y b) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso interno No. 2009-00167.
El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 291-1P-2016 Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA — SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: JORGE KUZMAR KHALILIA. Hechos relevantes El 4 de abril de 2007, el señor JORGE KUZMAR KHALILIA solicitó el registro como marca del signo CERSECOL (nominativo) para distinguir productos de la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.! El 16 de julio de 2007, una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 576 de 31 de mayo de 2007, la sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. presentó oposición contra la referida solicitud, con fundamento en su marca previamente registlada CERRACOL (nominativa), que ampara “cerraduras de todo tipo y tamaño para puertas, rejas y ventanas”, productos pertenecientes a la Clase 6.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 2529 de 31 de enero de 2008, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca CERSECOL a favor de JORGE KUZMAR KHALILIA. La sociedad CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la anterior Resolución. El 28 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 9466 resolvió la reposición y confirmó la Resolución 2529.
Ei 31 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 45044, resolvió la apelación y confirmó la Resolución 2529 El 26 de marzo de 2009, CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. presentó ante el Consejo de Estado, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las referidas Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El 10 y 15 de noviembre de 2011, el señor JORGE KUZMAR KHALILIA y la Superintendencia de Industria y Comercio, respectivamente, dieron contestación a la demanda. “Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; material metálico para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajeria y ferreteria metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales”. 2 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 291-1P-2016 Mediante providencia del 30 de marzo de 2016, la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dispuso suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda presentada por CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. Afirmó que se violó el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto las marcas denominativas CERSECOL y CERRACOL presentan semejanzas ortográficas, fonéticas y visuales que inducen al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado.
Desde el punto de vista ortográfico, la marca CERSECOL reproduce casi en su totalidad la marca CERRACOL, ya que el solicitante simplemente añadió las letras “S” y “E”, y suprimió las letras “R" y “A”, dejando intacta la estructura C-E-R-C-O-L. Al escribirse prácticamente de la misma forma, su pronunciación es casi idéntica siendo fonéticamente similares.
Desde lo conceptual, ambas son expresiones de fantasía por lo que el consumidor al observar la marca CERSECOL la relacionaría directamente con la marca CERRACOL creándose una confusión directa. Sostuvo que la marca CERSECOL reproduce 6 de los 8 elementos que componen la marca CERRACOL, siendo confundibles las mismas. Además, que ambas marcas protegen los mismos productos, comercializándose en el mismo mercado por lo que creará confusión directa e indirecta al público consumidor.
Indicó que se violó el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 ya que la sociedad CERRACOL ha utilizado su nombre comercial CERRACOL desde el año 1964, convirtiéndose, por sus cuantiosas ventas y gracias a la publicidad de sus productos, en un nombre que identifica una compañía que ha adquirido un reconocimiento y aceptación entre los consumidores.
Se detallan diversas pruebas sobre el uso de dicho nombre comercial, indicando haber invertido considerables sumas de dinero y gran cantidad de tiempo en la difusión del mismo. Su marca y nombre comercial son ampliamente conocidos en el mercado, por lo que el público consumidor los relaciona con la fabricación de cerraduras y candados en Colombia.
Expresó que la marca solicitada CERSECOL se comercializará en el mismo mercado en el que CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. comercializa sus productos y ofrece sus servicios, por lo que se creará confusión en el consumidor. Manifestó que la expresión CERSECOL no goza de la capacidad extrínseca para ser marca, por lo que no es un signo registrable conforme a lo establecido en el literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.
Proceso 291-1P-2016 3.6. Señaló que también se desconoció el Artículo 137 de la Decisión 486, ya que al concederse el registro de la marca CERSECOL se pretende facilitar y consolidar un acto de competencia desleal pues no se trata de una simple coincidencia de vocablos, sino del registro de un signo casi idéntico a su marca y nombre comercial, facilitándose la comisión de actos de confusión, engaño, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. 4.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio 4.1. Indicó que el signo solicitado CERSECOL (nominativo) y la marca CERRACOL (nominativa), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al consumidor, pues si bien comparten algunas letras, es evidente que las diferencias hacen que se puedan percibir dos estructuras morfológicas individualizadas.
A pesar de compartir las tres primeras y tres últimas letras, la estructura del signo solicitado presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables, ostentando combinaciones vocálicas diferentes, permitiendo su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación. 4.2. Afirmó que la referencia al producto “Cerradura” comprendido en la Clase 6 internacional, y al pais “Colombia”, puede ser efectuada por cualquier empresario del sector de cerrajería. 5.
Argumentos de la Contestación a la demanda presentada por el Tercero Interesado, JORGE KUZMAR KHALILIA 5.1. Señaló que las marcas en conflicto tienen suficientes elementos distintivos que las hace diferenciables; que las denominaciones CER y COL son de uso común en la Clase 6, pues varias marcas registradas en dicha clase contienen la raíz CER, de la palabra Cerradura; y que la denominación COL es de uso común en la Clase 6 y en las demás clases por cuanto corresponde a la raíz o abreviatura de Colombia. 5.2.
Manifestó que la marca CERRACOL es evocativa y débil, cuyas denominaciones CER o CERRA y COL no pueden apropiarse en exclusiva. El cotejo marcario en este caso debe hacerse entre las denominaciones RA y SE, o si sólo COL fuera de uso común, el cotejo se haría entre CERRA y CERSE. Ambos signos son diferentes desde el punto de vista fonético y conceptual, pues ambos son de fantasía. 5.3.
Indicó que en el caso del nombre comercial los signos a cotejar no son CERRACOL y CERSECOL, como hábilmente pretende la demandante, sino entre CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A. y CERSECOL, los cuales no son confundibles. Casi la totalidad de las pruebas aportadas por la actora dan cuenta del nombre comercial CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., no de la denominación CERRACOL, la cual sólo comenzó mm 4 16 5.4.
Proceso 291-1P-2016 a usarse en forma independiente y aislada desde junio de 2008, cuando ya se había concedido el registro de la marca CERSECOL. Sostuvo que la demandante jamás ha presentado una acción de competencia desleal en su contra, que de haber ocurrido en todo caso estaría prescrita; y, que la marca CERRACOL no se usa en el mercado para identificar algún producto, indicando que en la página web de CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., donde dicen “Nuestras Marcas” aparecen las siguientes: “Yale, Phillips y Tesa", no habiendo ninguna marca CERRACOL, y no existiendo en el mercado ningún producto identificado CERRACOL.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b), 136 literales a) y b) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se hará la interpretación solicitada, salvo la del literal b) del Artículo 135, ya que la causal absoluta de irregistrabilidad de falta de distintividad no es procedente en el presente caso.
De oficio, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa, relativos a la figura del nombre comercial, tema debatido en el caso objeto de consulta.2 ra Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación ( )”;
“Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o det establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con 5 Proceso 291-1P-2016 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Protección del nombre comercial. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 4. — Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 4.
Protección del nombre comercial 1.1. Como en el procedimiento administrativo interno se argumentó que la marca CERSECOL es confundible con el nombre comercial denominativo CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. 1.2.
El Artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. 1.3. El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto. Se desprenden las siguientes características: 1.3.1.
El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.3 1.3.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales, la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191".
Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486, de 1.3.3, 1.3.4. Proceso 291-1P-2016 El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial 1.4. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 1.5.
De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial se consagra bajo los siguientes parámetros: 1.5.1. 1.5.2. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso. Esto quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.
A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante.
Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los Proceso 291-1P-2016 elementos esenciales. Y constante, que su uso sea permanente y continuo.14 La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: a) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse al mismo si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. b) Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Como ya se advirtió, el uso de un nombre comercial debe ser constante, es decir, continuo o permanente desde su primer uso. Si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que demuestre una causal de justificación de conformidad con la normativa nacional interna. Por lo tanto, el derecho sobre el nombre comercial no puede ser protegido desde su primer uso, si su presencia en el mercado ocurrió de manera intermitente y sin justificación. De existir vacios en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo comenzaría a contarse desde el primer uso continuo; esto quiere decir que los usos anteriores e intermitentes no son protegidos. 4 Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98, Proceso 291-1P-2016 Es muy importante aclarar que el uso del nombre comercial, de conformidad con lo manifestado, no se puede probar haciendo referencia a un periodo de tiempo cualquiera, ya que el uso debe ser continuo desde el primer día de actividad hasta el día en que se solicita su protección.5 Ahora bien, la intermitencia en el uso debe ser valorada de conformidad con la naturaleza de los productos o servicios relacionados con la actividad que ampara el nombre comercial, de conformidad con lo siguiente: - Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.
Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades!.
Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos. Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. - Bienes o servicios de uso masivo y estacional.
Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos periodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, periodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente; se deberá establecer los periodos de consumo y producción, para así determinar el uso real y constante del nombre comercial.
Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-1P-2015 de 26 de agosto de 2016.
Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: “En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-1P-2014). 2.1. 2.2. Proceso 291-1P-2016 ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. - Bienes o servicios suntuarios y de aito valor económico.
Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.
O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 1.5.3. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que el signo CERSECOL fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial denominativo CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si la marca denominativa CERSECOL es confundible con los signos denominativos CERRACOL y CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., el Tribunal habrá de analizar las causales de irregistrabilidad previstas en los literales a) y b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a su reiterada jurisprudencia.” El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-1P-2013 dei 8 de mayo de 2013, 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013. 10 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 291-1P-2016 De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idénticoó o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, o a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver el asunto interno, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar sí ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) ylo de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 2.6.1.
Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 2.6.2. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 2.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 11 Proceso 291-1P-2016 2.6.4. Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 2.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo establecidas por este Tribunal. 2.8.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:10 2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 2.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 12 3.1. b) Proceso 291-1P-2016 productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 6, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de estos artículos.11 Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicio que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.12 Comparación entre signos denominativos simples y compuestos Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca denominativa CERSECOL y los signos denominativos CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 3.1.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 3.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 del 1 de septiembre de 2016, Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 13 9 Proceso 291-1P-2016 3.1.3. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.13 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas y deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. 14 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta to siguiente: a) Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 3.2. En el presente asunto como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar Ly RAE: 1. 2. 3.
A RAE: Unidad minima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales; p. ej., so/, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr. en enterráis. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 14 Proceso 291-1P-2016 el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:15 3.2.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.2.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.2.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.2.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.2.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. iS Adoptados, entre otras, en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: proceso 54-1P-2013 del 24 de julio de 2013, proceso 26-1P-2015 del 21 de agosto de 2015, proceso 250-IP-2015 del 4 de febrero de 2016. 15 3.3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5.
Proceso 291-1P-2016 De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos CERSECOL, CERRACOL y/o CERRADURAS DE COLOMBIA CERRACOL S.A., para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación, aplicando los parámetros vertidos en la presente providencia. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común Como en el proceso interno se discute si las partículas CER y COL son de uso común, el Tribunal abordará el tema propuesto siguiendo los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia.** El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.,) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais".
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaria comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.?*? Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-IP- 2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 16 4.6. 4.7. 4.8.
Proceso 291-1P-2016 concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.
No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si las partículas CER y COL son de uso común en la Clase 6 de la Clasificación Internacional de Niza.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00167, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con to dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Ml Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 17 Proceso 291-1P-2016 Hernán Rimero Zambrano Hugo Ramiro GómeZ Apac MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Im - / fe Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo/García (o PRESIDENTA SECRETARI Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 291-1P-2016 18