TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 300-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00084 Referencia: Signos involucrados SPLENDA (denominativo) / SPLENDID (denominativo) / SPLENDID (mixto).
Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 2520, de 3 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 8 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2011-00084, El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 300-1P-2016 Tercero interesado: Mc NEIL PPC, INC. Hechos relevantes El 14 de agosto de 2008, Mc NEIL PPC, INC (en adelante, MCcNEiL PPC), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC)!, el registro del signo denominativo SPLENDA, para amparar productos de la Clase 30? de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 31 de octubre de 2008, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 597 y COLOMBINA S.A. (en adelante, COLOMBINA), presentó oposición argumentando que es confundible con las marcas SPLENDID, registradas para amparar productos de la Clase 30 la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con la siguiente información: Marca Naturaleza Certificado | Clase Productos y/o servicios Harinas y preparaciones hechas Ide cereales, pan, pastelería y] confitería. Marca cancelada SPLENDID DENOMINATIVA 128000 E parcialmente mediante resolución (28226 de 2007, 2693 de 2008 yj 110982 de 2009.
DENOMINATIVA Productos preparados con SPLENDID 182582 30 [harinas y cereales como pan, bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería. DENOMINATIVA Productos preparados con| harinas y cereales como pan, SPLENDID 195063 E bizcochos, tortas, pastelería, confitería y galletería. Harinas y preparaciones a Y pe de cereales, pan, pastelería | confiteria.
Marca cancelada SPLENDID $2 peezoS E [parcialmente mediante resolución] = 28226 de 2007, 2693 de 2008 y 10982 de 2009. El 27 de mayo de 2009, mediante Resolución 26031, la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. Expediente 08-84392. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 300-1P-2016 El 30 de junio de 2009, COLOMBINA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. El 15 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 7636, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo impugnado. El 24 de septiembre de 2010, la SIC mediante Resolución 50623, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
COLOMBINA presentó coc de nulidad y restablecimiento del derecho?, contra las Resoluciones 26031, 7636 y 50623. El 8 de septiembre de 2011, la SIC contestó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El 8 de septiembre de 2011, MecNEIL PPC presentó escrito de contestación a la demanda. 2.10. Mediante providencia de 15 |de febrero de 2016, la Sección Primera de la 3.1. 3.2. 3.3. 4.1.
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por COLOMBINA La marca SPLENDID goza de un mejor derecho frente al signo solicitado en virtud que fue registrada con anterioridad.
Precisó que los signos son confundibles y presentan conexión competitiva en razón de su complementariedad, nivel de asociación, unicidad de los consumidores y del uso de los mismos canales de comercialización de los productos amparados por la Clase 30 de la Clasificación internacional de Niza. Afirmó que aun cuando haya solicitado y se le haya concedido la cancelación de la marca SPLENDID para distinguir “azúcar, derivados del azúcar y sustitutos del azúcar”, el registro del signo solicitado representa un obstáculo para el desarrollo de su actividad económica.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC A pesar de que los signos en conflicto presenten ciertas similitudes en aspectos gramaticales, estructura gráfica y conceptual, no son confundibles. Si bien, ambos signos amparan productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no son complementarios ni conexos, De los documentos remitidos por la consultante resulta ilegible la fecha en que se presentó la demanda de nulidad y restablecimienio del derecho. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 300-1P-2016 debido a que la forma de presentación y consumo difieren sustancialmente, descartándose riesgo alguno para el consumidor. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por McNEIL PPC La SIC excluyó de la marca SPLENDID la cobertura de los siguientes productos, “azúcar, miel, jarabe de melaza” entre otros comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante no puede alegar conexidad competitiva sobre los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que le fueron negados en otra oportunidad, por ser confundibles con la marca SPLENDA. El registro de la marca SPLENDA para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza no constituye obstáculo para el desarrollo de la actividad económica de la demandante.
No existe conexión competitiva entre los signos en conflicto. Alegó la notoriedad de la marca SPLENDA. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a) y 155 literal d), de la Decisión 486* de la Comisión de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en lel mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquetas, emblemas y escudos; a) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; [) la forma de los productos, sus entases o envolturas; g) cualquier cornbinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su tilular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: d) usar en el comercio un signo idéntico a similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tel uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de |un signo idéntico para productos a servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( )” Proceso 300-1P-2016 Comunidad Andina. Procede solamente la interpretación del Artículo 136 literal a) para revisar la causal de irregistrabilidad por identidad o similitud. No procede la interpretación de los Artículos 134 y 155 literal d) porque en el caso no se discute sobre los requisitos y concepto de marca y los derechos del titular de una marca no son materia controvertida.
De oficio, el Tribunal interpretará los Artículos 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina por tener relación directa con el tema de la marca notoria alegada en el proceso interno. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, ¡en particular cuando: “h) constiluyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios alos que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” l-.) “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la natoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios altos que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos|de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; 1) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” OD > 1.1. 1.2.
Proceso 300-1P-2016 Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo SPLENDA es confundible con las marcas SPLENDID, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.? a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque dfferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Sobre este tema se pueden consultar|las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Proceso 300-1P-2016 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta| valoración que la similitud entre dos signos puede ser:2 1.4. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto|de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico ylo semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:2 a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem.
Ibidem. Proceso 300-1P-2016 d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios%0: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos O servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor [podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 10 Ver Interpretación Prejudiciat emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, pp. 13 y 14. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 300-1P-2016 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos SPLENDA y SPLENDID, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.!! Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, panda o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!2 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 12 13 Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. 2.4.
Proceso 300-1P-2016 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra' cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario**.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido 'a un lexema modifica su definición.*5 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Cc) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la mismal posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta /morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos. prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de fa RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.
Proceso 300-1P-2016 que pudiera existir entre el signo solicitado SPLENDA y las marcas previamente registradas SPLENDID. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia también informa de la presunta confusión entre la marca mixta SPLENDID y el signo denominativo SPLENDA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta lo siguiente. palabras) y un elemento| gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Los signos mixtos se E de un elemento denominativo (una o varias Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.16 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo LS con las reglas para el cotejo de signos denominativos descritas en al acápite precedente.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo solicitado SPLENDA y la marca mixta SPLENDID.
Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Al 4.2. 4.3. 4,4. Proceso 300-1P-2016 La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Como en el proceso interno se argumentó que la marca denominativa SPLENDA es notoriamente conocida, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI1, bajo el cual los Arfículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo 12 Proceso 300-1P-2016 4.5. De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente*3; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas] que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.1? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.20 19 20 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en llos cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el pals andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección, La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoría fuera del territorio comunitario andino. 13 4.6. 4.7.
Proceso 300-1P-2016 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o seryicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar fiesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de útilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se 14 Proceso 300-1P-2016 encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9, El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;
Oo, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ly 15 Proceso 300-1P-2016 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?!, 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca SPLENDA era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de registro, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2011-00084, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuestojen el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ———_—ñáñáÁá= AAA E | Á == | AN “e. TA y Cecilia Lúisa n Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gó pac MAGISTRADO 2 Sobre esto se puede ver la a Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 16 Proceso 300-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
UN Ve al add Cecilia Luisa Ayllóf Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 300-1P-2016 | 17