TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 319-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 2007-00404 Signos involucrados VIVIOPTAL (mixto) / VIVIOPTAL (denominativo) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 2652 de 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 15 de junio del 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2007-00404.
El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso interno Demandante: Demandado: LABORATORIOS NICOLE S.A. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 2.1. 2.2. Proceso 319-1P-2016 Tercero Interesado: PHARMA YIRETH S.A. Hechos relevantes Expediente 01059112 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. El 19 de julio de 2001, LABORATORIOS NICOLE S.A. (en adelante, LABORATORIOS NICOLE), solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) el registro como marca del signo denominativo VIVIOPTAL, para distinguir productos de la Clase 301 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 28 de agosto de 2001, se publicó el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 507 y DR. GERHARD MANN, CHEMPHARM FABRIK GMBH y ARNOLDO ZAPATA BUSTAMAN, presentaron oposiciones. El 29 de enero de 2002, la SIC, mediante Resolución 1633, declaró fundadas las oposiciones y negó el registro de la marca. El 15 de marzo de 2002, LABORATORIOS NICOLE interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 1633.
El 29 de julio de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 20998, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado. El 30 de noviembre de 2007, mediante Resolución 40548, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la SIC, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 20998 de 29 de julio de 2003, que confirmó la negativa del registro como marca del signo VIVIOPTAL (denominativo), solicitado por LABORATORIOS NICOLE.
Expediente 05050934 2.2.1. El 25 de mayo de 2005, PHARMA YIRETH S.A. (en adelante, PHARMA YIRETH), solicitó el registro como marca del signo mixto VIVIOPTAL, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con el siguiente detalle: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, alimentos con vitaminas y minerales. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.2.
Proceso 319-1P-2016 Marca Naturaleza Clase Productos y/o servicios Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de 30 cereales, pan, pastelería y confiteria, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hieto. VIVIOPTAL 2.2.2. Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 554 de 29 de julio de 2005, no se presentaron oposiciones. 2.2.3.
El 19 de diciembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 33866 concedió el registro solicitado. El 26 de noviembre de 2007, LABORATORIOS NICOLE presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 33866 emitida por la SIC y que concedió el registro como marca del signo VIVIOPTAL (mixto) a favor de PHARMA YIRETH.
El 28 de octubre de 2008, PHARMA YIREH contestó la demanda. El 4 de febrero de 2009 la SIC contestó la demanda. Mediante Auto de 26 de abril de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la presente Interpretación Prejudicial.
Argumentos de la demanda presentada por LABORATORIOS NICOLE La SIC vulneró el principio de “Primero en el tiempo primero en el derecho”, así como el derecho a la igualdad y prioridad, al conceder el registro de la marca mixta VIVIOPTAL, sin tener en cuenta la solicitud previa del signo denominativo VIVIOPTAL. La SIC debió negar o suspender dicho registro hasta que se resolviera el recurso de apelación interpuesto.
La SIC vulneró el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. Argumentos de la contestación presentada por la SIC Es cierto que LABORATORIOS NICOLE solicitó el registro de la marca denominativa VIVIOPTAL, tal como consta en el Expediente 01059112 y que igualmente es cierto que la SIC concedió el registro de la marca mixta VIVIOPTAL a PHARMA YIREH.
Respecto a las demás afirmaciones expuestas en la demanda, le corresponde a la parte demandante la carga de la prueba. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 319-IP-2016 Argumentos de la contestación presentada por PHARMA YIREH La solicitud de registro de la demandante ya no está en trámite. El recurso de apelación fue decidido mediante Resolución 40548 de 30 de noviembre de 2007.
El registro fue negado sobre la base de la marca VIVIOPTAL, registrada para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es PHARMA YIREH.?2 La demandante no tiene derecho de prioridad sobre el signo VIVIOPTAL. La demandante no tiene registrada la marca VIVIOPTAL. En el trámite de registro de la marca mixta VIVIOPTAL no se presentaron oposiciones.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal b) de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará la norma solicitada, ya que la controversia no está relacionada con la protección de un nombre comercial. De oficio, se interpretará el Artículo 150 de la Decisión 486,* ya que se discute sobre la existencia de una solicitud de registro de un signo distintivo presentada con anterioridad.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho de prioridad. Aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Dicha marca fue solicitada el 27 de agosto de 1991 y concedida el 9 de febrero de 2005 mediante el Certificado 300960. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegaloria del registro de la marca mediante resolución.” Proceso 319-1P-2016 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
El derecho de prioridad. Aplicación del principio “Primero en el tiempo primero en el derecho” 1.1. Como en el proceso interno LABORATORIOS NICOLE alegó la violación del principio “Primero en el tiempo, primero en el derecho” por parte de la SIC, al haber concedido el registro de la marca mixta VIVIOPTAL, sin tener en cuenta la solicitud previa de registro del signo denominativo VIVIOPTAL, se abordará el tema planteado siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.5 1.2.
Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones basadas en solicitudes anteriores, se debe aplicar la figura de la “prioridad”, que especificamente se traduce en conceder prevalencia a la primera solicitud presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, primero en el derecho. 1.3.
Porlo tanto, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella solicitada anteriormente para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de la que goza el primer solicitante. 1.4.
Se advierte que el derecho de prioridad no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni tampoco el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó anteriormente, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma o conexa clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar*. 1.5.
De conformidad con lo anterior, corresponde establecer la existencia o no de un derecho de prioridad en cabeza de la demandante. 2. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos 2.1. Toda vez que PHARMA YIREH argumentó que en el trámite de registro del signo VIVIOPTAL (mixto) no se presentaron oposiciones, se abordará el tema planteado. 2.2.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y E) Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 2-IP-2000 de 24 de marzo de 2000. u Interpretación Prejudicial 025-1P-2010 de 17 de marzo de 2010.
Ty 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 319-1P-2016 sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.7 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.
Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga limites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.? En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014, Ibidem.
Proceso 319-A1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2007-00404 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Glsta ¿ Garcia Brito PRESIDENTA [ SECRETARÍO” Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 319-1P-2016 |