IS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 576-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00135 Referencia: Signos involucrados GOD P (mixto) vs. GOOP (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4942 de 04 de noviembre de 2016, recibido vía correo electrónico, el 11 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Auto de 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: DISTRIBUIDORA BESTON E.U. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: UBERNEY OCAMPO ZULUAGA 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 576-1P-2016 Hechos relevantes. El 28 de octubre de 2010, UBERNEY OCAMPO ZULUAGA solicitó el registro como marca del signo mixto GOD P ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, SIC) para distinguir productos de la Clase 91 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 626, sin que se hayan presentado oposiciones. El 30 de mayo de 2011, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 28786 concedió el registro de la marca mixta GOD P. El 30 de marzo de 2012, DISTRIBUIDORA BESTON E.U. (en adelante, DISTRIBUIDORA BESTON), presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 28786 emitida por la SIC, alegando que los signos enfrentados “GOD P” y “GOOP” presentan identidad gramatical, fonética, conceptual y visual.
El 23 de abril de 2013, la SIC y UBERNEY OCAMPO ZULUAGA, actuando en calidad de tercero interesado, contestaron la demanda. Mediante Auto de 23 de febrero de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Clase Internacional 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad; toda clase de baterias con ánodos, baterías recargables, pilas, etc, Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. 4.3.
Proceso 576-1P-2016 Argumentos de la demanda presentada por DISTRIBUIDORA BESTON DISTRIBUIDORA BESTON es titular de la marca mixta GOOP, registrada bajo el Certificado 417523, para proteger productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.? sa0r Y La SIC debió denegar de oficio el registro de la marca mixta GOD P. La solicitud de registro de la marca GOD P se encuentra incursa en las causales relativas de irregistrabilidad, más exactamente en la consagrada en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gramatical, visual, fonético y ortográfico. Es evidente la identidad que se presenta entre la marca mixta GOOP y la marca mixta GOD P, por cuanto el reemplazo de la segunda letra “O” por la letra “D” no le imprime ninguna distintividad. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC.
La Resolución 28786 de 2011, se apegó a la normatividad vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso en concreto; y no se evidenció ningún yerro que pudiera afectar la legalidad de los actos administrativos. Los documentos obrantes en el Expediente Administrativo No. 10-134054 contenido de la actuación adelantada con ocasión a la solicitud de registro de la marca GOD P, estuvieron ajustados plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de las partes.
La SIC al realizar el examen de registrabilidad consideró que entre los signos GOOP y GOD P, a pesar de la presencia de semejanzas, estas no son capaces de generar riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. Clase Internacional 9, Pilas y cargadores, memorias usa, mp3, mp4, equipos de sonido, reproductores de DVD, reproductores de VDC, aparatos de televisión, aparatos telefónicos, accesorios para teléfonos celulares, a saber cargadores de batería, estuches, ganchos para cinturón, auriculares, pantallas, antenas y artículos de programación, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, contestadores telefónicos, computadores, programas de computador. 3 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 576-1P-2016 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por UBERNEY OCAMPO ZULUAGA En relación con el Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, el demandante ha fundado la supuesta confundibilidad en la comparación ortográfica, dejando de lado aspectos diferentes como son la comparación gráfica y fonética. Los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.
La marca GOOP (mixta) no evoca en la mente del consumidor ningún concepto, mientras el signo GOD P (mixta) evoca la idea de Dios, en idioma inglés. Por tal razón, se dejó un espacio después de la D. La marca GOOP es débil, ya que la raíz GO es de uso común en la Clase 9. Alegó que DISTRIBUIDORA BESTON se demoró en iniciar las acciones pertinentes.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el Artículo 135 literal b) ya que el asunto no tiene que ver con una causal absoluta de irregistrabilidad. De esta manera, solo se interpretará el Artículo 136 literal a).
De oficio, se interpretará el Artículo 135 literales f) y g) de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina para tratar la irregistrabilidad de los signos de uso común. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; (.J% “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina “Artículo 135.- No podrán registrarse coma marcas los signos que: (.) 0 o uu > mb 1.1. 1.2. Proceso 576-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud ortográfica, fonética, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Comparación entre signos mixtos Análisis de registrabilidad de signos compuestos por términos de uso común Signos conformados por palabras en idioma extranjero ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica.
Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto GOD P, es confundible con la marca registrada GOOP (mixta), el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos O servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de y) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate 9) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
( )”. Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 1.3. 1.4.
Proceso 576-1P-2016 que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que ei consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su Ibidem.
Ibidem. b) d) Proceso 576-1P-2016 debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017, pp. 13 y 14. 7 1.5. 1.6. 1.7. 2.2. 2.3.
Proceso 576-1P-2016 (iii) Criterio_ del comsumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, mo sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos Como en la controversia se hace referencia a la presunta confusión entre los signos mixtos GOD P y GOO P, es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento —sea denominativo o gráfico— penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!" Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?!: Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.
Ibidem. Proceso 576-1P-2016 a) Sien los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:12 (i) (ii) (iii) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*3, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: -— Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy 17] Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de “lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, ter, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morferna gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. A! b) (iv) (v) Proceso 576-1P-2016 difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso1S: (1 (ii) (iii) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.16 Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente 16 En la Interpretación Prejudicial 524-1P-2016 de 12 de junio de 2017 (pp. 16 y 17), el TICA recogió las siguientes definiciones: El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en ta mente de quien ta observa.
Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. Ver Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015. 10 2.4, 2.5. 2.6. 3.1. 3.2.
Proceso 576-1P-2016 en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.1? Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo y del gráfico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no a sus elementos por separado. 18 Si bien la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.12 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por términos de uso común Como en el proceso interno se discute si el término GO es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto.? El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas.
Alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común o genérico, en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Ver Interpretaciones Prejudiciales 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de 13 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 106-1P-2015 de 20 de julio de 2015, Ibidem. Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006, expedida dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida dentro del Proceso 22-IP-2010, Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015, expedida dentro del Proceso 184-1P-2014; la Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015; y la Interpretación Prejudicial de 21 de septiembre de 2016, expedida dentro del Proceso 618-1P-2015. 11 Proceso 576-1P-2016 3.3.
De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: () g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 3.4.
La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.?1 3.5.
Por su parte, el Artículo 135, literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marca los signos que: (..) f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". 3.6. El literal transcrito prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en indicaciones genéricas, pero no impide que palabras o partículas de dichas características, en combinación con otros elementos, conformen un signo distintivo. 3.7.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento. 3.8. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para A señalar el producto o servicio que de desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. HA El Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-1P-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P- 2015 de 21 de septiembre de 2016. l 12 3.9.
Proceso 576-1P-2016 Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 3.10.Por lo tanto, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso 3.11 común o genéricas al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común o genéricas sean utilizadas por terceros, de donde su marca podria considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común o genéricas se deben excluir del cotejo de marcas..No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.12.De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, deberá determinar si la partícula GO es de uso común o genérica en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signos conformados por palabras en idioma extranjero Como en el expediente interno se argumentó que “GOD” es una expresión en idioma extranjero que en particular evoca la idea de la palabra “Dios” en otro idioma, el Tribunal se referirá al tema propuesto. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raiz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el 13 4.5. 4.6. Proceso 576-1P-2016 consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00135, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto Sn el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, j | pl Cecilia Luisa AYlén Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 14 Proceso 576-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
AL | Cecilia Luisa Ayllón Quinteros GBarclá Brito PRESIDENTA ¡SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 576-IP-2016 15