t> TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 67-P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00008-00 Referencia: Signos involucrados: PREMIER FULL FLAVOR (mixto) vs. MARLBORO (mixto), MARLBORO LIGTHS (mixto) y FIGURATIVA.
Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 0650, de 03 de marzo de 2017, recibido en la misma fecha, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00008-00; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 67-IP-2017 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercer Interesado. PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. Hechos relevantes El 28 de octubre de 2005, la PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO S.A. (en adelante, PROTABACO S.A.) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo PREMIER FULL FLAVOR (mixto)! para distinguir productos comprendidos en la Clase 34? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, "la Clasificación Internacional de Niza”).
BA ¡ 1 9.9 20 ARAS Ki YAMAHA A El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 558 del 30 de noviembre de 2005. Dentro del término legal PHILIP. MORRIS PRODUCTS S.A. (en adelante, PHILIP MORRIS) presentó oposición? al considerar el riesgo de confusión y aprovechamiento injusto que implicaría el uso del signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR respecto de sus marcas notorias MARLBORO (mixto), MARLOBORO LIGTHS (mixto) y FIGURATIVA.
PROTABACO SAA. contestó la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca PREMIER FULL FLAVOR (mixta).* Expediente 05-110346. Clase 34: Cigarrillos y tabacos; artículos para fumadores; cerillas. De la revisión del expediente no se desprende la fecha de la presentación de la oposición. De la revisión del expediente no se desprende la fecha de contestación a la oposición. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3.
Proceso 67-IP-2017 Mediante Resolución 10484 de 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición presentada por PHILLIP MORRIS y concedió el registro del signo solicitado a PROTABACO S.A. Dentro del término legal, PHILLIP. MORRIS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 10484, Mediante Resolución 25724 de 26 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó la decisión emitida en la Resolución 10484 y dio paso al recurso de apelación correspondiente.
El 10 de julio de 2009, mediante Resolución 34755 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 10484 de 27 de febrero de 2009. Argumentos de la demanda de nulidad relativa presentada por PHILLIP MORRIS Las resoluciones emitidas por la SIC violentan las disposiciones contenidas en el Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El signo solicitado y el muevo empaque del producto PREMIER, esencialmente representado en la marca PREMIER FULL FLAVOR, introduce al diseño anterior variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados de la marca PREMIER, por lo que no se puede hablar de una marca derivada en el presente caso. Le correspondía a la SIC comparar adecuadamente el signo solicitado con las marcas registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, las cuales se describen a continuación: DENOMINACIÓN GRÁFICO CERTIFICADO MARLBORO 160.512 (mixta) 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 67-IP-2017 MARLBORO 107.890 LIGTHS = 7 ie FIGURATIVA MEL 160.511 En caso de que la SIC hubiera realizado el debido estudio comparativo entre los signos enfrentados, con observancia de las reglas doctrinarias y jurisprudenciales, tomando en cuenta que, en el presente caso, el elemento predominante no es el denominativo como suele ser la regla general, sino que como excepción estamos ante un caso en los cuales el elemento figurativo es el predominante.
El DISEÑO DE TECHO que identifica la marca MARLBORO es notoriamente conocido, es un elemento altamente distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en los signos enfrentados. En el presente caso, existe confusión visual, por cuanto el signo mixto solicitado PREMIER FULL FLAVOR reproduce el DISEÑO DE TECHO registrado de forma independiente como marca (certificado 160.511).
Vistos de manera conjunta e integral y sin fraccionarlas, el consumidor fácilmente podría incurrir en confusión al visualizarlas en el mercado. La marca FIGURATIVA (certificado 160.511) que reproduce el DISEÑO DE TECHO que identifica a las marcas MARLBORO, se encuentra registrado en la mayoría de países, logrando un carácter altamente distintivo y notorio, asociado como sello de garantía y calidad y de origen empresarial de PHILIP MORRIS.
En este sentido, tal noción es evocada indebidamente por el diseño de techo invertido incluido en el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR. 3.9. Proceso 67-IP-2017 Las marcas MARLBORO y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) son notoriamente conocidas por lo cual son objeto de una protección especial contra el registro de signos similarmente confundibles como lo es PREMIER FULL FLAVOR (mixta). 3.10.El consumidor promedio puede pensar que el signo PREMIER FULL 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
FLAVOR (mixto) distingue productos originarios o patrocinados por PHILIP MORRIS, generando además el aprovechamiento injusto de la reputación comercial de PHILIP MORRIS, y la inevitable dilución de la fuerza distintiva de la marca FIGURATIVA y del elemento figurativo preponderante en las marcas MARLBORO (mixta) y MARLBORO LIGTHS (mixta). Argumentos de la contestación de la demanda presentada por la sic El signo mixto solicitado PREMIER FULL FLAVOR es derivado de la marca PREMIER, su titular está autorizado para usarla con variaciones no sustanciales sin que este hecho haga disminuir su protección, dado que se trata de un derecho real que ha ingresado previamente al patrimonio de la persona, por una situación jurídica consolidada y no una mera expectativa.
De la comparación entre el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR y la marca registrada PREMIER se evidencia que existen los mismos elementos relevantes que brindan distintividad, como son el elemento denominativo y el elemento gráfico que consiste en una figura triangular inversa de color blanco y la figura de dos leones sobre un escudo de armas heráldico.
PROTABACO S.A. tiene un derecho adquirido sobre las marcas que se deriven de la marca PREMIER, por lo que resultaría contrario a derecho realizar un nuevo estudio de registrabilidad. Los signos derivados de marcas registradas no se encuentran sujetos a examen para determinar si cumplen con los requisitos de perceptibildad, representación gráfica y distintividad.
Cuando se concede el registro de una marca derivada como lo es PREMIER FULL FLAVOR (mixta) el estudio de los mencionados requisitos resulta innecesario dado que esta es una aproximación extrema, que no contiene variaciones sustanciales frente a la marca PREMIER, respecto de la cual en su momento realizó un cuidadoso análisis. Debe realizarse una adecuada interpretación y aplicación del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos amparados constitucionalmente, en este caso el patrimonio de 5 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.
Proceso 67-1P-2017 los empresarios y los intereses de los consumidores, en armonía con las normas que conforman el régimen respectivo, Las marcas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGTHS (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) no han sido reconocidas por esta Autoridad ni por ninguna de los Países Miembros de la Comunidad Andina como notorias, pues en ningún momento se han aportado pruebas que conduzcan a certeza sobre dicha calidad.
Argumentos de la contestación de la demanda presentada por PROTABACO S.A. La SIC realizo una correcta interpretación respecto de la figura del derecho adquirido y de signos derivados de marcas previamente registradas, concediendo adecuadamente el registro de la marca derivada de PREMIER. A lo largo de la historia de su presencia en el mercado PROTABACO S.A. ha registrado y usado muchas y muy variadas marcas con las cuales ha identificado muchos tipos de cigarrillos destinados a satistacer a los consumidores.
La figura original en el empaque de la marca PREMIER corresponde a una letra “M” la cual es la inicial de Mekler, apellido de la familia que constituyo la empresa PROTABACO S.A. en 1962, siendo un ingrediente primordial en la marca PREMIER.* Posteriormente, PROTABACO S.A. registró el siguiente diseño de letra “y 6: 4 W PROTABACO 6S.A., ha registrado varias marcas identificadas con el término PREMIER con los estos diseños se muestran a continuación: Certificado 119.401.
Certificado 293,217, 5.6. 5.7. 5.8. Proceso 67-1P-2017 CERTIFICADO 52381 127.611 132.736 238.369 PREMIER RasS Las modificaciones que se han realizado a la marca PREMIER no son sustanciales y obedecen a un patrón de cambios relacionados con los elementos fundamentales de la marca PREMIER: (i) Parte denominativa: PREMIER, (ii) Leones rampantes, (iii) La letra "M”.
Los registros de propiedad de PHILLIP MORRIS son posteriores a los primeros registros de propiedad de PROTABACO S.A. con la letra “M”. En cuanto a la notoriedad alegada por la demandante, cabe precisar que la marca PREMIER también es notoria en Colombia. Si la marca MARLBORO es una marca notoriamente conocida, ello debe ser sin perjuicio de los derechos indiscutibles sobre la marca PREMIER registrada en Colombia desde 1990, 5.9.
Proceso 67-1P-2017 Nos encontramos ante un enfrentamiento de dos derechos plenos e indiscutibles que solamente está teniendo lugar por la paranoia de PHILIP MORRIS en el sentido de que PROTABACO S.A. ha tenido la ilegal intención de apropiarse de la marca MARLBORO y el DISEÑO DE TECHO. 5.10.PROTABACO S.A. reitera que lo único que ha hecho y continúa 5.11. haciendo es usar y actualizar su marca registrada PREMIER.
El argumento de PHILIP MORRIS en el sentido de que en el presente caso el elemento predominante de los signos confrontados es el gráfico, carece de sustento, ya que como se indicó, los registros de PROTABACO S.A. son anteriores a los de la demandante. En el supuesto de que la autoridad realice la comparación con atención a este argumento, el cotejo marcario debería centrarse en los siguientes gráficos: DISEÑO MARLBORO DISEÑO PREMIER.. + ao NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486” de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de la norma solicitada. 7 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el sígno, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 8 D MRON 1.1. 1.2.
Proceso 67-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre un signo figurativo y un signo mixto.
La marca derivada. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo PREMIER FULL FLAVOR (mixto) es confundible con las marcas previamente registradas MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGTHS (mixta) y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para fos mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales.8 Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006;
Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-1P-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 9 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 67-IP-2017 En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.? En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.?*? Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.*!- Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos.!? Proceso 397-1P-2015.
Ibidem. Ibidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 10 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4.
Proceso 67-1P-2017 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Para el caso particular, ya que se trata de signos que protegen productos de la Clase 34, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de cigarrillos o tabacos. *? b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la 13 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. 11 1.7. 1.8. 2.2. 2.3.
Proceso 67-1P-2017 población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. ** En cuanto a las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
Comparación entre signos mixtos Como la controversia es respecto a la presunta confusión entre el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR (mixto) y las marcas MARLBORO y MARLBORO LIGTHS (mixtas), se abordará en este acápite este tema. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. ** La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.*$6 Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Proceso 12-1P-2014. Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial N? 821, de 01 de agosto de 2002. 12 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
Proceso 67-IP-2017 La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.?*? De acuerdo con lo antes expuesto se debe determinar cuál es el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto, Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 2.6.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.6.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.6.3.
Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.6.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. *? Si de la comparación resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.
En este caso, entre los signos en controversia al momento de comparar los signos se deberá tener en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, debiendo establecerse cuál es el predominante. Proceso 26-1P-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial N* 410, de 24 de febrero de 1999. Proceso 56-1P-2013. 13 Proceso 67-1P-2017 2.9.
En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.!? 2.10.Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:?20 a) b) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.
Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 19 20 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016. ibidem. 14 Proceso 67-IP-2017 2.11.Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. 2.12.En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se 3.1. 3.2. 3.3. deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
Comparación entre un signo figurativo y un signo mixto Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR (mixto) y la marca FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos figurativos se componen de un elemento gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.; y los signos mixtos se componen de un elemento denominativo que puede estar conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, y de otro elemento gráfico.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?! Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los procesos 529-IP-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 del 10 de junio de 2016. 15 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 67-IP-2017 Dentro de las marcas gráficas se encuentran las figurativas que son aquellas que se encuentran formadas por una imagen visual que evoca un concepto concreto. El nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocida la marca figurativa.
En tal sentido, en las marcas figurativas se pueden distinguir tres elementos, a saber: - El trazado: son las figuras o líneas del dibujo que forman el signo marcario. - El concepto: es la idea que el dibujo suscita en la mente de quien la observa, - Los colores: si el signo reivindica colores específicos como parte del componente figurativo, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y la figura que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación entre los signos en conflicto.?2 El cotejo de marcas mixtas y figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, denominativo e ideológico.
En el análisis deberá efectuarse una comparación de los elementos antes mencionados, ya que la posibilidad de confusión puede generarse en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, en la idea o concepto que la marca suscite en la mente de quien la observe, o en los colores que contienen; teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
At realizar el cotejo entre marcas mixtas y figurativas, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 3.6.1. Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo frente al figurativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 3.6.2.
Si resultare que el elemento característico en el signo mixto es el figurativo, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos y en la especial distribución y combinación de 22 Ver Interpretación Prejudicial 532-1P-2015. 16 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 67-1P-2017 colores, de ser el caso, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. (ii) Entre los tres elementos de la marca figurativa —el trazado, el concepto y los colores, de ser el caso— la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos figurativos y cromáticos, en su conjunto podría suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) y el signo PREMIER FULL FLAVOR (mixto), para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos.
La marca derivada En el proceso interno se discute si el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR (mixto) es derivado de la marca registrada PREMIER. En tal virtud, este Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca derivada. Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de una marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el elemento distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios de la marca anterior.22 Cabe señalar que el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad «señaladas en la normativa comunitaria.?*- Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de ellas solo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al estar este ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión.?5- Procesos 439-IP-2015, p. 22, y 140-1P-2007.
Proceso 439-1P-2015. Proceso 439-1P-2015. 17 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 67-1P-2017 Asimismo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, debido a que toda nueva solicitud de registro de marca se encuentra sujeta al análisis de registrabilidad que corresponde realizar a la autoridad competente.
En el presente caso, se deberá verificar si el signo solicitado PREMIER FULL FLAVOR (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita PREMIER teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe contener la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud deben corresponder a los productos amparados por la marca previamente registrada.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba En virtud de que en el proceso interno la actora ha argumentado que las marcas MARLBORO, MARLBORO LIGTHS y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) serían notoriamente conocidas, el Tribunal estima conveniente analizar el presente tema. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientermente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 18 5.5.
Proceso 67-IP-2017 b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 5.4.3.
La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.2?7 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si 26 27 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Articulo 230 de la Decisión 486. 19 5.6. Proceso 67-1P-2017 dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.28 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 28 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 20 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 67-IP-2017 5.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 5.6.4, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) laduración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 21 Proceso 67-1P-2017 ad) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1 el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y)) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 5.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?2, 5.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas MARLBORO, MARLBORO LIGTHS y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO) cuyo titular es PHILIP MORRIS es E) Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 22 Proceso 67-AP-2017 notoriamente conocida, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si se configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2010-00008-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo displiesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 1. MAGISTRADA Luis Rafael! Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
A Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23