TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 680-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00058 Referencia: Marcas involucradas: MONA.VIE (denominativa) y MONA.VIE (denominativa y mixta) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4108 de 9 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 10 de diciembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y f), 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00058; y, El Auto de 25 de julio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 680-IP-2015 Demandante: MONAVIE LLC. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: María Irene Melo Garzón. Hechos relevantes El 29 de agosto de 2008, John Darío Giraldo Arroyave solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de Colombia el registro como marca del signo MONA.VIE (denominativo)' para distinguir productos comprendidos en la Clase 5? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)?.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados. El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 26851, la SIC concedió el registro del signo MONA.VIE (denominativa). El 2 de marzo de 2011, se transfirió el registro de la marca MONA.VIE (denominativa) a favor de la señora María irene Melo Garzón. El 2 de octubre de 2012, MONAVIE LLC., planteó acción de cancelación por falta de uso en contra de la marca registrada MONA.VIE (denominativa).
El 28 de febrero de 2013 mediante Resolución 8700, la SIC canceló la marca MONA.VIE (denominativa) por falta de uso. María lrene Melo Garzón presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto el 29 de octubre de 2013, mediante Resolución 63182, por la cual se decidió cancelar parcialmente el registro de la marca MONA.VIE (denominativa), excluyendo del listado: productos farmacéuticos y Expediente interno No. 08-090679.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Expediente interno No. 04-44893, 2.8. 680-1P-2015 veterinarios, higiénicos para la medicina, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, y productos para la destrucción de animales dañinos, quedando vigente Únicamente para: sustancias dietéticas para uso médico.
MONAVIE LLC. interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 26851 que concedió el registro de la marca MONA.VIE (denominativa) fundamentando su petición en el registro previo en Estados Unidos de Norteamérica de los siguientes signos distintivos: Signo Gráfica Clase | Titulo Productos/actividades M (6) 5,32 |3106146 | Clase _5: Suplementos MONAVIE | ona. vre nutricionales, (mixta) suplementos vitamínicos y minerales, aditivos para uso en alimentos y suplementos dietéticos para consumo humano, extractos de plantas y hierbas para propósitos medicinales.
Clase_32: Jugos, a saber, jugos de frutas, bebidas energéticas. MONA.VIE | Denominativa | 5,32 | 31111333 | Clase_5: Suplementos nutricionales, suplementos vitamínicos y minerales, aditivos para uso en alimentos y suplementos dietéticos para consumo humano, extractos de plantas y hierbas para propósitos medicinales. Clase_32: Jugos, a saber, jugos de frutas, bebidas energéticas.
MONA.VIE | Denominativa | 5, 32 | 3111332 | Clase_5: Suplementos ACTIV nutricionales, suplementos vitamínicos y minerales, aditivos para uso en alimentos y suplementos dietéticos 3 2.9. 680-IP-2015 para consumo humano, extractos de plantas y hierbas para propósitos medicinales. Clase_32: Jugos, a saber, jugos de frutas, bebidas energéticas.
MONAVIE | Denominativa | 5 3770346 | Suplementos nutricionales y dietéticos. Adicionalmente, afirma ser titular del nombre comercial MONAVIE desde el mes de abril de 2005 y ser titular del derecho de autor sobre la obra protegida “PRIMERA IMAGEN DE MONAVIE” realizada en el año 2005, publicada por primera vez en Estados Unidos de América el 24 de agosto de 2005 y registrada el 23 de febrero de 2010 bajo el número VA-1-701- 162 ante la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América. 2.10.
El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y f), 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por MONAVIE LLC. Desde el año 2005 la sociedad estadounidense MONAVIE LLC., desarrolla productos nutricionales de primera calidad, científicamente comprobados mediante la modalidad de negocio “persona a persona”. Sus productos consisten en una bebida elaborada con base en el exótico fruto acaí, baya originaria de la región amazónica que se explota en Brasil.
Su bebida comercializada bajo la marca MONA.VIE tanto en Estados Unidos de América, como en países de Europa, Asia, Sudamérica y el Pacífico Sur, es el producto alrededor del cual gira todo el portafolio de sus productos. El titular de la marca, comercializa una bebida hecha con base al fruto del Amazonas denominado agaí, en un envase idéntico a las botellas de MONAVIE LLC.
Existe violación de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 680-IP-2015 El registro de la marca MONA.VIE (denominativo) fue obtenido de mala fe. De la confesión ficta rendida por el señor John Darío Giraldo Arroyave, ante el Juez 25 Civil Municipal de Medellín, dentro del proceso 2010-994, queda comprobado que tenía conocimiento de la existencia de MONAVIE LLC, de la existencia de la marca MONA.VIE antes del 29 de agosto de 2008 y también de los productos que comercializa MONAVIE LLC. alrededor del mundo.
El signo MONA.VIE es de fantasía ya que no está constituido por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. La marca registrada reproduce el nombre comercial de la compañía MONAVIE LLC. 3.10.La marca registrada MONA.VIE (denominativa) es idéntica a las marcas 3.11. 4.1. 4.2. 4.3.
MONA.VIE (denominativas y mixtas) registradas en los Estados Unidos de América a nombre de MONAVIE LLC y al nombre comercial MONAVIE. De acuerdo con el Convenio de Berna y la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la obra "PRIMERA IMAGEN DE MONAVIE” goza de protección legal en Colombia desde el momento de su creación, reproduciendo la marca registrada el componente literario de la obra protegida.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC Es el demandante quien debe probar dentro del proceso la supuesta mala fe del titular de la marca MONA.VIE (denominativa) y su intención consciente de usurparla a su legítimo titular. Como lo enuncia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina el uso de un signo en el mercado no le otorga ningún derecho y para ostentar su titularidad, debe ser registrado.
Respecto al registro de su marca en Estados Unidos de América, no extiende su derecho a Colombia, pues el derecho al uso exclusivo está condicionado al régimen jurídico de cada nación, de acuerdo con el principio de territorialidad. 680-IP-2015 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la señora María Irene Melo Garzón Negó los fundamentos contenidos en la demanda y afirmó que no le constan, que se atiene a lo que se pruebe en todos los hechos.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y f), 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 191 y 192 de la Decisión 486%, de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo _134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
Cc) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de dístintividad;( )” “Artículo 136.- No podrán registrarse corno marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada Por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de tos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; l..) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;
( )” “Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Ex 680-1P-2015 Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito." “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.” “Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro, Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.” “Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.
Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.” “Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes, Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. “ (..) “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto 7 Cc. 680-IP-2015 No se interpretarán los artículos 134, 135 literal b), al no analizarse los requisitos de registro de una marca ni la distintividad intrínseca del signo. Tampoco se interpretarán los artículos 165, 166, 167, 168 y 169 al no tratarse el tema de acción de cancelación. Procede la interpretación de los artículos 136 literales a), b) y f), 191 y 192 de la Decisión 486 al analizarse la figura del nombre comercial y de los artículos 170 y 172 al argumentarse la nulidad de una marca por mala fe.
De oficio se interpretarán los artículos 137 y 190 de la Decisión 486* para analizar cuando un signo ha sido solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal y ampliar el tema dei nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica.
Reglas para realizar el cotejo de signos. en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
( ) “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. 8 NON» 1.1. 1.1. 1.2. 680-1P-2015 El nombre comercial y su protección. Comparación entre signos denominativos compuestos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La nulidad relativa: La solicitud de registro presentada con mala te.
La competencia desleal por confusión con una marca registrada. Irregistrabilidad de una marca por confusión con un derecho de autor. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si los signos MONA.VIE (denominativo) y M MONA VIE (mixto), MONA.VIE (denominativo) y MONAVIE (denominativo) son confundibles, es pertinente revisar este tema.
En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extríinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor*, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor a! adquirir un producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP- 2015, pp. 9-10. 1.3. b) 680-1P-2015 de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia?.
Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?, Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante”, Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-1P-2013, p. 5; y el Proceso 519-A1P-2015, p. 6.
Ibidem. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. Ibidem. 10 680-1P-2015 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! 1.5. a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro, No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el $“ Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 11 680-IP-2015 mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.12 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*3 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!'*, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles??.
Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz?*, 12 13 14 15 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-1P-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHMI — Brauerei Schlósser (ALIXIA), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”. 12 PS 1,7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 680-1P-2015 Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?”.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir'*, De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con tundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables??, De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre comercial y su protección La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial MONAVIE por lo que la marca registrada, fue concedida en violación del literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, por lo que se analizará este tema Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del Proceso 40-1P-2013: “El Artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015, En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 13 2.3. 2.4, 680-1P-2015 El Artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.?0 e Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. e El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. Elderecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: 20 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486, En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. 14 2.5. 2.6. 680-1P-2015 “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-1P-98.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 581, de 12 de julio de 2000). Cc. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. 15 2.7. 2.8. 2.9. 3.2. 680-IP-2015 La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro Marcario haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral.
Lo anterior quiere decir, que, de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados?!. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Comparación entre signos denominativos compuestos Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos denominativos MONA.VIE y MONA.VIE, MONA.VIE ACTIV y MONAVIE, es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.?2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Revisar Proceso 99-JP-2014.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 3.3. 3.4. 680-1P-2015 Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.23 Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico.24 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos se deberá realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas:25 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?S, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport- ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición,?7 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 23 24 25 26 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad minima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad minima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y —- es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -Ss, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 17 3.5. d) 680-IP-2015. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada ta sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En el presente caso, se advierte que el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:28 a) b) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con ta sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 3.6. 4.2. 4.3. 680-1P-2015 d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera o no existir entre los signos en conflicto. Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado MONA.VIE (denominativo) y la marca M MONA.VIE (mixta) registrada es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
En el punto 3.2. del tema 3 se explicó qué se entiende por signos denominativos, por su parte, los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que te permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras 19 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 680-1P-2015 caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?2% En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Sial realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, se deberán seguir las reglas para este tipo de signos, previamente enunciadas en el numeral 2 de la presente interpretación. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de contormidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado MONA.VIE (denominativo) y la marca M MONA.VIE (mixta).
Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La nulidad relativa: La solicitud de registro presentada con mala fe En el proceso interno, se advierte por parte de la compañía actora que el registro de la marca MONA.VIE (denominativa) fue obtenido de mala fe.
El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.
El Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 5.3. 5.4. 5.5. 680-1P-2015 ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio30, El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”31.
En cuanto a la “mala fe", este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal"32, Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.*3 % 32 Proceso 54-1P-2013. Proceso 65-1P-2004. Marca “TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Existen otras causales de iregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48- 1P-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 21 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 680-IP-2015 El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios?, Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí tienen que estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria35, Ahora bien, el análisis que haga la autoridad debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro de mala fe tenía la clara intención de aprovecharse de manera indebida de un signo notoriamente conocido en países extracomunitarios36, Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca notoriamente conocida.
Por tal razón, la corte consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca notoria extracomunitaria, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, Proceso 155-1P-2014.
Proceso 140-1P-2015. Proceso 279-1P-2015. 22 680-IP-2015 conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente?”, 5.10.
En consecuencia, el Tribunal advierte que, si el solicitante de un registro 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente interpretación prejudicial.
La competencia desleal por confusión con una marca registrada Dentro del proceso interno, la actora afirma que la marca concedida MONA.VIE (denominativa) fue obtenida de mala fe al existir en Estados Unidos el registro de las marcas MONA.VIE (denominativa), M MONA. VIE (mixta) y MONA.VIE ACTIV (denominativa), por lo que se analizará este tema.
El Artículo 137 de la Decisión 486, prevé la nulidad del registro de la marca cuando fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que se analizará en este acápite esta figura. La competencia desleal por confusión con una marca registrada La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal%8, La Oficina Nacional competente deberá analizar si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada?*, En el análisis que se haga se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por 37 Proceso 145-1P-2011. Proceso 67-IP-2015. Ibidem. 23 6.6. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4, 680-IP-2015 “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal“. En el proceso interno se deberá verificar si en efecto la marca solicitada incurre en la causal enunciada en el Artículo 137 de la Decisión 486, es decir, si en efecto se la solicitó para perpetrar un acto de competencia desleal.
Irregistrabilidad de una marca por confusión con un derecho de autor Enuncia la compañía MONA VIE LLC., que es titular del derecho de autor sobre la obra protegida “PRIMERA IMAGEN DE MONAVIE” realizada en el año 2005, publicada por primera vez en Estados Unidos de América el 24 de agosto de 2005 y registrada el 23 de febrero de 2010 bajo el número VA-1-701-162 ante la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América y que la marca registrada MONA.VIE (denominativa) reproduce el componente literario de la obra protegida.
El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) f consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la caracteristica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.
Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección, 40 31 Ibidem. Proceso 140-1P-2015 24 680-IP-2015 7.5. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.
Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad42. 7.6. Para que sea aplicable la causal antes citada, deberá comprobarse que el derecho de autor se encuentra siendo infringido y vulnerado, creando por tanto la marca solicitada confusión respecto del derecho de autor protegido.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00058, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ) o Ma ) Cecilia Luisa AMIA Guinteros 2 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Góme MAGISTRADO pac 2 Ibidem. 25 680-IP-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. y Í A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 26