Proceso: 117-IP-2016 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 117-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00065 Referencia: Marca: “MAC POLLO” (mixta).

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 0683 de 1 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el 9 de marzo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010- 00065.

El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. 5 q 2.1. 2.2. Proceso 117-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Terceros Interesados: MC DONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S.A. Hechos relevantes Expediente 0648202 El 19 de mayo de 2006, AVIDESA MAC POLLO (en adelante AVIDESA), solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), el registro como marca del siguiente signo: SIGNO _ | NATURALEZA | EXPEDIENTE | CLASE | REPRESENTACIÓN MAC q 7 ' ) io) Mixta 06048202 | 29 LN El 30 de junio de 2006, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 565, y se presentaron las siguientes oposiciones por parte de terceros:

2.2.1. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S.A. (en adelante, MANUFACTURAS — ALIMENTICIAS), se Opuso argumentando que el signo solicitado es confundible con su nombre comercial denominativo MANUFACTURAS ALIMENTICIAS y sus Clase 29: Carne, pescado, care de ave y came de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, Proceso 117-1P-2016 marcas denominativas y mixtas compuestas por la partícula o palabra MAC, registradas en las Clases 1?, 29?, 301, 31* y 43%, 2.2.2.

MC DONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED (en adelante, MC DONALD'S), se opuso indicando que el signo solicitado es confundible con sus marcas mixtas y denominativas compuestas por la partícula MC, registradas para las Clases 29, 30, 32, 36, 42 y 43. 2.3. El 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 14520, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca mixta MAC POLLO. 2.4, AVIDESA, MANUFACTURAS ALIMENTICIAS y MC DONALD'S interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.?” AVIDESA argumentó que el acto administrativo impugnado indicó que el término MAC/MIC es inapropiable. 2.5.

El 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 24093, resolvió los recursos de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió los recursos de apelación. 2.6. El 22 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 36376 resolvió los recursos de apelación y confirmó el acto administrativo impugnado.

Expediente 06048185 2.7. El 19 de mayo de 2016, AVIDESA solicitó el registro como marca del siguiente E Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, asi como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 29: Carne, pescado, came de ave y came de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. y Clase 31: Productos agricolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. De los documentos enviados por el consultante resulta ilegible la fecha en que se presentaron los recursos, Proceso 117-IP-2016 signo: SIGNO | NATURALEZA | EXPEDIENTE | CLASE REPRESENTACIÓN MAC 4 0. Mac POLLO POLLO Mixta 06048185 | 43 a EXPRESS bs A AI DO0) | 2.8.

El 30 de junio de 2006, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 565, y se presentaron las siguientes oposiciones por parte de terceros:

2.8.1. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS se opuso argumentando que el signo solicitado es confundible con los signos determinados anteriormente en el punto 2.2.1. 2.8.2. MC DONALD'S se opuso con fundamento en los literales a), b) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486, indicando que el signo solicitado es confundible con los signos determinados anteriormente en el punto 2.1.2. 2.9.

El 30 de marzo de 2009, la División de signos distintivos de la SIC mediante Resolución 14516, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado. 2.10. AVIDESA, PRODUCTOS MAC y MAC DONALD'S presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.? AVIDESA argumentó que el acto administrativo impugnado indica que el término MAC/MC es inapropiable. 2.11.El 14 de mayo de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 24092, resolvió los recursos de reposición confirmando el acto administrativo impugnado y concedió los recursos de apelación. 2.12.El 22 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 36330 resolvió los recursos de apelación y confirmó el acto administrativo impugnado.

Servicios de restauración (alimentación), servicios prestados por establecimientos destinados a satistacer necesidades individuales, como son procurar alimentos o bebidas para el consumo. los establecimientos podrán ser restaurantes, autoservicios, cafeterias, comidas rápidas y bares. y En el expediente no se encuentra la fecha del recuso.

Proceso 117-1P-2016 2.13.El 15 de diciembre de 2009, AVIDESA presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra la SIC, indicando como pretensión principal que se declare la nulidad de las Resoluciones 36376, 24093, 14520, 14516, 24092 y 36380. 2.14.El 6 de junio de 2012, la SIC presentó contestación a la demanda. 2.15.El 7 de junio de 2012, MC DONALD'S presentó contestación de la demanda en su condición de tercero interesado. 2.16.

Mediante auto de 30 de noviembre de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por AVIDESA 3.1. Indicó que AVIDESA fue la primera sociedad en Colombia en presentar una solicitud de registro con la expresión MAC/MC. 3.2.

Sostuvo que el signo solicitado pertenece a una familia de marcas cuyo distintivo principal es la marca notoria MAC/MC. 3.3. Expresó que la SIC desconoció un derecho legítimo previamente adquirido, lo que podría convertir a la marca anterior en débil, de libre reproducción y propensa al riesgo de confusión. 3.4. Alegó la violación del Articulo 61 de la Constitución Política e inaplicación del Artículo 134 literal a) de la Decisión 486. 4. — Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC 4.1.

Recordó que el registro de la marca mixta MAC POLLO fue concedida conforme a lo establecido en la Decisión 486, puesto que no se encontraron causales de irregistrabilidad. 4.2. La partícula MAC/MC es de uso común y, por lo tanto, no se puede conceder derechos de exclusividad a la expresión MAC POLLO, debe ser entendida como una unidad ligada a la ilustración gráfica.

Lo anterior, de ninguna manera, es una violación del Artículo 61 de la Constitución Política ni del Artículo 134 literal a) de la Decisión 486. 5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por MC DONALD'S 5.1. Expresó que la titularidad sobre la expresión MAC/MC le pertenece a MC DONALD'S, quien detenta un derecho exclusivo al poseer un sinnúmero de 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 117-1P-2016 registros de marcas cuyo factor identificador es MAC o MC, convirtiéndose en un indicador comercial de esta familia de marcas. Sostuvo que el signo mixto MAC POLLO corresponde a una marca mixta compleja. No se podría pensar que es una marca derivada. Argumentó que la expresión MAC/MC no es de uso común para el consumidor promedio en Colombia, ni pertenece al idioma castellano. Alegó que los actos administrativos son nulos debido a que la marca MAC POLLO reproduce visual, fonética y conceptualmente la marca registrada y notoria MAC o MC de MC DONALD'S (Clase 29).

Participación de Manufacturas Alimenticias Pese a ser notificada en los documentos enviados, del Auto de 21 de junio de 2012 (fl. 156), se evidencia que no contestó la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se interpretará el Artículo 134, ya que no es aplicable para resolver el caso concreto. Se procederá a la interpretación del Artículo 136 literal a), por ser procedente. De oficio, se interpretarán los Artículos 135 literal g), 136 literal h), 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la irregistrabilidad de los signos de uso común y la protección de la marca notoriamente conocida?0.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese Proceso 117-1P-2016 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. — Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas o palabras de uso común. 5.

Análisis de signos compuestos por palabras en idioma extranjero. 6. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. 7. La familia de marcas cuyo elemento característico es una marca notoriamente conocida. Su poder de oposición. 8. La conexión competitiva (Clases 29, 30, 32, 42 y 43). susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ta dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; y) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; ) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. / 1.1. 1.2.

Proceso 117-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos MAC POLLO y MAC POLLO EXPRESS son confundibles con las marcas registradas de MAC DONALDSS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!*, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 12 1.2.1.

El riesgo de confusión puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.2.2, El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen 3“ Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.

Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Proceso 117-1P-2016 empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 13 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3, 1.3.4.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?!* La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente 1.4.1. 1.4.2. ¡El Ibidem. dy Ibidem. 1.5. 1.4.3. 1.4.4. Proceso 117-1P-2016 observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) b) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.15 Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*é En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza 15 16 Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 10 Proceso 117-1P-2016 que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que dichos signos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas1” para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.

Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto. Se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro**, LU Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples hn providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el ' Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. 6) Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 11 2.3.3.

Proceso 117-1P-2016 En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) b) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.** Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 19 RAE: unidad minima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.

En enterráis. RAE: 2l6 2. 3 m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 Proceso 117-IP-2016 ii. — Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii.

Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. fi Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

En el presente asunto, como el elemento denominativo de algunos de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros?!: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. E) Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-P-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 13 2.5. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 117-1P-2016 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5.

Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia informa sobre la supuesta confusión entre el signos mixtos y denominativos, se abordará el tema planteado.

Para comparar signos mixtos y denominativos se debe establecer, en primer lugar, cual es el elemento relevante del signo mixto. Una vez se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas”: 22 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso B4-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014. 14 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, Proceso 117-IP-2016 3.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos, atrás descritas. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos y denominativos en conflicto.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas o palabras de uso común Como en el proceso interno se discute si la partícula o palabra MC/MAC es de uso común, el Tribunal abordará el tema planteado siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto.? El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

De ahí que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;

Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-1P- 2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 15 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5.1. Proceso 117-1P-2016 los elementos gráficos también pueden llegar a ser usuales o comunes para distinguir productos o servicios de una clase particular, situación que estaría comprendida en dicha causal de irregistrabilidad.24 Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por terceros, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.

Como se ha señalado anteriormente, los términos de uso común por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. El que un término sea de uso común para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva.

Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación, se deberá determinar si las palabra o partícula MC/MAC es de uso común en las Clases 29 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Análisis de signos compuestos por palabras en idioma extranjero Como dentro del proceso se hizo referencia que el elemento denominativo del signo mixto MAC POLLO se encuentra conformado por una expresión en 24 Sobre esto se pueden las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 517-1P-2015 de 18 de agosto de 2016; 511-A1P-2015 de 19 de agosto de 2016; 679-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016; y 651-1P-2015 de 21 de septiembre de 2016. 16 5.2. 5.3. 5.4, 5.5. 6.1. 6.2.

Proceso 117-IP-2016 idioma extranjero, el Tribunal se referirá al tema propuesto reiterando sus anteriores pronunciamientos”, Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, pueden ser considerados signos de fantasía y, en consecuencia, proceder su registro como marcas. Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría de! público consumidor o usuarios, y si además se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables*, El derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado y, por lo tanto, como en cualquier otra disciplina jurídica resulta atendible el principio de primacía de la realidad sobre las formas.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, le corresponde a la autoridad nacional competente examinar si los consumidores destinatarios dei producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado, comprenden o no dichas palabras. En el supuesto de ser entendidas perfectamente por los consumidores el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En consecuencia, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra, partícula o expresión en idioma extranjero, cuyo significado sea de conocimiento generalizado en el sector del público al cual se encuentran dirigidos los productos o servicios de las Clases 29 y 43 de la Clasificación Intemacional de Niza, para luego establecer si dicha palabra, partícula o expresión resulta o no descriptiva, genérica o de uso común de los mismos productos o servicios.

La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce visual, fonética y conceptualmente las marcas notorias MAC o MC, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribuna! ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título 26 Se destaca la Interpretación Prejudicial en el Proceso 57-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p. 12.

Se puede consultar la Interpretación Prejudicial en el Proceso 146-1P-2013, del 25 de septiembre de 2013, p. 12. 17 6.3. 6.4. 6.5. Proceso 117-1P-2016 XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido corno tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteristicas: 6.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 6.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 6.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los 27 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.). 18 Proceso 117-IP-2016 consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo,?2 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la 28 La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.

Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de Una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino, 19 6.6.

Proceso 117-1P-2016 libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 6.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 6.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 6.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 6.6.4.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y caracteristicas de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los 20 riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se Proceso 117-IP-2016 encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Prueba de la notoriedad 6.8.

La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 6.9. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a ) b) a) 9) h) 1 el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional: o, 21 Ca Proceso 117-1P-2016 k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 6.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben 6.11. tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso, Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular, 6.12.

En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar 7.1. 7.2. 7.3. si las marcas MC o MAC cuyo titular es MAC DONALD'S, eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MAC POLLO, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La familia de marcas cuyo elemento característico es una marca notoriamente conocida.

Su poder de oposición Como el demandante y el tercero interesado argumentan que sus marcas forman parte de una familia de marcas cuyo distintivo principal es la marca notoria MAC/MC, se abordará el tema planteado, siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal en este tipo de marcas?!. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de ellas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una palabra o partícula de uso común, ya que éstas poseen a Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. Dentro de la línea se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-1P-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-IP-2013 del 15 de mayo de 2013; y 32-1P-2014 del 21 de mayo de 2014. 22 Proceso 117-1P-2016 un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos y por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo. 7.4.

En cambio, la familia de marcas opera de manera diferente, pues su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. 7.5.

Ahora bien, como en proceso interno se argumentó que el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoriamente conocida, se deberá tener en cuenta lo siguiente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad: La marca solicitada a registro que pertenece a una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida32 7.5.1.

El hecho de que la marca solicitada a registro de propiedad de un tercero, provenga de una familia de marcas, no le otorga un derecho indefectible al registro. Esto quiere decir que se deberán analizar los diferentes aspectos que podrían incidir en la distintividad del signo, dentro de los cuales se encuentran la existencia de otros signos registrados posiblemente confundibles, o la incidencia que tienen los elementos que acompañan al distintivo principal.

No obstante, lo anterior, que el signo solicitado pertenezca a una familia de marcas puede tomarse como un indicio de distintividad, bajo el entendido de que igualmente se debe hacer un análisis de registrabilidad de oficio, integral, autónomo y motivado. 7.5.2. Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria de un tercero, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo que se pretende registrar, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos.

Proceso 117-IP-2016 La marca opositora que pertenece a una familia de marcas cuyo distintivo principal es una marca notoriamente conocida 7.5.3. Si el distintivo principal de la familia de marcas es una marca notoria, se deberá analizar su grado de incidencia en el signo solicitado, es decir, si efectivamente inyecta distintividad en el conjunto marcario, teniendo en cuenta el papel que juegan los restantes elementos.

Para esto se deberá analizar la posición de la marca notoria y de los otros elementos, su tamaño, visibilidad, etc. Si el elemento notorio es el que le imprime distintividad al conjunto marcario, el público consumidor efectivamente relacionaria la marca opositora y la notoria y, como efecto, generar riesgo de confusión o asociación. La conexión competitiva (Clases 29, 30, 32, 42 y 43) Teniendo en cuenta que AVIDESA solicitó el registro de los signos mixtos MAC POLLO y MAC POLLO EXPRESS para identificar productos y servicios de las Clases 29 y 43, y que MC DONALD'S tiene registradas marcas denominativas y mixtas para diferenciar productos y servicios de las Clases 29, 30, 32, 42 y 43, se abordará el tema planteado.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.2 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros ulilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 24 Proceso 117-A1P-2016 8.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto o servicio genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de 25 Proceso 117-IP-2016 Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. 8.4.4.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 8.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00065 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último|párrafo del Artículo 90 del Estatuto del. Tribynal. A Cecilia Luisa AyllómGuinteros —— Luis Ráfael' Vergara Quintero MAGISTRADA q MAGISTRADO 26 Proceso 117-IP-2016 Ns Zambrano. Hugo Ramiro G Apac ADO MAGISTRADO Hernán De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

VIP Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 117-IP-2016 | 27