TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 131-1P-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 32-2013-0-1801-JR-CA-07 Marcas involucradas MERKAT (mixta) y las previamente registradas MERCK (denominativa);
MERCK (mixta) y MERCK SERONO (denominativa) Dr. Hernán Romero Zambrano El Oficio 32-2013-0/5% SECA-CSJLI-PJ de 22 de marzo de 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 32- 2013-0-1801-JR-CA-07; y,.
El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandado: MERCK KGaA INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI Proceso 131-1P-2016 Tercero Interesado: ¡INVERSIONES PACUCHA S.A.C. 2. Hechos Relevantes 2.1. El 8 de septiembre del 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C., solicitó ante instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú (en adelante, INDECOPI) el registro del signo MERKAT y logotipo!, para proteger productos de la Clase 29? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).
Merkat 2.2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”; el 19 de noviembre del 2010, MERCK KGaA, presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas: SIGNO CERTIFICADO | CLASE PAIS “¡MERCK 88362-C 29 Bolivia MERCK SERONO 336173 29 Colombia Colombia ¿RieErce 256593 29 MERCK SERONO 6287-07 a Ecuador Ecuad ¿MERCA 17556 29 cuacor MERCK SERONO 124852 29 Perú Perú “¿MERCK 77638 29 MERCK 15644 5 Perú Perú tn 109585 5 p Expediente 431796-2010/05D. 2 Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compolas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. 2 AS 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
Proceso 131-1P-2016 El 10 de agosto del 2011, mediante Resolución 1912-2011/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada por MERCK KGaA, y concedió el registro como marca del signo MERKAT y logotipo3 a favor de INVERSIONES PACUCHA S.A.C. El 7 de septiembre del 2011, MERCK KGaA interpuso Recurso de Apelación, en contra de la Resolución 1912-2011/CSD-INDECOPI del 10 de agosto de 2011.
El 26 de septiembre del 2012, mediante Resolución 1780-2012/ TPI- INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI confirma la Resolución 1912-2011/CSD-INDECOPI del 10 de agosto de 2011 y concedió el registro como marca del signo MERKAT y logotipo a favor de INVERSIONES PACUCHA S.A.C. El 3 de enero del 2013, MERCK KGaA interpuso Demanda Contenciosa Administrativa, solicitando la nulidad total de la Resolución 1780-2012/TPI- INDECOPI de 26 de septiembre de 2012 que confirmó la Resolución 1912- 2011/CSD-INDECOPI de 10 de agosto de 2011.
El 5 de febrero del 2013, el INDECOPI contestó a la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por MERCK KGaA. El 21 de agosto del 2015, mediante Sentencia signada con la Resolución Número catorce, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú dictó sentencia, declarando infundada la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por MERCK KGaA.
El 3 de septiembre del 2015, la empresa MERCK KGaA interpuso Recurso de Apelación en contra de Sentencia signada con la Resolución Número catorce. 2.10.El 18 de enero de 2016 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 3.1 Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el Proceso, y en consecuencia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la Interpretación Prejudicial.
Argumentos Contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa, presentados por MERCK KGaA “( ) nuestra representada es una trasnacional domiciliada en Alemania cuyos inicios se remontan a la Fundación de E. Merck en 1850. Siendo desde esa fecha utilizada la denominación MERCK como marca, para distinguir variados productos químico-farmacéuticos.
Nuestra representada posee registro sobre sus signos MERCK en forma aislada, o en conjunto con otros términos, en más de 171 países a nivel de todo el mundo”. 3 Certificado PO0193303. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 Proceso 131-1P-2016 “( ) en respaldo del carácter tan famoso del signo MERCK, que nuestra representada es una compañía farmacéutica líder en investigación dedicada a satisfacer en primer lugar las necesidades de sus pacientes.
Nuestra representada Merck descubre, desarrolla, fabrica y comercializa vacunas y medicamentos, así como diversos químicos”. “( ) solicitamos a su despacho reconocer el carácter notoriamente conocido de la marca MERCK y dispensarle la protección ampliada que le confiere la ley, en relación con los productos y servicios de todas las clases de la Clasificación Internacional, a fin de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca, así como impedir el perjuicio que el registro del signo solicitado pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de la marca, MERCK”.
“( ) el signo MERKAT en letras características que Inversiones Pacucha S.A.C. pretende registrar, constituye una trascripción parcial de la marca notoriamente conocida MERCK, ya que reproduce la mayor parte de su estructura, por lo que se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486”. *( ) reproduciendo parcialmente la marca MERKAT a la marca MERCK causará dilución de su fuerza distintiva al ser utilizada el signo MERKAT para distinguir productos de la clase 05, que no son idénticas a'los artículos de la clase 29 que distingue la marca notoria MERCK.
En consecuencia, El Tribunal Indecopi debió negar el registro de la marca MERKAT”. “( ) la Resolución No 1780-2012/TPl-Indecopi debe ser declarada nula y la marca que concedió, MERKAT debe ser cancelada por ser confundible con la notoriamente conocida marca MERCK, con la marca MERCK y logo registrada por certificado No. 77638 en Perú, así como en Bolivia, Colombia y Ecuador y la marca MERCK SERONO registrada por certificado No. 124852 en el Perú, así como en Ecuador y Colombia”.
Argumentos de la Contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa, presentados por el INDECOPI “( ) la demandante acude al Poder Judicial, por vía del proceso contencioso administrativo, pretendiendo obtener la invalidez de un acto administrativo que ha sido emitido en estricta observancia de las normas correspondientes en materia de propiedad intelectual”.
( ) Lo señalado por la demandante resulta INFUNDADO, toda vez que no ha aportado en sede administrativa, ni ahora en sede judicial, las pruebas idóneas con las cuales acredite el carácter notorio que afirma ostenta su marca MERCK, siendo así no corresponde determinar si el signo solicitado MERKAT y logotipo es susceptible de causar un riesgo de dilución de su fuerza distintiva, un aprovechamiento injusto de su prestigio, o de su valor comercial o publicitario”.
“( ) realizado el examen comparativo de los signos, si bien distinguen productos idénticos y vinculados, analizados en conjunto, se aprecia una 4 4.4 45 4.6 4.7 4.8 4,9 4.10 distinta pronunciación y entonación; y un impacto visual de conjunto distinto por lo que es posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”.
“( ) es de anotar que la demandante solicitó que se reconozca a su marca MERCK como marca notoria, solicitud que fue rechazada atendiendo a que las pruebas aportadas al procedimiento no acreditan el carácter extraordinario de su marca”. “( ) el Tribunal del INDECOPI contó con elementos de juicio suficientes para determinar que no se había logrado acreditar la calidad de notoria de la marca MERCK, debemos colegir que la Resolución emitida por el Tribunal no incurrió en error alguno, por lo que corresponde declarar infundada la demanda en este extremo”.
“( ) la marca solicitada no genera riesgo de confusión con las marcas MERCK y MERCK SERONO registradas a favor de la demandante, debido a que se tratan de signos que generan una impresión en conjunto distinta”. “( ) el hecho de que las marcas compartan algunas letras en común, no permite llegar a la conclusión de que exista similitud entre las marcas al punto de provocar confusión a los consumidores, toda vez que se debe analizar la impresión que en conjunto generan los signos en el consumidor”.
“( ) En el presente caso, lo que intenta hacer la demandante es desmembrar el signo materia de solicitud a efectos de resaltar elementos comunes que pudieran existir respecto de su marca registrada; sin embargo, este análisis segmentado es contrario a la legislación sobre Propiedad Industrial ( ), según la cual debe prevalecer el análisis en conjunto de los signos sin desmembrar sus partes”.
“( ) se aprecia que no existe ningún riesgo de confusión entre los signos confrontados, toda vez que el consumidor podrá diferenciar los signos y no vinculará los productos distinguidos por las marcas confrontadas a un mismo origen empresarial, dadas las diferencias fonéticas y gráficas entre éstos”. “( ) En virtud a lo expuesto, vuestro Despacho advertirá que, sí bien los signos en Litis distinguen los mismos productos y otros vinculados, LAS DIFERENCIAS FONETICAS Y GRÁFICAS QUE EXISTEN ENTRE ELLOS, DETERMINAN UNA IMPRESIÓN DE CONJUNTO DISTINTA, por lo que ello permitirá su coexistencia pacifica en el mercado y en el Registro, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor”.
A 5.1 5.2 5.3 5.4 Proceso 131-1P-2016 Sentencia de Primera Instancia, dictada por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima “( ) suscitan diferentes impresiones fonéticas de conjunto; por cuanto comparando las denominaciones MERKAT y MERCK, se tiene que i) MERCK es una palabra monosilaba, mientras que MERKAT (MER-KAT) es bisilaba; li) tienen diferente secuencia vocálica (E.A/E) y consonántica (M- R-K-T/M-R-C-K), ii) Si bien las denominaciones comparten las 3 letras iniciales (MER), lo que en aplicación del factor tópico prima facie indicaría semejanza entre las denominaciones, sin embargo, siendo la sílaba tónica en MERKAT la última (KAT), y no, MER, ello desvirtúa la supuesta semejanza generada por las tres primeras letras ( ) la coincidencia de las letras iniciales de las denominaciones comparadas no generará semejanzas al ser las sílabas tónicas de éstas diferentes; todo lo cual genera diferente pronunciación de las marcas”.
“( ) comparados los signos desde el aspecto visual, hay que indicar que los mismos generan impresiones visuales de conjunto diferentes, por lo siguiente; i) el elemento dicromático presente en la marca MERKAT (combinación de negro y rojo) no se encuentra en la marca notoria MERCK; li) las denominaciones que conforman estas marcas difieren en la cantidad de sílabas (MERKAT es bisilaba y MERCK, monosíilaba), por ende, tienen diferente extensión; y, ¡ii) si bien comparten las primeras 3 letras iniciales (MER), las denominaciones difieren en sus terminaciones (KAT/ CK)”.
“( ) la partícula inicial MER y el sonido /merk/, en los que radican las similitudes de estas marcas, se pierde en la estructura gráfico fonética del signo solicitado, generando así una nueva denominación difícil de asociar o recordar a la marca notoria MERCK debido sustancialmente a los golpes de sonido y entonación diferentes, y al elemento dicromático presente en la marca solicitada ( ) En consecuencia, es posible su coexistencia en el mercado sin generar ningún riesgo de confusión, sea directa, indirecta, o de asociación”.
“( ) para que exista riesgo de dilución deberá acreditarse que: i) un signo idéntico o semejante a una marca notoria sea usado por un tercero; y, íi) que dicho uso debilite o disminuya la fuerza distintiva de la marca notoria correspondiente. En ese orden de ideas, se aprecia que al suscitar las marcas MERKAT y logotipo y MERCK diferentes impresiones gráficas y fonéticas no son semejantes; en consecuencia, no se configura el supuesto comprendido en el literal i); por lo que no es posible que el registro de la marca solicitada genere riesgo de dilución de la marca notoria MERCK”.
“( ) no existe riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria por parte del signo solicitado; ya que al tratarse de marcas que suscitan impresiones gráficas y fonéticas diferentes cuya única similitud son las tres primeras letras (MER-), no hay posibilidad de traslado de la reputación de la marca notoria ni de la atención que los consumidores hacia 6 5.6 TOLDO 1 itrcddo el signo solicitado en base a una relación entre ambas marcas.
En conclusión, no se configuran los riesgos aludidos por la demandante”. “( ) enlas marcas comentadas, no concurren circunstancias que conlleven a que el elemento gráfico y figurativo se logren sobreponer al elemento denominativo, tales como gran originalidad y notoriedad de los primeros o que el elemento denominativo sea de uso común o genérico, lo que hace que estos elementos compartan importancia dentro del signo, siendo ambos parte de la impresión de conjunto de los signos suscitada en la mente del consumidor y, por ende, tanto el elemento denominativo como el gráfico y figurativo determinan la dimensión característica de los signos”. 5.7 “( ) Comparando la marca MERKAT con la marca MERCK SERONO, se 5.8 6.1 6.2 advierte que: en este caso es más evidente la diferencia fonética, ( ), las denominaciones MERKAT y MERCK difieren fonéticamente, lo cual aunado a la denominación SERONO que es distintiva, conforma la marca de la actora y no se encuentra presente en la marca MERKAT".
“( ) la presencia de diferencias gráficas, figurativas y fonéticas entre los signos confrontados hacen posible la coexistencia de las marcas en cuestión sin generar ningún riesgo de confusión, sea directa, indirecta o de asociación; por lo tanto, la marca MERKAT otorgada a Inversiones Pacucha S.A.C. para distinguir productos de la clase 29 no se encuentra inmersa en la causal de prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486".
Argumentos del Recurso de Apelación, presentados por MERCK KGaA “( ) La resolución que se impugna incurre en diversos errores de hecho y derecho que nos causa agravio y por lo tanto vulneran nuestro derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que amerita el presente recurso impugnatorio, puesto que al declararse INFUNDADA nuestra demanda, se establece erróneamente, que la actuación de la autoridad administrativa se encuentra arreglada a derecho”.
“( ) de acuerdo a la legislación vigente, no se puede registrar como marca signos confundibles con otros previamente registrados. Por lo que contrariamente establecido en la sentencia matería de apelación consideramos que el signo solicitado a registro MERKAT y logotipo, solicitada por Inversiones Pacucha S.A.C., para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional, ES CONFUNDIBLE con la notoriamente conocida marca MERCK de nuestra representada Merck KGaA”. 6.3 “( ) la sentencia recurrida no ha realizado una adecuada valoración de las A E pruebas aportadas en el presente proceso, pues se debió reconocer el carácter notoriamente conocido de la marca MERCK y dispensarle la protección ampliada que le confiere la ley, en relación con los productos y Proceso 131-1P-2016 servicios de todas las clases de la Clasificación Internacional, a fin de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca, así como impedir el perjuicio que el registro del signo solicitado pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de la marca MERCK”. 6.4 ( ) mediante la protección reforzada del riesgo de confusión, no se permite el uso ni el registro de una marca que presenta una mínima similitud con una marca notoria, cuando los productos distinguidos con la marca notoria y que mediante el riesgo de dilución se protege a la marca notoria contra el uso y/o registro de una marca similar para distinguir productos distintos.
En otras palabras, no es posible usar ni registrar una marca similar a una notoria en relación con ningún producto o servicio”. 6.5 “( ) Consideramos importante tener en cuenta que al declararse la notoriedad de la marca MERCK de nuestra representada Merck KGaA. En Colombia, también debe declararse su notoriedad en el Perú como país miembro de la Comunidad Andina, este hecho resulta de importancia en el presente caso, toda vez que reafirma nuestro argumento sobre la notoriedad de la marca MERCK y por lo tanto goza de un régimen jurídico singular y privilegiado, pues el titular de la marca notoria se ve asistido por un conjunto de facultades que no posee el titular de una marca simplemente usada”. 6.6 “( ) la marca MERKAT fue solicitada durante el período que la resolución Colombiana reconoció la notoriedad de la marca MERCK, es decir, durante el periodo comprendido entre el 08 de septiembre de 2010 hasta el 26 de septiembre de 2012, por lo que, en el caso peruano, al igual que sucedió en el caso Colombiano, se debió denegar la marca solicitada MERKAT por haber sido solicitada en el periodo que la marca MERCK fue considerada notoria”. 6.7 “( ) reproduciendo parcialmente la marca MERKAT a la marca MERCK causará dilución de su fuerza distintiva al ser utilizada el signo MERKAT para distinguir productos de la clase 29, que no son idénticas a los artículos de la clase 05 que distingue la marca notoria MERCK”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, el cual se interpretará por ser procedente. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplíque el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 8 nao Proceso 131-1P-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina5 por ser aplicables al caso.
La Sala consultante solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronuncie expresamente respecto: 1. “¿Resulta confundible una marca mixta (MERKAT y logotipo) que se encuentra conformada por parte de la denominación de otras marcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SERONO y MERCK y logotipo), que además pretende distinguir productos idénticos de una misma clase (29)? 2.
¿La notoriedad de una marca reconocida en una determinada clase (MERCK, Clase 5) determina que por ello se deba denegar el registro de un signo semejante solicitado para distinguir productos de otra clase los cuales no se encuentran vinculados a los distinguidos por aquella (MERKAT, Clase 29)?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andína “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independienternente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre olros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos O servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 0) el valor de toda inversión efectuada para promoverto, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el vafor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicía o licencia del signo en determinado territorio;
O, i) ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; ij) los aspectos del comercio internacional; o, k) ta existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; bj no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, ño sea notoriamente conocido en el extranjero.
( )". 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 131-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo mixto MERKAT es confundible con marcas denominativas y mixtas MERCK y MERCK SERONO, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico o semejante a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a ta posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Procesos: 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-1P-2013 del 29 de agosto de 2013. 10 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 131-1P-2016 En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos MERKAT (mixto) y MERCK y MERCK SERONO (denominativos y mixtos) y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. 7 Proceso 691-1P-2015. 11 1.9. b) d) Proceso 131-1P-2016 En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?.
Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. 12 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 131-1P-2016 Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre signos mixtos, es necesario compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, 2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.
Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 de 27 de octubre de 2015, 13 2.4. mporntante wener en cuenta las letras, las siiapas O las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Además, se debe tener en cuenta la existencia de palabras o partículas de uso común, genéricas oO descriptivas, ya que estas deben ser excluidas del cotejo. Para el caso concreto se debe tener establecer si la partícula MERC es de uso común. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Signos compuestos: Se deben aplicar las reglas que a continuación se determinarán al analizar la parte compuesta de los signos mixtos en conflicto.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de algunos de los opositores es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!!: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015. 14 Proceso 131-1P-2016 2.4.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de fa palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3.
Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos 3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión de un signo mixto con otros denominativos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos. 3.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 15 3.3. 4.2. 4.3. 4,4.
Proceso 131-1P-2016 En consecuencia, cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas!? para el cotejo entre los mismos: 3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 3.3.2. Si el elemento demominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación, deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos MERKAT (mixto) / MERCK (denominativo) y MERCK SENORO (denominativo).
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-1P-2014, 16 4.5.
Proceso 131-1P-2016 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y Uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente*3; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?* Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). 13 14 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro paises miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. 17 Br, 4.6. Proceso 131-1P-2016 La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. 15 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 15 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino, 18 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 131-1P-2016 4.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 19 Proceso 131-1P-2016 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; go) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particutar?S, 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas extracomunitarias MERCK (mixtas y denominativa) eran notoriamente conocidas al momento de la presentación de la solicitud de registro como marca del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso y establecer si correspondía su protección de acuerdo con Sobre esto se puede ver ta Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de jutio de 2016. 20 Proceso 131-1P-2016 los parámetros establecidos en esta providencia. 5.
Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. El Juez consultante solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se pronuncie expresamente respecto: 5.1.
¿Resulta confundible una marca mixta (MERKAT y logotipo) que se encuentra conformada por parte de la denominación de otras marcas registradas a nombre de un tercero (MERCK SERONO y MERCK y Jogotipo), que además pretende distinguir productos idénticos de una misma clase (29)?. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto MERKAT / MERCK y MERCK SERONO para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión entre los mismos, teniendo en cuanta además que están destinados a proteger productos de la misma clase internacional. 5.2, ¿La notoriedad de una marca reconocida en una determinada clase (MERCK, Clase 5) determina que por ello se deba denegar el registro de un signo semejante solicitado para distinguir productos de otra clase los cuales no se encuentran vinculados a los distinguidos por aquella (MERKAT, Clase 29)?”.
La respuesta a esta pregunta fue desarrollada en el tema 4 del Apartado D, de la presente Interpretación Prejudicial, el cual desarrolla los alcances en relación con la marca notoriamente conocida. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 32-2013-0-1801-JR-CA-07, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo displjesto en el último párrafo del Artículo 90 del Est tuto de/ Tribunal. Cecilia Luisá Ayllóp Qúínteros MAGISTRADA ra Quintero 21 Proceso 131-1P-2016 Hernán Hugo Ram Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
N Cecilia lol o el uinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría Genera! de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 22