43 r TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de julio de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: 606-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. 09801-2011-0118 Signos involucrados: ORIENTAL vs. PRONACA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 3101-TDCAG-16-09801-2011-0118, de 24 de noviembre de 2016, recibido vía Courier el 2 de diciembre de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 09801-2011- 0118; y, El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno. 1. Demandante: COMPAÑÍA ORIENTAL INDUSTRIAL ALIMENTICIA O.I.A CIA. LTDA. Aer 9 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 606-1P-2016 Demandado: PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS CIA. PRONACA Hechos relevantes El 6 de septiembre de 2010 LA ORIENTAL presentó ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador demanda de providencias preventivas y cautelares en contra de PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, (en adelante, PRONACA), con el fin de suspender la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda de los productos indebidamente marcados con etiquetas que se asemejan a los registrados por LA ORIENTAL.
Mediante providencia del 20 de octubre de 2010, el Tribunal ordenó el retiro del comercio de los productos infractores propiedad de PRONACA. El 3 de diciembre de 2010 LA ORIENTAL presentó demanda contencioso administrativa en contra de PRONACA. El 16 de abril de 2012, se llevó a cabo la audiencia de conciliación correspondiente. Mediante providencia de 17 de noviembre de 2016, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada por parte de LA ORIENTAL Los registros de propiedad de PRONACA poseen etiquetas que reproducen los mismos colores, formas, letras, posición de los elementos que SALSA CHINA DE SOYA ORIENTAL y SALSA DE AJÍ ORIENTAL (mixtas), por lo que resulta evidente la vulneración a los derechos exclusivos de propiedad intelectual de propiedad de LA ORIENTAL por el riesgo de confusión del que puede ser víctima el consumidor.
Los productos que los signos protegen son totalmente confundibles ya que más aún si comparten rasgos característicos de su diseño de etiqueta, colores y formas. LA ORIENTAL se identifica por tener diseños o nombres vinculados con el origen de su empresario, China; así como también el color amarillo en un fondo verde, o naranja en el caso del ají, el capuchón amarillo, el 2 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 606-1P-2016 diseño de la botella, las palabras salsa china y salsa de ají respectivamente, signos en el alfabeto chino, el diseño en combinación rojo y amarillo con su forma ovalada hacia arriba, etc. LA ORIENTAL solicitó de manera extraoficial a PRONACA el cese de uso de los productos infractores, sin embargo, esta solicitud con fecha 23 de julio de 2010 no obtuvo respuesta por parte de PRONACA.
PRONACA, inició comercializando su producto salsa soya, con la marca GUSTADINA, con una etiqueta color rojo, la misma que fue sustituida por una etiqueta similar a la que identifica la marca DISENO DE ETIQUETA ORIENTAL SALSA CHINA, reproduciendo colores, posición de los elementos de mis marcas, como se detalla a continuación: pus PRONACA viene usando de forma indebida un diseño de etiqueta similar a los diseños de ETIQUETA ORIENTAL, que corresponde al producto salsa china de soya y salsa de ají, pues utiliza los mismos colores, formas, letras y posición de letras del alfabeto chino e incluso diseños emblemáticos chinos como el dragón, como a continuación se expone: 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 606-1P-2016 On Es evidente la vulneración de derechos exclusivos por parte de PRONACA, el hecho de comercializar productos, salsa china de soya y salsa de ají, bajo una presentación extremadamente similar, confunde deliberadamente al público consumidor, respecto del origen empresarial del producto y de la calidad del mismo, aprovechándose así del reconocimiento del público consumidor.
LA ORIENTAL, es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos alimenticios de consumo masivo, muchos de los cuales desde hace varios años usan el mismo conjunto distintivo que el consumidor identifica. Alega la titularidad de los siguientes registros de signos distintivos: Proceso 606-1P-2016 MARCA GRAFICO C.l | REGISTRO [ PRODUCTOS Y/O 2% SERVICIOS DISEÑO DE: N.C 902-08 Elaboración y ETIQUETA pe; comercializaci ORIENTAL ón de productos alimenticios DISENO DE 30 656-10 Salsa china de ETIQUETA soya ORIENTAL DISENO DE 30 2980-05 | Salsa china de ETIQUETA soya ORIENTAL DISEÑO DE 30 9379-01 | Salsas ETIQUETA ORIENTAL DISEÑO DE 30 1944-93 | Salsas ETIQUETA ORIENTAL DISEÑO DE 30 9378-01 | Salsas ETIQUETA ORIENTAL 3.10.
Con fecha 23 de julio de 2010, se envió una carta de cese de uso y retiro inmediato del mercado de los productos denominados indebidamente salsa china gustadina y salsa de ají pica rico gustadina. Este hecho constituye un agravante de acuerdo con el Artículo 327 literal a) de la Proceso 606-IP-2016 Ley de Propiedad Intelectual que señala;
"el haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho”. 3.11.PRONACA violó los artículos 284 y 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, que señalan que se consideran actos de competencia desleal atodo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. 3.12.
De la misma manera, PRONACA violenta el Artículo 155 literales a) y b) 4. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la contestación a la demanda presentados por PRONACA PRONACA contestó la demanda presentada, exponiendo las razones de caso fortuito por las cuales no pudo acudir a la diligencia de audiencia dentro del siguiente proceso, solicitando nuevo día y hora para que se lleve a cabo la misma.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La entidad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o conténganla marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios; cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. 6 Proceso 606-1P-2016 Procede la interpretación solicitada, limitándola a los literales a), c) y d) del Artículo 155, por tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial.
De oficio se interpretará el Artículo 157 de la Decisión? antes citada, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca. De oficio se interpretarán los artículos 154, referente al registro marcario y la manera de adquirir el derecho exclusivo y los artículos 267, 268 y 2693 de la Decisión ya citada. para analizar los actos de competencia desleal acusados por la parte actora.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo, 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, ulilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras caracteristicas de éslos; siempre que ellos se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.” El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios ulilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".
(-) “Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo Interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Titulo”. “Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe a los dos años contados desde que se comelió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto”, “Artículo_269.- Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha tegislación”. 0 xs 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 606-1P-2016 Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores). De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.
De las acciones por competencia desleal. El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos En el caso en análisis, LA ORIENTAL interpuso una demanda contencioso administrativa por infracción de derechos de propiedad industrial, por lo que se analizará esta figura legal.
El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan las contenidas en los literales a) c) y d): 1.2.1. Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 1.2.2.
Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales. (literal c). 1.2.3. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera de los productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. (literal d). En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: “de 8 Le 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 606-1P-2016 ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.5 Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, p. 13. 1.7. Proceso 606-1P-2016 utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidorf. A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: 1.6.1.
El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.6.2.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. 1.6.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, p.5. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el * riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa lienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaida en el Proceso 70-IP-2008). 10 1.8. 1.9. Proceso 606-1P-2016 determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".?0 El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. — Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 2.
Supuesto Il: Aplicar o colocarla marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto li: Aplicar o colocar ta marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del Sujeto activo | Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de una | Usa la marca | Marca protegida para marca que | directamente sobre | productos aplicada distingue productos. sobre productos. productos. 9 10 De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7.
De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-8. Ver de modo referencial Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015, p.8. 11 Proceso 606-IP-2016 Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que | productos vinculados | servicios aplicada Supuesto Il | distingue a los servicios que | sobre productos. servicios. distingue la marca protegida.
Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que | envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o | aplicada sobre Supuesto Ill | productos O | acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos A de productos. 1.10. De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos 1.11. años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.12.
Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay 2.1. 2.2. riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Elementos gráficos de uso común en la conformación de marcas (figuras y colores) En el presente caso, PRONACA si bien no contestó la demanda interpuesta por motivos de fuerza mayor, señaló que los elementos que integran las marcas mixtas de propiedad de LA ORIENTAL especificamente, letras chinas y figuras de dragón, son de uso común respecto del tipo de producto que protege.
Una marca mixta está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente. Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información alimenticia, caracteres o símbolos de reciclaje, 12 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
Proceso 606-IP-2016 entre otros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama. *!. Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo, de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y Usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.*?.
Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor.?3, Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad. 14.
El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que si son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho marcario. 15, No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común), llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
“ 12 Proceso N* 66-IP-2014. Interpretación prejudicial del 19 de junio de 2014. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 13 3.1. 3.2. Proceso 606-1P-2016 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*S, En el cotejo se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal LA ORIENTAL afirma que los actos realizados por parte de PRONACA constituyen actos de competencia desleal.
El Artículo 259 de la Decisión 486, por su parte, se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual, aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son?”: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 6 Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
Proceso 110-IP-2010. 14 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 606-1P-2016 c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Concepto de Acto Desleal El Artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos".
De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos?8, En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, este Tribunal considera que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor!?.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”?, La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios?!. 19 20 21 Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009, Proceso 38-1P-98.
Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45 Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316. 15 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 606-1P-2016 Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)"22. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente??: 3.9.1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 3.9.2.
Que el acto o la actividad sean indebidos. 3.9.3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción. 3.10. En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como 3.11. objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. 23 Gacharná, María Consuelo, La Competencia Desleal.
Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47. Proceso 217-IP-2015. 16 >» Proceso 606-1P-2016 3.12. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes caracteristicas, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal?*: a) b) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.
En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal25, 3.13.
Respecto de los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486 y, en especial, sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, se sostiene que en un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 3.14.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección Ibidem.
Proceso 116-1P-2004. 17 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. Proceso 606-1P-2016 provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés genera! de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo?, Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos?”.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud de que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal?8, Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal.
En un mercado competitivo ganar prestigio es muy dificil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales. Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estariamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.
En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca?*. 26 27 29 Ibidem.
Proceso 110-1P-2010, Proceso 251-1P-2015, Proceso 145-1P-2011. 18 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. Proceso 606-1P-2016 De conformidad con lo anterior, se deberá determinar si la acción desplegada por la demandada reúne los requisitos para ser considerada un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.
De las acciones de competencia desleal El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial*0, De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad?!.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal3?, En efecto, el Artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal33, El Artículo 269 dispone, por su parte, que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal3, Por lo antes expuesto, en el caso en análisis deberá verificarse si en efecto la demandada incurrió en los actos desleales acusados, a Proceso 176-1P-2013, Ibidem.
Ibidem. Ibidem. Ibidem. 19 4.1. 4.2. 4.3. 4.4, 4.5. Proceso 606-1P-2016 El uso de la marca de forma diferente a la manera en que fue registrada Resulta pertinente analizar lo referente al uso de la marca registrada en el mercado, tal como ésta ha sido registrada. En el caso específico, PRONACA es titular de varios registros de la marca GUSTADINA, con la cual identifica sus productos en el mercado, sin embargo, ORIENTAL planteó su demanda en contra del uso en el mercado de productos identificados con una etiqueta que supuestamente contiene elementos similares a los de su marca DISENO DE ETIQUETA ORIENTAL SALSA CHINA.
La norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al registro de una marca, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los elementos principales no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase.
De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los elementos secundarios, por el contrario, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos accesorios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente especificados.
La modificación procede cuando no se altera ta naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente?S: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que Proceso 18-IP-2015, 20 Proceso 606-IP-2016 ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4.6.
Al respecto, se deberá analizar de qué manera están siendo utilizadas las marcas de propiedad de la demandada en su conjunto. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 09801-2011-0118, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. | Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
AL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros e i PRESIDENTA a SECRETARIO