(sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 148AP-2017 Asunto + Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia Lima de la República de Perú Expediente interno del Consultante: 11593-2014-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signo involucrado ALIADOS POR LA SEGURIDAD (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 11593-2014-0/5lSECA-CSJLI-PJ del 28 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico el 9 de mayo de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú solicitó Interpretación Prejudicial dei Artículo 134 y del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11593-2014-0-1801-JR-CA-286; y, El Auto del 7 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: G Demandante: Instituto Nacional de Radio y Televisión Del Perú - IRTP 7, Proceso 148-1P-2017 Demandado: Instituto Nacional De Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (demandante) solicitó la nulidad de las resoluciones del Indecopi (demandado) que negaron de oficio el registro como marca del signo “ALIADOS POR LA SEGURIDAD” (denominativo), para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza!, por considerar que dicho signo carecía de distintividad.

El demandante alegó que los términos “aliados” y “seguridad” permiten entender que su servicio busca combatir la delincuencia, lo que le dota de distintividad. Por su parte, el demandado señaló que el signo solo transmite información. La primera instancia judicial falló a favor del demandado, sosteniendo que el signo está compuesto por palabras utilizadas coloquialmente por la sociedad y que conforman una frase vaga o imprecisa que carece de distintividad.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 y del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486.* Clase 41: Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales; producción de programas de televisión y radio. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o envolturas; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad. (..J” 1.1. 1.2. 1.3. rroceso 1401P-20 1; No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca. Unicamente procede la interpretación del Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

El origen empresarial de una marca. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala Consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro del signo ALIADOS POR LA SEGURIDAD (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;

(..)” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. SA. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 1481P-2017 b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.

La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.10.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 5 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.1. 2.2.

Proceso 148-1P-2017 Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cuáles son los criterios para determinar la distintividad de una marca denominativa? Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Respecto a la distintividad del signo solicitado, debe evaluarse esta en relación al servicio que se pretende distinguir y la finalidad del mismo, es decir, que pueda ser educativo o formativo el servicio? Al respecto, se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11593-2014-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllén Quinteros ] Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 148-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. pN YN A IM p 5 Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gustavo García Brito PRESIDENTA “SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.