TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 132-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 05752-2010-0-1801-JR-CA-08 Referencia: Signos en conflicto: AJl-NO-BELL'S (mixto) / AJI- NO-MEN (denominativo);
AJI-NO-MOTO (mixto) y AJI-NO-SILLAO (mixto). Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 5752-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, del 22 de marzo de 2016, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 05752-2010-0-1801-JR-CA-08; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: AJINOMOTO CO. INC. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 2.1. 2.2. Proceso 132-1P-2016 COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. Hechos Relevantes El 8 de mayo de 2007, SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. (en adelante, SUPERMERCADOS PERUANOS), solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI de la República del Perú el registro como marca del signo denominativo AJI-NO-BELL'S, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza!.
(Expediente administrativo 313791-2007). El 26 de junio de 2007, URUMA S.A.C. (en adelante, URUMA), formuló oposición argumentando ser titular de la marca mixta AJINO SEKAI SAZONADOR. MARCA NATURALEZA | CERTIFICADO | CLASE REPRESENTACIÓN AJINO SEKAI Ñ SAZONADOR mixta P00063899 30? SEKAL, ' AJO 2.3. El 17 de julio de 2007, AJINOMOTO CO.
INC. (en adelante AJINOMOTO) formuló oposición argumentando ser titular de las marcas?: MARCA | NATURALEZA | CERTIFICAD | CLAS REPRESENTACIÓN Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Condimentos y polvos saborizantes, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especies, y todos los demás productos. Datos tomados del folio 81 del expediente del Tribunal. Proceso 132-1P-2016 AJi- e NO- Denominativ 84865 294 MEN —+ AJi- ss No. | Denominativ | piq1ss85 | 305 MEN AJi- 6 NO- Mixta PIOO20054 | 30% AJINO-MOTO MOTO AJi- NO- | Denominativ PI0O: id SILLA A 27925 | 30 2.4. 2.5. 2.6.
El 9 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 19913-2007/0SD-INDECOPI, declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro del signo solicitado. El 5 de diciembre de 2007, AJINOMOTO presentó recurso de reconsideración contra el acto administrativo detallado anteriormente.
El 6 de diciembre de 2007, URUMA presentó recurso de apelación Sopas, preparaciones para hacer sopas, extracto de sopa, consomé, caldos, carne, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, ensaladas de fruta; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, jamón, alimentos preparados de carne, pescado, aves.
Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confiteria; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Clase 30: materias sazonadoras conteniendo glumato mono-sódico como principal ingrediente, Clase 30: Sazonadores incluyendo salsa de soya, sal mostaza, pimienta, vinagre, especias, salsas en general y demás productos de la clase.
Proceso 132-1P-2016 contra la Resolución 19913-2007/0SD-INDECOPI.8 2.7. El 12 de diciembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 926-2008/CSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración. 2.8. El 7 de enero de 2009, AJINOMOTO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.9.
El 31 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 1204-2010/TPI-INDECOPI, declaró de oficio la nulidad de lo actuado a partir del proveído de fecha 15 de febrero de 2008, incluida la Resolución 926-2008/CSD-INDECOPI! del 12 de diciembre de 2008. Además, confirmó la Resolución 19913-2007/0SD- INDECOP de 9 de noviembre de 2007, que otorgó el registro de la marca AJI-NO-BELLU'S. La decisión se soporió en que el escrito de 5 de diciembre de 2007 presentado por AJINOMOTO constituía un recurso de apelación y no de reconsideración. Por lo tanto, se incumplió lo previsto en el artículo 213 de la Ley 2744, que establecer que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 2.10.El 27 de agosto de 2010, AJINOMOTO interpuso ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo demanda contencioso administrativa contra el INDECOPI y SUPERMERCADOS PERUANOS, solicitando como pretensión principal la nulidad de la Resolución 1204- 2010/TPI-INDECOPI del 31 de mayo de 2010. 2.11.
El 29 de octubre de 2010, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por AJINOMOTO. 2.12.El 6 de octubre de 2015, el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Diecinueve, declaró fundada la demanda interpuesta por AJINOMOTO contra el INDECOPI. 2.13.
El 23 de octubre de 2015, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.14.El 10 de marzo de 2016, mediante Auto signado como Resolución Veintidós, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a Datos tomados de la contestación de la demanda por parte del INDECOPI (fIs 122 a 137).
Proceso 132-1P-2016 Argumentos de la demanda presentada por AJINOMOTO. Manifestó que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista fonético y gráfico.. Manifestó que los signos en conflicto amparan productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.. Indicó que el INDECOP! realizó una fragmentación no permitida de los signos en conflicto..
Sostuvo que sus marcas son notoriamente conocidas e integran una familia de marcas cuyo distintivo principal es la expresión AJI-NO.. Argumentó que en el signo solicitado prevalece el elemento denominativo AJI-NO, el cual es muy similar al elemento denominativo AJI-NO de sus marcas, lo cual puede inducir al público consumidor a creer que dicho signos es parte de su familia de marcas.
Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI. Indicó que no existe una familia de marcas a favor de AJINOMOTO, puesto que existe también registrada la marca AJINO SEKAI SAZONADOR a favor de URUMA.. Señaló que en vía administrativa se realizó de forma correcta el examen comparativo entre las marcas, y se determinó que aunque los signos en conflicto distinguen productos vinculados, no son confundibles, aun cuando comparten las mismas letras A-J-I-N-O,.
Adujo que el signo solicitado no produce dilución de la fuerza distintiva, ni aprovechamiento injusto de la marca AJI-NO-MOTO. Participación de SUPERMERCADOS PERUANOS. No presentó ningún escrito. Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia. Determinó que no existe familia de marcas asociadas a AJI-NO-MOTO, ya que la partícula AJI-NO debe ser de uso exclusivo de la actora..
Expresó que el término AJI-NO es de fantasía y carece de significado para los consumidores medios, ya que no evoca ninguna cualidad de los productos que identifica.. Sostuvo que el signo solicitado es una transcripción parcial de la marca notoria AJINOMOTO, compartiendo similitud gráfica y fonética en el 6.4. 7.1. 7.2. 7.3. Proceso 132-1P-2016 elemento denominativo, lo que genera riesgo de confusión indirecta, riesgo de asociación y riesgo de uso parasitario.
Agregó, que existe vinculación entre algunos de los productos que distinguen los signos en conflicto. Argumentos del recurso de apelación presentado por el INDECOPI Señaló que no existe familia de marcas en relación con AJINOMOTO. Precisó que el término AJI-NO no es de exclusividad de la demandante. Recordó que cuando la administración realizó el examen comparativo, aun cuando existe vinculación entre los productos que distinguen los signos en conflicto, se encontraron diferencias, concluyéndose que sí era posible la coexistencia pacífica.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio, se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la misma normativa, ya que son disposiciones que regulan la protección de la marca notoriamente conocida?, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos a servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(-.-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo litular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario".
Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de fa manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; o ona Proceso 132-1P-2016 La Corte consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: “4.
Cómo se determina la existencia de una familia de marcas 2. Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para determinar o establecer que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada AJI-NO-BELL'S con respecto de una familia de marcas registradas (notoria) a nombre de AJINOMOTO. 3. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o vinculación entre productos de la misma clase 30, distinguidos por signos más o menos parecidos.” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos con parte denominativa compuesta.
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La familia de marcas. Su poder de oposición La conexión competitiva. b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, K) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. l..)”. 1.1. 1.2. 1.3.
Proceso 132-1P-2016 Respuesta a las preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Similitud fonética, ortográfica, figurativa o gráfica y conceptual o ideológica. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos AJI-NO-BELL'S (denominativo) y AJI-NO-MEN (denominativo), AJI-NO-MOTO (mixto) y AJIi-NO-SILLAO (mixto) son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahi que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante!? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de $“ 12 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto, Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias oO insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidos. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 132-1P-2016 asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el 1.8.
Proceso 132-1P-2016 público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 10 2.1. 2.2.
Proceso 132-1P-2016 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.?** b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.*5 Comparación entre signos denominativos simples y compuestos Como en el proceso interno se discute sobre la confusión de los signos AJI-NO-BELL'S (denominativo) y AJl-NO-MEN (denominativo), AJI- NO-MOTO (mixto) y AJI-NO-SILLAO (mixto), es necesario abordar el tema planteado.
Para una correcta comparación se deberán aplicar las siguientes reglas: 2.2.1. 2.2.2. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.* Como ejemplo 14 8 Ver Interpretación Prejudicial 411AP-2015 de 1 de septiembre de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. q 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. Proceso 132-1P-2016 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: a) Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. b) Porto general en el lexema está ubicada la silaba tónica. c) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Se debe determinar si existe unelemento común preponderante o relevante en ambos signos. 1 17 RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación; p.ej., terr, en e nterráis.
RAE: 1. m. Gram. Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 12 Proceso 132-1P-2016 2.3.
En el presente asunto, como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!*: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular, Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. a Adoptados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-1P-2015, 13 2.4. 3.1. 3.2. 3.3.
Proceso 132-IP-2016 c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos denominativos AJl-NO-BELL'S y AJI-NO-MEN, AJI-NO-MOTO y AJ!-NO-SILLAO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos con parte denominativa compuesta Como la controversia también informa de la presunta confusión entre el signo denominativo AJi-NO-BELL'S y los mixtos AJI-NO-MOTO y AJl- NO-SILLAO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Se deberá establecer cuál es el elemento predominante en el signo mixto, aplicando posteriormente las siguientes reglas de comparación?*: 3.2.1.
Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos descritas en al acápite precedente.
Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos entre el signo denominativo AJl-NO-BELL'S y los mixtos AJi-NO-MOTO y AJI-NO-SILLAO. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce visual, fonética y conceptualmente las marcas notorias AJINOMOTO, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribuna! ha trazado sobre la materia. 19 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, 14 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Proceso 132-1P-2016 Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución O comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?0; esto es, por los 20 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por 15 Proceso 132-1P-2016 consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?2+ Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.?2 23 aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso st dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 4.6.
Proceso 132-1P-2016 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio 17 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 132-1P-2016 ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causa! de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 18 Proceso 132-1P-2016 i) laexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) losaspectos del comercio internacional, o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro O solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 4.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular23, 4.12. Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas 5.1. 5.2. 5.3. en relación con las marcas AJI-NO-MOTO, AJI-NO-MEN y AJi-NO- SILLAO, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La conexión competitiva Como en el proceso interno se discute si los productos de los signos en conflicto tienen conexión competitiva y a fin de dar respuesta a la pregunta formulada, se abordará el tema planteado.
De no probarse la notoriedad, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva aplicando los siguientes criterios: Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se 23 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 19 5.4. 5.5.
Proceso 132-1P-2016 indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.?* Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.25 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 5.5.1.
El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. 24 25 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015, ambos del 10 de junio de 2016. 20 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4, Proceso 132-1P-2016 La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase mo resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. 21 Proceso 132-1P-2016 Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.6. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 6.
Respuesta a la pregunta realizada por la Corte consultante 6.1. Cómo se determina la existencia de una familia de marcas La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el acápite 5 de la presente Interpretación Prejudicial. 6.2. Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para determinar o establecer que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada AJi-NO-BELL'S con respecto de una familia de marcas registradas (notoria) a nombre de AJINOMOTO Al respecto, es pertinente observar que mediante el mecanismo de la Interpretación Prejudicial no le es posible al Tribunal solucionar el asunto debatido en el proceso interno, ya que esto es competencia de la Corte consultante.
Por lo tanto, de acuerdo con los parámetros de carácter general expuestos en la presente providencia, le corresponde a la Corte consultante determinar o establecer la existencia del riesgo de confusión en el asunto concreto. 6.3. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o vinculación entre productos de la misma Clase 30, distinguidos por signos más o menos parecidos La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el acápite 5 de la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 05752-2010-0-1801-JR-CA- | 08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad | con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ERES 2 Proceso 132-1P-2016 ( A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO A hy Hernán ró Za: Hugo Ramiro Góm ac M DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, Ñ U Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 132-1P-2016 | 23