QU TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 282-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-00278-00 Referencia: Signo involucrado CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1872 del 26 de julio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-00278-00; y, El Auto del 17 de noviembre 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Servientrega S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio - SIC pS Proceso 282-A1P-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Servientrega S.A. (demandante) solicitó la nulidad de las resoluciones de la SIC (demandada) que denegaron el registro como marca del signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo), para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza!.
El demandante señaló que el referido signo sí es suficientemente distintivo y a su vez no es descriptivo respecto de los servicios que pretende distinguir; que el análisis que al respecto realizó la SIC (demandada) fue incorrecto y agregó que en otras oportunidades ante signos de similares características, la señalada entidad concedió el registro solicitado.
Por su parte, la demandada alegó que el signo solicitado CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) sí es un signo descriptivo, el cual identifica con claridad algunas de las características de los servicios que pretende distinguir dicho signo y que incluso dicha denominación resulta irregistrable en relación a los servicios amparados en otras clases de la Clasificación Internacional de Niza, añade que la actuación de la administración en cada caso depende de las particulares características que cada procedimiento presente.
NORMAS A SER INTERPRETADAS De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretará los Literales b) y e) del Artículo 135 de la Decisión 486*, por ser pertinentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Clase 36: Servicios de gestión de activos financieros, servicios financieros a través de red electrónica, servicios de información financiera, servicios de operaciones de cambios, servicios de operaciones financieras monetarias, servicios de realización de operaciones financieras en línea, servicios de realización de transacciones financieras, servicios de realización de transacciones en línea, servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de giro postal; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transterencia de fondos, servicios de giro de dinero y de pago y envío de remesas, servicios de recaudo de dinero para su posterior envío. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
(28) 8) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la ápoca de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones faudatorias referidas a esos productos o servicios;
(-J7 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 282-1P-2017 Signos conformados por denominaciones descriptivas. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca La SIC determinó que no correspondía conceder el registro como marca del signo CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo), toda vez que el mismo carecía de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;
( )” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab ínitio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 282-1P-2017 adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza. El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.
Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.10.
Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues 2.2. para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Signos conformados por denominaciones descriptivas La SIC señaló que el signo solicitado CENTRO DE SOLUCIONES (denominativo) es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.£ Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 dei 24 de agosto de 2015.
De mado referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil”. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto,8 Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos.
Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones Tomando en cuenta que Servientrega S.A. ha alegado que la SIC en ocasiones anteriores sí concedió el registro solicitado cuando se trataba de signos de similares caracteristicas, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015, De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 282-1P-2017 Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11 del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones? Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente, se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros'? De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?”.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester ua se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado'? De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 3.8. 3.9. Proceso 282-1P-2017 Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, ta autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado??. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares'*, 3.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a 3.11. su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos'*, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 3.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
Te Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 282-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2015-00278-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Le Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hernán ero.Zambrano Hugo Ral AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, ' Lo Cecilia Lisa Ayllón Quinteros >—Gustav Li PRESIDENTA SECRETARIO > Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.