A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 205-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2008-00194-00 Referencia: Signo involucrado ENOXPAR (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1772 del 6 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales b) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00194-00; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: AVENTIS PHARMA S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Proceso 205-IP-2016 Tercero Interesado: LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES AVENTIS PHARMA S.A. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, pretendiendo que se declare la nulidad de las Resoluciones 16300, 34763 y 45011 emitidas por la SIC, en las cuales se concedió a Laboratorios Chalver de Colombia S.A. el registro como marca del signo ENOXPAR (denominativo) para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la normativa andina permite que se puedan registrar marcas evocativas que incluyan silabas de una expresión genérica, como lo sería la expresión ENOXAPARINE, negando la afirmación de AVENTIS PHARMA S.A. de una supuesta genericidad y falta de distintividad del signo ENOXPAR.
AVENTIS PHARMA S.A. manifestó que la marca ENOXPAR es un signo genérico, el cual carece de la distintividad necesaria que le permita diferenciar los productos que identifican de otros en el mercado, resaltó que, al haber concedido el registro, se incurrió en una violación a las normas marcarias. La SIC, sostuvo que las Resoluciones emitidas se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior, ya que la marca concedida no estaría reproduciendo la expresión genérica ENOXPARINE, por el contrario, ésta presenta elementos ortográficos que le permiten diferenciarse claramente de aquel, teniendo una sonoridad y distintividad suficiente.
Laboratorios Chalver de Colombia S.A. (tercero interesado) señaló que la solicitud del registro como marca del signo ENOXPAR (denominativo) no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad por genericidad, por ende, los actos administrativos en virtud de los cuales fue concedido su registro se ajustan a derecho. Resaltó la diferencia gramatical que existe entre las expresiones ENOXAPARINA y ENOXPAR, que no son vocablos iguales, toda vez que la marca demandada no consiste exclusivamente en el término que identifica el compuesto.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 135, literales b) y f) de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o vetenmario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: o na 1.1. 1.2 13 1.4 Proceso 205-1P-2016 Andina, el cual se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. Los signos genéricos. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el Tribunal considera pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad”. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.? La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. (..) b) carezcan de distintividad; (--) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. ES 1.5 1.6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 205-1P-2016 Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab inítio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.
La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.'5 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.
Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza. Los signos genéricos En el proceso interno, la demandante señala que el signo ENOXPAR está compuesto por términos genéricos que individualmente, por regla general, no se pueden reivindicar de forma exclusiva por una persona.
Conforme lo han referido las partes en conflicto, en el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se ha establecido que no podrán registrarse como marcas los signos que sean el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate. En el antes aludido literal se prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no se impide que éstas conformen un signo compuesto.
Las denominaciones genéricas determinan el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearia una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
Las expresiones genéricas, pueden identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando esas mismas denominaciones. Vg. Si para identificar el producto genérico casa, se pregunta ¿qué es? La respuesta será casa. En ese sentido, la expresión casa carece de distintividad para identificar o distinguir una casa de otra dentro productos de la misma clase, pudiéndose afirmar entonces que el término casa es genérico y no podrá registrase solo como marca.
Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.6. 2.7. Proceso 205-IP-2016 En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.
Se deberá determinar si el signo ENOXPAR (nominativa) es genérico en relación con los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar signos que posean términos genéricos en su conformación, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2008-00194-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllóñ Quinteros | wi uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Proceso 205-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Il es ( Cecilia Ldisa Ayllóf Quinteros = 4S ar PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.