(EN (sa) AUS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 212-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00310 Referencia: Signo involucrado "RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO” (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1794 de 6 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 10 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Literales b) y f) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00310; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA Proceso 212-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES La CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA solicitó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se declare la nulidad de la Resolución 30697 de 2012 emitida por la SIC, por la cual concedió el registro como marca del signo RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO (mixto), que distingue servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA.

La CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA señaló que el proyecto denominado “RUTA DEL CAFÉ” constituye una obra literaria, debido a que en julio de 2009 ganó un concurso organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar pequeñas y medianas empresas en América Latina. Por lo tanto, la marca mixta RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO incurre en una violación de Derecho de Autor.

De igual manera, alegó ser titular del nombre comercial “RUTA DEL CAFE” el mismo que ha venido siendo usado antes del registro marcario cuestionado. La SIC indicó que se procedió al registro de la marca RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO para servicios protegidos en la Clase 35, en razón a que el signo no es susceptible de confusión con el título de la obra presuntamente realizada por el demandante, ya que no crea riesgo de confusión alguno en el mercado.

La CORPORACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DE TURISMO CAPÍTULO EJE CAFETERO RISARALDA (tercero interesado) manifestó que el demandante no se opuso a la concesión del registro de la marca RUTA DEL CAFÉ AROMA DE UN PUEBLO; además no ha demostrado en vía gubernativa ni en el proceso contencioso administrativo un real, sostenido y relevante uso de la expresión RUTA DEL CAFÉ como nombre comercial.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b) y f) del Artículo 136* de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial. trabajos de oficina, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Pe p m N > 1.1.

Proceso 212-1P-2016 De oficio se interpretarán, los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la Decisión 486% de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración a que en la controversia se discute la figura del nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. Irregistrabilidad de una marca por confusión con un derecho de autor.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. La sociedad demandante afirma que es titular del nombre comercial RUTA DEL CAFÉ por lo que la marca solicitada habría sido concedida en violación del Literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, debido a lo cual se analizará este tema.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un nesgo de confusión o de asociación. (..) f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

(). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constitur nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191 3 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Proceso 212-1P-2016 El Literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.$ El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes$: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercia! puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009. 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 212-1P-2016 al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el Articulo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.? Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.2 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998 1.11 Proceso 212-1P-2016 Pais Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales O comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. 1.14.

Dentro del proceso interno, se deberá verificar que el nombre comercial RUTA DEL CAFÉ, fue utilizado de manera real, sustancial y constante de acuerdo a lo determinado en la presente Interpretación Prejudicial. Protección en relación con signos idénticos y similares 4.15.El Artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación.*% 1.16.Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro 10 Revisar Proceso 168-1P-2012.

Proceso 212-1P-2016 pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, tal y como se plasmó en el acápite anterior”!. 1.17. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro??. Irregistrabilidad de una marca por confusión con un derecho de autor Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

El literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 expresa lo siguiente: “Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ) 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste ( )”.

De una interpretación del literal f) del artículo 136, encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial; y, (ii) que consistan en un signo que infrinja el derecho de autor de un tercero. Es menester advertir que sólo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la caracteristica de “originalidad” que ha de tener, desde que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante ya que en el caso de que se solicite la protección de esta clase de obras, no procederá aquella protección*3, Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que éste sea capaz de crear riesgo de ” 1 1 tbidem, tbidem. Proceso 140-1P-2015 Proceso 212-1P-2016 confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que distingue, ya que, si éste no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir riesgo de confusión con cualquier clase de productos oO servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad**. 2.6. Para que sea aplicable la causal antes citada, deberá comprobarse que el derecho de autor se encuentra siendo infringido y vulnerado, creando por tanto la marca solicitada confusión respecto del derecho de autor protegido.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00310-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros ms uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO ó see Hernán A0mero Zambrano > Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO MAGISTRADO 2 bidem.

Proceso 212-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ar" + Cecilia Luisa Ayllón Quinteros tao! arcia-Brito PRESIDENTA SECRETARI Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.