TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 213-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-0543 Referencia: Signo involucrado NUEVO SERVICIO BÁSICO (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0505-TDCA-GF de 8 de abril de 2016, recibido físicamente el 10 de mayo de 2016, mediante el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136 y 194 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-0543; y, El Auto del 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: TEVECABLE S.A. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Proceso 213-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES TEVECABLE S.A. interpuso Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.1 de Quito de la República del Ecuador, pretendiendo la nulidad de la Resolución innumerada emitida por el IEPI, que negó de oficio el registro como marca del signo NUEVO SERVICIO BÁSICO (denominativo), el cual pretende distinguir servicios de la Clase 38' de la Clasificación Internacional de Niza, al considerar que el signo es de carácter genérico y descriptivo.

TEVECABLE S.A. manifestó que el signo NUEVO SERVICIO BÁSICO (denominativo), es suficientemente distintivo y capaz de singularizar productos y servicios en el mercado, por tanto, bajo ningún concepto se lo puede catalogar como un signo descriptivo, peor aún genérico. El IEPI, se ratificó en la legalidad y validez del acto administrativo contenido en la Resolución innumerada.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136 y 194 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 135 Literales b), e) y f) ?, puesto que en el proceso se discute la supuesta falta de distintividad del signo por ser genérico y descriptivo.

No procede la interpretación del Artículo 194 de la Decisión 486, por no ser parte de la controversia la presunta vulneración de un nombre comercial. De igual forma, no procede la interpretación del Artículo 136 de la Decisión 486, por no estar en controversia la presunta vulneración al derecho de un tercero (prohibición relativa). TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.

Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Clase 38: Telecomunicaciones Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ); b) carezcan de distintividad; ( ) 8) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, ta cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 1) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto a servicio de que se trate;

( ). 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Proceso 213-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo NUEVO SERVICIO BÁSICO (denominativo), toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad".

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.3 La distintividad tiene un doble aspecto:* a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.5 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 1.6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 213-1P-2016 El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común Dentro del presente proceso se discute si la expresión NUEVO SERVICIO BÁSICO constituye una expresión descriptiva y genérica de los servicios que pretende identificar en la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

En consecuencia, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.

El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(a Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.6 Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 213-1P-2016 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) Í) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (.)" Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate.? La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizario en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.8 Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.2 Se deberá determinar si el signo NUEVO SERVICIO BÁSICO está conformado por elementos descriptivos y/o genéricos en relación a los servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta la visión de conjunto que debe primar al analizar este tipo de signos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-0543, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 7 tbidem. ibídem.

Ibidem. Proceso 213-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y.l mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán ero Lo Ñ Hugo Ramiro Gómez Apac je] MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | m_A Y7, y < Cecilia Lliga A Mi Cintra Ar PRESIDENTA SECRETARIO. | Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.