(AÑ (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 254-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-11763 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 4982-S-TDCA-No.1 del 24 de mayo de 2016, recibido fisicamente el 30 del mismo mes y año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-11763; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: PFIZER CIA. LTDA. Demandado: COMPAÑÍA GRUFALQUIMICAS (TECNOQUIMICA y/o TECNOQUIÍMICAS S.A.) B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES PFIZER CIA. LTDA presentó Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, en contra de TECNOQUIMICA y/o Proceso 254-IP-2016 TECNOQUIÍMICAS S.A., cuya representante en el país es la Compañía GRUFALQUIMICAS, por actos de competencia desleal por el uso y aprovechamiento indebido de su marca VIAGRA, que distingue productos de la Clase 5? de la Clasificación Internacional de Niza.
PFIZER CIA. LTDA manifestó que se ha detectado la presencia ilegal en el mercado farmacéutico de los medicamentos “SILDENAFIL MK” y "ERILIN”, los cuales carecen de registro sanitario; pero el antecedente sustancial de esta demanda, es que ambos reproducen casi en su integridad las características del empaque interior, color y forma del producto identificado con la marca VIAGRA, por lo que se evidencia el ánimo de lograr una asociación imperceptible por parte de los consumidores del VIAGRA, quienes fácilmente podrían confundirse al comprar estos productos entendiendo erróneamente que lo que adquieren es VIAGRA.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes, con una limitación respecto al Artículo 259, del cual se interpretará únicamente el Literal a) por ser parte de la controversia.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Clase 5: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales: desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Titulo. ** 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Proceso 254-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
El Artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por quien tenga legítimo interés y sea afectado de forma directa por un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser afectado por la producción o la probabilidad de un daño o perjuicio en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial legítimamente concedido.
El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del país miembro, lo cual deberá observarse claramente el procedimiento y competencia de cada autoridad competente. Una acción por competencia desleal suele presentarse como pretensión subsidiaria de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial al existir la probabilidad de que la infracción pueda también constituirse en un acto de competencia desleal; sin embargo, no podrán tener el mismo tratamiento puesto que en el caso de la acción por infracción existe un acto típico y debidamente sancionado por la norma de los países miembros; mientras que, la acción por competencia desleal busca reprimir actos deshonestos y de mala fe realizados en situación de rivalidad por un competidor desleal.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el Artículo 268 dispone que, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal!. 3 4 Ibidem. tbidem. 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Proceso 254-1P-2016 El Artículo 269 dispone, por su parte, que, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal$.
Por lo antes expuesto, en el caso en análisis deberá verificarse si en efecto la demandada incurrió en los actos desleales acusados si estos no han prescrito y se hayan observado las normas del debido proceso. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena PFIZER CIA. LTDA., afirma que los actos realizados por parte de la compañía GRUFALQUIMICAS constituyen actos de competencia desleal, por el uso no autorizado del empaque de su marca VIAGRA.
El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.! En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con ta buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.*? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “ ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el ibidem.
Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. tbidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45 2.7 2.8 2.9 Proceso 254-1P-2016 comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”? Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:* a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Queelacto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.*! Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 2.10 Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:?? a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar GACHARNÁ, María Consuelo.
La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. tbidem. 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Proceso 254-1P-2016 diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.** Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.*4 A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado.
La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrian constituir la imagen de una empresa.1$ Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logistica.
Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 1 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.
Ibidem. tbidem. Ibidem. Proceso 254-1IP-2016 2.16 En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.17 2.17 Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-11763, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y! yaya - Cecilia Ple MAGISTRADA | Vergara Quintero MAGISTRADO Yu Hernán Romero Zambrano » Hugo Ramiro Gómez Apac 'AGISTRADO MAGISTRADO Ly Ibidem Proceso 254-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros —Gustavd | arcia/Brito PRESIDENTA SECRETARÍO Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.