IS TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 44-IP-2017 Interpretación Prejudicial Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2015-197533 Signos involucrados GLOBAL MEDICAL ADVANCE / GLOBAL MEDICAL ADVANCED Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1003-056 de 9 de febrero de 2017, recibido el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-197533; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

Proceso 44-1P-2017 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: GLOBAL MEDICAL ADVANCE S.A.S Demandado: GABRIEL ALBERTO TREJOS SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El proceso interno hace referencia a una demanda por presuntos actos de competencia desleal planteada ante el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, presentada por GLOBAL MEDICAL ADVANCE S.A.S. en contra del señor GABRIEL ALBERTO TREJOS, por el uso del signo denominado GLOBAL MEDICAL ADVANCED, para servicios de medicina estética, cirugía plástica y reconstructiva, el cual se confundiría con el nombre comercial GLOBAL MEDICAL ADVANCE de propiedad de la actora, ya que identifica en el mercado los mismos servicios que el presunto signo infractor.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La entidad consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 191 y 192 de la Decisión 4861 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de las normas solicitadas. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección. Preguntas del consultante.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” Y Ol e E. 1. 4.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 44-1P-2017 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El nombre comercial. Características y su protección En el presente caso, el consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los artículos 191 y 192 de la Decisión 486, en tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. El literal b) del Artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial.? El Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “..cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.

No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

Caracteristicas del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes”: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y 2 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013, p. 10.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 96-IP-2009 del 12 de noviembre de 2009, 3 1.6. 1.7. 1.8. Proceso 44-1P-2017 un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sín el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.* Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registra”5 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 45-IP-98, publicada en la Gaceta Oficial N? 581 del 12 de julio de 2000.

Ibidem. Proceso 44-1P-2017 alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.* 1.10.La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su 1.11 uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada país miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros..

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales oO comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 1.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 1.13.Por lo antes expuesto, quien alegue el uso de un nombre comercial, deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a terceros que usen signos similares o idénticos al suyo para lo cual habrá que tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

Preguntas del consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 3-1P-98. SO E Proceso 44-1P-2017 contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. a) En los términos del Artículo 191 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué elementos de juicio se pueden tener en cuenta para determinar el “primer uso” sobre un nombre comercial? La normativa comunitaria dispone que el nombre comercial nace con su primer uso, sin embargo, no fija los lineamientos para determinar el primer uso, por lo que, en aplicación del principio de complemento indispensable, las pruebas del uso del nombre comercial deberán sujetarse a lo que disponga la legislación nacional. b) Aparte de las herramientas de interpretación para determinar el alcance de la protección de un nombre comercial, consagradas en el inciso segundo del Artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, ¿qué otras se pueden tener en cuenta para determinar su grado de protección? Entre otras acciones, el nombre comercial se protege además en contra de actos de competencia desleal, los enunciados en el Artículo 259 literales a) y b) de la Decisión 486, cuando se dispone que: “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, ( )” Por lo tanto, el titular de un nombre comercial que considere que se realizan en el mercado actos de confusión o descredito, puede iniciar una acción de competencia desleal en contra del presunto infractor.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2015-197533, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Proceso 44-1P-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Ñ i Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis R ae! Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

A Ñ J Y | mo Cecilia Lúisa AyItón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.