TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 600-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2009-00181-00 Referencia: Marcas involucradas: VIMAC CAR (mixta) vs MAC (mixta) y MAC S.A. (nombre comercial) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 5202 de 28 de noviembre del 2016, recibido el 1 de diciembre de 2016 vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00181-00.
El Auto del 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: MAC S.A. Proceso 600-1P-2016 Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: INTEC BCS LTDA Hechos Relevantes 1.1. El 27 de diciembre de 2006 INTEC BCS LTDA (en adelante, INTEC) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo como marca VIMAC CAR? (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 9? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, “la Clasificación Internacional de Niza”).
VIMAC CAR 1.2. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad industrial 573 del 28 de febrero de 2007. 1.3. MAC S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro del signo VIMAC CAR en base de sus signos previamente registrados: Signo Clase Gráfica Certificado Productos o actividades — Mac (mixta) 9 70254 Electricidad, maquinaria, artefactos, aparatos y accesorios eléctricos para producir fuerza, calor y luz; telegrafía inalámbrica, radiografía, radiotelefonía y 1 2 Expediente No, 06 129400.
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores, computadores; sistemas aplicativos de software, programas de utilidad, programas de software para desarrollo, programas de computador para operación de periféricos.
Proceso 600-1P-2016 radiotelegrafía y especialmente acumuladores jo baterias. (artículos comprendidos en la clase 20 del decreto 1707 de 1931, reclasificado mediante resolución 3772 del 26 de septiembre de 1980 para la clase 09 del decreto 755 de 1972). Mac (mixta) 9 _ 235096 Dispositivos de protección | odds personal contra los A > accidentes, acometidas de líneas eléctricas, acoplamientos eléctricos, acumuladores eléctricos, aparatos para la recarga de acumuladores eléctricos, baterías, — baterías para vehículos, instrumentos de alarma, alarmas contra el robo, amplificadores, anillos de calibrar, extintores, baterías de anodos, aparatos de soldadura eléctrica, armarios de distribución de electricidad, básculas aparatos de pesar, baterias de encendido, bobinas eléctricas y sus soportes, autorreguladoras de combustible, auto- reguladoras de gasolina, bomes y bornes de presión, cables eléctricos, cajas de electricidad en todos sus niveles, circuitos integrados, circuitos impresos, hilos de cobre aislados, colectores electrónicos, cuadros de distribución de electricidad, aparatos de dosificación, pilas eléctricas, electrodos para soldadura, enchufes, dispositivos para equilibrar, fusibles, distribuidores de gasolina para estaciones de servicio, gasómetros, C guantes para la protección de accidentes, hilos eléctricos, alarmas de incendio, bombas de incendio; mangueras de incendio, señales luminosas, interruptores, linternas, tubos 3 Proceso 600-1P-2016 luminosos, alarmas automáticas de perdida de presión de las llantas, aparatos de medida de precisión, medidores, aparatos para medirlas distancias, pemos de calibrar, tapones indicadores de presión para válvulas, refractores, reguladores de voltaje para vehículos, respirado- res para filtrar el aire, triángulos de señalización para vehiculos averiados, señalización luminosa (a) mecánica, registradores kilométricos para vehículos, voltimetros.
Mac 2 doble 9 171778 No se dispone de tos | poder (mixta) productos en la página web de la SIC, Mac energía E Denominativa 331885 Baterías para uso automotor. más allá del limite (denominativa) Mac (mixta) 9 147804 Papel y artículos de papel (productos categorizados según la Clasificación del año 1986) Mac Power Pac | 9 197299 Baterías y acumuladores (mixta) eléctricos y sus partes.
Mac Power 9 293296 Baterías para uso automotor. Pack (las demás expresiones son explicativas) mixta Mac doble Nombre 12285 Empresarios y comerciantes poder Comercial dedicados a la fabricación, (denominativo) ensamble, compra en el mercado nacional yo internacional, importación, distribución, venta, 4 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2.
Proceso 600-1P-2016 distribución de partes y componentes o conjuntos completos de pilas y baterias eléctricas, prestación de servicios de reparación y mantenimiento de pilas y baterias eléctricas, repuestos de sistemas eléctricos. Actividades comprendidas en las Clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 22 de agosto de 2008, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 29962 declaró infundada la oposición presentada por MAC S.A., y concedió el registro de VIMAC CAR a favor de INTEC.
Dentro del término legal?, MAC S.A presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 29962. El 30 de septiembre de 2008, el Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución 37645 al resolver el recurso de reposición, la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 29962. El 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado de Propiedad Intelectual mediante Resolución 42812 al resolver el recurso de apelación, la SIC confirmó la Resolución 29962.
El 9 marzo de 2009 MAC S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de que se declare la nulidad de las resoluciones 29962, 37645 y 42812. El 18 de octubre de 2016, mediante providencia la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la Interpretación Prejudicial correspondiente.
Argumentos de la demanda presentada por parte de MAC S.A. El signo solicitado incluye en su composición la marca MAC. La palabra que aporta distintividad es VIMAC, ya que el término CAR está registrado a nombre de distintos titulares para identificar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de los recursos. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1. 4.2.
Proceso 600-1P-2016 El consumidor asociará el signo VIMAC con las marcas de la empresa MAC S.A. El signo VIMAC CAR es similar al nombre comercial MAC S.A., el cual se encuentra directamente relacionado con productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca MAC es líder en el campo de fabricación y distribución de baterías, siendo la marca con la mayor participación en el mercado, lo cual le otorga la calidad de notoria.
Argumentos de la contestación de la demanda de la SIC El signo solicitado VICMAC CAR (mixto) no posee semejanza alguna con las marcas opositoras. Los signos en conflicto comparten la sílaba “MAC”, sin embargo, la estructura lingilística y ortográfica del signo solicitado es más extensa, es decir, está compuesta por dos palabras VICMAC CAR, donde la segunda palabra le otorga suficiente distintividad con los signos opositores y permite que coexistan en el mercado, El signo solicitado posee un diseño de un círculo de mayor tamaño y en su interior se observa un camión, un satélite y otras figuras, y fuera de éste en su parte inferior se encuentran las palabras VWICMAC CAR, elementos que permiten al consumidor recordarlas y diferenciarlas en el mercado, otorgándoles suficiente distintividad.
Respecto a la supuesta confusión con el nombre comercial MAC S.A., no existe identidad o semejanza respecto del signo solicitado VICMAC CAR, por lo que pueden coexistir en el mercado. El signo solicitado VICMAC CAR no reproduce las marcas previamente registradas por MAC S.A. Argumentos de la contestación de la demanda presentada por INTEC Oposición de las pretensiones de la demanda ya que la SIC justificó de manera adecuada la Resolución 29962 por medio de la cual rechazó la oposición y concedió el registro del signo VICMAC CAR.
El signo solicitado no presenta semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, ni son idénticas, por lo que no hace falta analizar la conexión competitiva entre productos y servicios. 4.3. 4.4. Proceso 600-1P-2016 Respecto a la notoriedad alegada por la actora, al haber considerado la autoridad que no existen semejanzas, no existe confusión, por lo tanto, el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.
Entre el signo solicitado y el nombre comercial MAC S.A. la autoridad determinó que no existen semejanzas que puedan inducir a error al público consumidor. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a), b) y h), 224, 225 y 226 de la Decisión 4864 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
“Artículo 136.- No podrán registrarse coma marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(---) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio el signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario,” ( ) “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. * “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desteal del País Miembro.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o translileración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, sí tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, Proceso 600-iP-2016 la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación solicitada por ser materia controvertida, excepto del Artículo 226 al no tratarse el caso en análisis de infracción. De oficio5 se interpretarán los artículos 135 literal g) para analizar las palabras de uso común, 190, 191 y 192 para analizar la figura del nombre c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals;” “Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil, Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir, ” “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier lercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” ( ) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
() el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; -_ Sus.» 1.1. Proceso 600-1P-2016 comercial y su protección y los artículos 228, 229 y 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la notoriedad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto, riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. El nombre comercial, su protección y su prueba. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. Las palabras de uso común en la conformación de las marcas. La marca débil. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud figurativa o gráfica, ortográfica, fonética y conceptual o ideológica. Riesgo de confusión directo, indirecto, riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso intemo, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado VIMAC CAR (mixto), y las marcas registradas a favor de MAC S.A., sobre la base de las cuales se presentó oposición y posterior acción de nulidad. h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en delerminado terrilorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; $) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, 6) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para delerminar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del lipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 600-1P-2016 En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(.J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor$, a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 325-1P- 2015, pp. 9-10. 10 1.5. b) d) Proceso 600-1P-2016 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados?. Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvial, Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan?.
Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante?, Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:!! a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-1P-2015, p. 6.
Ibidem. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12, Ibidem. Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-1P-2015, p. 8. 11 A, É 1.6. d) Proceso 600-1P-2016 El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) b) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.*2 Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuanta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.?3 12 a Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 12 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 600-1P-2016 En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria!?, Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles*5, Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento, Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor?”.
Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguirt8. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.
En cambio, 15 16 7 1 Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-1P-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00. Véase, en ese sentido, la interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI c/ Shaker, asunto C-334/05 P. apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT c/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-1P-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla c/ OHM! — Brauerei Schlósser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en ta Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone c/ EUIPO — Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.
Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso “Mars”, asunto C-470/93, apartado 24; citada en ta Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics c/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas c/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de “medicamento”, en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: “El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas”.
Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-1P-2015. En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-1P-2014 de 15 de julio de 2015. 13 Proceso 600-IP-2016 de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrablest?, 1.10.
De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. El nombre comercial, su protección y su prueba En el presente caso, MAC S.A. alega la confundibilidad del signo solicitado VIMAC CAR (mixto) con el nombre comercial MAC DOBLE PODER (denominativo), registrado a su favor.
En tal virtud, el Tribunal estima necesario referirse al presente tema. El Artículo 136 de la Decisión 486 dispone que: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
No se podrá, por lo tanto, conceder el registro de un signo como marca, cuando exista un nombre comercial protegido que pudiere ocasionar confusión o asociación en el mercado. Por su parte el Artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “ cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.” El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado.
No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-1P-2015, ya citado. 14 2.6. 2.7. 2.8.
Proceso 600-1P-2016 agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Caracteristicas del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes?0: e El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. e Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. e El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. e El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.
Protección del nombre comercial Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.
De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales.
Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido.?* 20 21 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 96-1P-2009, publicada en la G.O.A.C. N* 1796 del 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta). Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-1P-98. 15 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13, Proceso 600-1P-2016 Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso real, sustancial y constante del nombre comercial.
Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores.22 Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide corno tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).
Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.23 Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ).
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.24 La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro.
Sin embargo, entre los criterios a 23 24 Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N* 581, del 12 de julio de 2000. Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 3-1P-98. 16 2.14. 2.15. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 600-1P-2016 tomarse en cuenta para demostrar el uso real, sustancial y constante en el mercado del nombre comercia! son las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad, y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales oO comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
En el caso concreto, se debe verificar si la el nombre comercial MAC DOBLE PODER (denominativo), ha sido efectivamente usado en el comercio con anterioridad a la solicitud de registro del signo VIMAC CAR (mixto). Comparación entre signos mixtos De acuerdo con lo alegado por MAC S.A., existiría confusión entre el signo solicitado VIMAC CAR (mixto) y las marcas registradas MAC (mixta).
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.25 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras 25 A FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.
Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 17 3.5. 3.6. Proceso 600-1P-2016 características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.? En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.?? Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:?5 a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: (1) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que puedan salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?2.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. 26 27 28 29 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. Ibidem.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, 18 b) Proceso 600-IP-2016 Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.30 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto, (iii) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos: (1) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es, Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero.
Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos moríemas: persona, primera y número, plural. 19 3.7. Proceso 600-1P-2016 respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.
(iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe. (v) Entre los dos elementos del signo gráfico figurativo, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. (vi) Siel signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. 3! c) Sial realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.32 Como el elemento denominativo de los signos en conflicto es compuesto, es decir, está integrado por dos o más palabras”, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:** Ki 3 De modo referencial, ver Proceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015, p. 10.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-IP-2015 del 13 de junio de 2016, Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 20 | PS 3.8. 4.2.
Proceso 600-IP-2016 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VICMAC CAR (mixto) y el nombre comercial de MAC DOBLE PODER (denominativo), es necesario que se verifique la comparación entre ambos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del 21 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 600-1P-2016 consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.35 En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos previamente enunciadas.
Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc. De hecho, no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significado o concepto, con o sin el acompañamiento de un gráfico, 36 Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras, al momento de realizar el análisis se deberá remitir a las reglas contenidas en el numeral 3.7. de las páginas 20 y 21 de la presente Interpretación Prejudicial.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar que se ha realizado el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo VIMAC CAR (mixto) y el nombre comercial MAC DOBLE PODER (denominativo). Para su análisis, se deberá tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá 35 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 22 5.1. 5.2. 5.3. 5.4, Proceso 600-1P-2016 establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado reproduce visual, fonética y conceptualmente la marca notoria MAC, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XI!, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 5.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 5.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 23 5.5. Proceso 600-1P-2016 5.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.28 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación, 37 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro paises miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. 24 5.6. Proceso 600-1P-2016 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.39 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 5.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 5.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 5.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 39 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 25 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 600-1P-2016 5.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; 26 Proceso 600-1P-2016 e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
Del grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia O licencia del signo en determinado territorio; o, i) laexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
Í) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 5.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 5.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular, 5.12. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MAC de propiedad de MAC S.A. era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de la marca VIMAC CAR, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro 40 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 27 6.1. 6.2. 6.3. 6.4, 6.5.
Proceso 600-1P-2016 configura alguno de los riesgos determinados en la presente Interpretación Prejudicial. Las palabras de uso común en la conformación de las marcas. La marca débil En el presente caso, la demandante manifestó que la denominación CAR es un componente de uso común que está contenida en varios registros a nombre de diferentes titulares para la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que adolece de una evidente debilidad, por lo que se analizará este tema.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. Si bien se prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo marcario*!. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas descarta que palabras de uso común que pertenecen 41 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. 28 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. Proceso 600-1P-2016 al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. La marca débil: Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva“, Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante, su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”.4 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la 42 43 44 Proceso 30-1P-2013.
BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo ll, 1984, pp. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192. 29 Proceso 600-1P-2016 Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00181-00, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, L Cecilia Luisa AyHóñ Quinteros MAGISTRADA - Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. mM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros - PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 30