| TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA | Quito) 1 de diciembre de 2017 Procio: 261-1P-2016 Asunjo: Interpretación Prejudicial Conskitante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N? 1 de la República del Ecuador Expebliente interno del Chnsultante: 17811-2013-3307 Referencia: Signos involucrados INCREDEX (denominativo)/ INSUDEX (denominativo) Maglg$trado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano visTOS El Oficio 5007-TDCA-DQ-BL de 24 de mayo de 2016, recibido físicamente el 30 del mismo mes y año, mediante la cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Admihistrativo N” 1 de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejubicial de los Artículos 135, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comipión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811- 2013/3307, y, El Aúto del 9 de marzo del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámile la presente Interpretación Prejudicial.

A. [ANTECEDENTES [Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAÑÍA INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. ¡Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD | INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Proceso 261-IP-2016 PROCURADOR (GENERAL DEL ESTADO MINISTRO. DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIÓN Y PESCA COMPAÑÍA ANÓNIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS LIFE B. [SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES INTERPHARM DEL ECUADOR S.A., presentó Recurso Subjetivo o de [Plena Jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso ¡Administrativo N* 1 de la República del Ecuador, impugnando la [Providencia 0946998 emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador, en la cual se denegó el registro como marca del [signo INCREDEX (denominativo), que pretende distinguir productos [comprendidos en la Clase 5* de la Clasificación Internacional de Niza, al [Considerar que se asemeja a la marca previamente registrada INSUDEX ¡(denominativa), que distingue productos comprendidos en la Clase 5* de lla Clasificación Internacional de Niza cuyo titular es la Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE.

INTERPHARM DEL ECUADOR S.A. manifestó que, entre las marcas en conflicto no existe semejanza gráfico visual ni fonético auditiva que cause riesgo de confusión ante el consumidor, además resaltó el hecho de que llos productos son suministrados por especialistas previa presentación de luna receta médica. El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador (nueva designación del Ministerio de industrias, Comercio, Integración y Pesca de la República del Ecuador), indicó que la Resolución guarda conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad y fue plenamente legal y válida.

La Compañía Anónima Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos LIFE (tercero interesado), sostuvo que los productos [farmacéuticos se venden sin receta médica, por la irresponsabilidad de quienes to solicitan o por quienes lo venden sin cumplir con la ética comercial, hechos que pueden ocasionar confusión al público consumidor, ya que si se registran dos marcas muy semejantes, sin lugar a duda causaría un perjuicio económico a la compañía titular de la marca previamente registrada, la cual ha ganado prestigio a nivel investigativo y permacóuco dentro y fuera del territorio ecuatoriano. ! De la revisión del proceso intemo remitido al Tribunal, na se puede constatar el detalle de los productos se tende proteger en la Clase 5.

¡De la revisión del proceso intemo remitido al Tribunal, no se puede constatar el detalle de los productos se ¡pretende proteger en la Clase 5. 2 ==," Proceso 261-1P-2016 Cc. mm A SER INTERPRETADAS 35, 136, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad ndina, de los cuales procede únicamente la interpretación del Literal a) el Artículo 136 de la Decisión 486* por ser parte de la controversia las | Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicia! de los Artículos upuestas semejanzas entre los signos INCREDEX / INSUDEX. o se interpreta el Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Somunidad Andina por no estar en controversia la distintividad intrínseca el signo solicitado a registro, de la misma manera no procede la interpretación de los Artículos 224 y 228 de la Decisión aludida por no star en controversia la notoriedad de los signos. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión irecto, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el otejo de signos distintivos. 2. omparación entre signos denominativos. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. rregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de onfusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, onética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para ealizar el cotejo de signos distintivos 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado NCREDEX (denominativo) es confundible o no con la marca INSUDEX denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la ecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán ria como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por up tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos 0 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )” ? sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina rtículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara bidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1) sean idénticos o se asemejen, a una marta anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 1.2. 1.3.

Proceso 261-IP-2016 omo se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que ea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad or un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. os signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar esgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el úblico consumidor.* DAA A DAD": ) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adqulrirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, 'eniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el múmero de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 'er interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466- ¡P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem. 1.4. Proceso 261-iP-2016 gualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá bbservar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:* La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación: Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios”: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume | normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles B) ideológica. b) en momentos diferentes. E) a) p | competente. A Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. Proceso 261-1P-2016 estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción | técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, bara de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Í 1.6. pin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad Únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, ues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean ecesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión Fespecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes proves 2. Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo NCREDEX (denominativo) y la marca INSUDEX (denominativa), es pocesaño que se comparen teniendo en cuenta que están conformados Únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.* 2.2 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que Integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la haturaleza, cualidades y funciones del LN que va a identificar. Estos [Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. 6 6 2.3 Proceso 261-1P-2016 elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor pr idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el ercado.? / En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:!” ) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener ' en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una: función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a. entender cómo el signo es percibido en el mercado. 1] b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo ' lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y i morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia: dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las | derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario''. Como ejemplo tememos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. y | j ! | ¡ Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de ex; presar un ' significado y que unido a un lexema modifica su definición.*? | Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. É l ' ': o Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. | i | | | |. Íividem. Ibidem. ÍAEAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "texema”: Unidad mínima con ignificado léxico que no presenta mortemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de [ellos Por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. ÍREAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aistable len análisis morfológico.

La palabra mujeres tiene dos mortemas: mujer y — es, [Por oposición a lexema, morlerna gramatical; p. ej., de, no, h, el, ar, -s, -8ro. Unidad mínima de significado. La ferminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primora y número, plural. 7 Proceso 261-1P-2016 C) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,: pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 0) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se; encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. €) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho Ímás minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.5. En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad Completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. 2.6.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá Verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INCREDEX (denominativo) y la marca INSUDEX (denominativa). En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribupal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-3307, la que debejá adoptarla al emitir el correspondiente tallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se 'firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilla Luísa AyItón Quinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Proceso 261-1P-2016 ) | ' Hugo MAGISTR De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. | A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros | PRESIDENTA | Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicia! a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |