TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 4 de septiembre de 2017 Proceso: 100-1P-2016 Asunto: interpretación Prejudicial Constltante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2011-00071 Referencia: Marcas mixtas involucradas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M. Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0576 de 18 de febrero del 2016, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 19 de los mismos mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la| Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b), 136 Literal a), 150 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2011-00071; y, El Auto del 26 de agosto del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A. ¡ANTECEDENTES 1. [Partes en el Proceso Interno: [Demandante: CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. ¡[Demandada: SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPULBICA DE COLOMBIA Tercero interesado: LEONISA S.A, 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 100-1P-2016 Hechos Relevantes El 29 de octubre del 2009, mediante Certificado N” 390.982, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en “adelante, la SIC) de la República de Colombia concedió a favor de la sociedad CREACIONES ESTAMBOOL 6$.A.S. el registro como marca del signo PIJAMAS T.Q.M (mixto) para proteger productos de la Clase 251 de la Clasificación Internacional de Niza, el ¡cual tiene vigencia hasta el 29 de ¡pctubre de 2019.
El 2 de junio del 2010, LEONISA S.A. solicitó a la Dirección de Signos Distintivos de la SIC el registro? como marca del signo T.Q.M BY LEONISA ((mixto) para identificar productos de la Clase 253 del Arreglo de Niza relativo la la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). by Leonisa El 19 de agosto del 2010, se publicó la solicitud de registro del signo T.Q.M BY LEONISA (mixto) en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 619 con húmero de publicación 492, sin que se hayan presentado oposiciones.
El 16 de noviembre del 2010, mediante Resolución N* 62753 la Directora e Signos Distintivos de la SIC concedió a favor de LEONISA S.A. el egistro como marca del signo T.Q.M BY LEONISA (mixta) asignándole el Certificado de Registro N” 414.061 para proteger productos de la Clase 25 ye la Clasificación Internacional de Niza. El 13 de febrero del 2011, CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento de! Derecho contra la Resolución N? 2753 de 16 de noviembre del 2010., Qase 25: vestidos, calzados, sombrerería. Expediente Administrativo 10 066.490.
Olase 25: ropa, sombrerería y calzado. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 100-1P-2016 El 14 de diciembre de 2011, LEONISA S.A. en calidad de tercero interesado tontestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. El 30 de enero del 2012, la SIC contestó la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. Mediante Auto de 30 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Ándina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad y Restablecimiento dlel Derecho presentada por CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. Y( ) Se violaron normas comunitarias, debido a que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al conceder a la sociedad LEONISA S.A. el registro de la marca "T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) Clase 25 Internacional, por no hacer el examen que le obliga la Ley, 'ho se tuvo en cuenta que la misma carecía de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta que existía una marca anterior con mejor derecho, que lle hacía perder su distintividad, denominada PIJAMAS T.Q.M”.
NW ) es importante anotar que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, debió hacer el examen de fondo ¡de la marca solicitada que exige la ley cuando no se presenta demanda de 'bposición por parte de terceros a la misma, lo cual no hizo, ya que de haber hecho lo anterior, hubiera dado como resultado que se hubiera negado la marca T.Q.M BY LEONISA (mixta) clase 25 a la sociedad LEONISA S.A.”. v( ) la confundabilidad que se presenta entre las marcas comparadas lHenominadas “T.Q.M BY LEONISA” (Mixta) clase 25 y “PIJAMAS TQM” (Mixta) clase 25, es evidente debido a que dada la estructura de las ¡fmismas, se observa que lo que destaca en las citadas marcas son las letras FTQM” vs “TQM”, las cuales como se puede apreciar no solo son ¡ortográficamente idénticas, ya que lo que predomina en las mismas es la ¡misma secuencia ortográfica formada por las letras “TQM”, sino también ¡idénticas desde el punto de vista fonético”.
M( ) las mismas tienen una pronunciación idéntica, que determina que en el caso de las marcas comparadas se presente confusión directa frente a ¡productos idénticos, en cuanto a que los consumidores pueden confundirse en el mercado y comprar el producto de una empresa creyendo que están comprando el producto de otra empresa". "( ) desde el punto de vista gráfico, la confundibilidad entre las marcas comparadas es más manifiesta, debido a que dicho factor hace relación a lla forma en que son percibidas las ¡marcas en el mercado por los 3 3.6. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
Proceso 100-1P-2016 consumidores, donde al observar las etiquetas con que se identifican las marcas en conflicto, nuevamente se pueden observar que lo que destaca 'en las mismas son las letras “TQM”. ( ) es obligación de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se presenta la ¡demanda de oposición contra una marca solicitada, negar de forma oficiosa la marca con menor derecho cuando se compara con una marca que fue solicitada con anterioridad; lo anterior demuestra la violación por parte de dicha entidad”.
W( ) el hecho de que la Administración hubiere decidido sobre la ¡Irregistrabilidad de la marca T.Q.M BY LEONISA (Mixta) Clase 25 a favor ¡de la sociedad LEONISA S.A., no le otorga un mejor derecho a la citada sociedad sobre el citado signo, ya que dicho derecho solo proviene de la lViolación de las normas anteriormente citadas por parte de la División de ¡Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que ¡determina que la misma no debió ser otorgada por existir otra marca con ¡mejor derecho”.
¡Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio “( ) Con la expedición de la resolución acusada, proferida por la Directora ide Signos Distintivos de esta Entidad, NO se ha violado ninguna de las |hormas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se ¡fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina ¡reconocida y aplicable”.
W( ) no es cierto que la Dirección de Signos Distintivos de esta Entidad, no ¡haya procedido a realizar el examen de fondo de registrabilidad que como ¡Autoridad Nacional Competente le corresponde adelantar, en los términos del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. Y( ) Si se observa, en la marca "mixta” concedida, el elemento ¡predominante está conformado por un conjunto de expresiones una de ellas en idioma “extranjero” y con un tipo|de “grafía especial” diferente y piferenciable para el consumidor, el cual, a simple vista, podrá diferenciar con claridad entre una marca y otra”.
"( ) No existe semejanza alguna que pueda crear en el consumidor riesgo ¡de confusión o asociación; T.Q.M BY LEONISA, se compone de tres expresiones y “PIJAMAS T.Q.M.”, de dos, adicionalmente, el elemento ¡gráfico de la primera, consiste en un tipo de letra particular con una piisposición distintiva y con la figura de corazón en la letra Q Mayúscula y separadas por dos punto, mientras que la segunda, la disposición y el tipo de grafía de las letras es diferente pues van todas en minúscula y 4 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
Proceso 100-1P-2016 enmarcadas en rectángulos sin puntos, elementos que “conjunto”, ayudan 'a que el consumidor no incurra en error respecto de la marca y el origen empresarial de los productos que ampara”. K( ) no se hizo necesario pronunciarse acerca de la posible conexión 'tompetitiva de los productos o servicios que las respectivas marcas lamparan ya que, al ser T.Q.M BY LEONISA (Mixta) suficientemente (listintiva y, por lo tanto, NO CONFUNDIBLE con ninguna otra marca lanteriormente registrada, el consumidor no corre riego de confusión o asociación, frente a la elección que el producto o servicio haga en el Imercado”. 1Y( ) las letras “T.Q.M” NO son descriptivas de los productos que amparan la Clase 25 Internacional por las razones ya expuestas, la Dirección de ¡Signos Distintivos de esta Entidad, dio aplicación a la regla general en la comparación marcaria, para lo cual, acertadamente procedió, conforme lo enseña la jurisprudencia y doctrina en materia marcaria, a realizar el lestudio de registrabilidad de las marcas confrontadas”.
¡Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad y establecimiento del Derecho presentada por Leonisa S.A. como ¡Tercero Interesado. *( ) La actora no agotó todos los recursos consagrados en la Ley para pvitar que la Superintendencia de Industria y Comercio concediera el Iregistro de la marca "T.Q.M. BY LEONISA” (mixta)”. "( ) Es tan evidente la ausencia de fundamento fáctico y jurídico de la demanda de la parte actora que se base única y exclusivamente en una ¡pretendida violación de la legislación marcaria, al concedérsele a mi mandante y representada por parte de la Superintendencia de Industria y ¡Comercio el registro de la marca”.
"( ) La solicitud del registro de la marca “T.Q.M. BY LEONISA” es muy DIFERENTE, tanto en su forma gráfica. como fonética y ortográfica a la ¡marca de la actora”. "( ) el elemento determinante es la figura de las letras TM y especialmente la figura del corazón en el centro de etiqueta y, por supuesto, la expresión by LEONISA, es decir, coloquialmente y conforme ya las modernas prácticas publicitarias, la etiqueta que contiene la marca fuyo derecho al uso exclusivo a favor de mi demandante se concedió ¡sediento la resolución ahora impugnada, se “leería” así: “TE QUIERO MUCHO POR LEONISA” donde la expresión “quiera” está ni más ni menos representada por el signo del amor: un corazón, figura esta nítida y clara dentro del conjunto de la etiqueta”. 5.5. 5.6. 5.7.
Proceso 100-1P-2016 '( ) no puede dejarse a un lado el hecho de que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta una visión en conjunto, lo cual evita el [fraccionamiento de los signos”. Y ) LEONISA es una marca notoria y suficientemente reconocida por las lconsumidoras de sus productos y dentro del medio de confecciones. Es lclaro, desde luego, que dicha expresión hace parte integral de la marca lregistrada por mi demandante tal y como fue solicitada y concedida”.
M( ) por simple lealtad procesal el Señor Apoderado demandante debió Iabstenerse de las citas, particularmente cuando la expresión PIJAMAS Iindiscutiblemente no hace parte de su marca por hacer referencia y constituir una expresión genérica, suficientemente sabido que es I[rregistrable”. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 Literal b), 136 Literal a), 150 y 154 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No se interpreta el Artículo 134 Literal b) por no ser arte de la controversia la falta de distintividad intrínseca de las marcas en conflicto, de igual forma el Artículo 154, ya que en el proceso interno la controversia no está determinada por la comisión de una infracción. De esta anera, solo se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 150 de la Moción 486*, por ser procedentes, De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228, y 229 de la Decisión 4865 He la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la controversia Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina 'Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: la) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (.. l jan l"Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la joficina nacional competente procederá a realizar el examen ye registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado iciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del yegistro de la marca mediante resolución.” Pacisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina FArtículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en ualquier País Miembro por el sector pertinente, independienternmente de fa manera o el medio por el cual se ese hecho conocido.” Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los piguientes factores: 1) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; ) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro;:) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, cluyendo la publicidad y fa presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, el establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 1) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos Pp servicios a los que se aplique; 6 1.1.
Proceso 100-1P-2016 Versa sobre la confundibilidad de un signo respecto del cual se alega una supuesta notoriedad. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN pregistrablidas de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, onética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de Asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. a marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba. Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud prtográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, ndirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si las marcas mixtas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M. son confundibles, por lo que es pertinente analizar el ontenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ¡Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en ¡su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. 1.2. ¡Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea IIdéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un ) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en fo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, Ifanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; [D el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; |B) el valor contable del signo como activo empresarial; [h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado [l) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en Pals Mienbro en que se busca protección; los aspectos del comercio internacional; o, Ik) la existencia y antigúiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o lbn el extranjero”.
VArtícuto 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: ') no esté registrado o en trámite de registro en el País Mie) o en el extranjero; Ib) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir luctos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, IEJ no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 100-1P-2016 tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación én el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que Cors en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. $e deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor.
Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene Puras tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? A) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Ibidem. 6) 0) Proceso 100-1P-2016 Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conílicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar És siguientes reglas para el cotejo de marcas:? 8) 19) 4) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello Proceso 100-1P-2016 representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de eta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?. 1.7.
¡Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad [ínicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible [fiesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el [Examen de los productos amparados respectivamente con las marcas [mixtas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M., sea que se trate de los [mismos productos o de productos vinculados competitivamente, 2. [Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1. [Como la controversia radica en la existencia de posible riesgo de confusión [entre las marcas mixtas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M., hay que llomar en cuenta que los signos mixtos están conformados por un elemento [Henominativo y uno gráfico.
Marca registrada a favor de Marca registrada a favor de CREACIONES STAMBOOL LEONISA S. A. S.A.S dE BRIT A ESOO 2.2. (Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del [consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino lel elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras [características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de lcuerdo con las particularidades de cada caso.10 by Leonisa E ¡Proceso 9-4P-2001 del 27 de abril de 2001. so ¡Proceso 470-1P-2015, 10 Proceso 100-1P-2016 2.3.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el gotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?!; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir tres elementos:*2 a) b) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro13, En el cotejo de dos signos ¡figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:** Proceso 129-1P-2015, de 20 de julio de 2015, p. 10. broceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11 Rroceso 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015.
Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7: 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11 11 2.3.3.1. 2.3.3.2. Proceso 100-1P-2016 Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?S. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?8, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 15 [REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema” Unidad mínima con significado féxico que no presenta morfemas gramaticales, ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de Bllos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráís. K Ly REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE.Definición de “morfema” Unidad minima aislable len analisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. Por oposición a lexema, imorferna gramatical: p.ej.. de. no, yo, el. ar, -s.-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos Ifontiene dos morfemas: personas, primera y número, plural. od 12 Proceso 100-1P-2016 2.3.3.3.
Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.4. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.5. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en!la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Eomo el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente Está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se Hebe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, Bobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 13 2.5.
INIA 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 100-1P-2016 En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se debe Mo, a realizar el cotejo del singo denominativo y los signos mixtos en onflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de stablecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre las marcas mixtas T.Q.M. BY LEONISA y PIJAMAS T.Q.M. La marca notoriamente conocida.
Su protección y su prueba En el proceso interno, LEONISA S.A. en su contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ha afirmado que “( ) LEONISA es Úna marca notoria y suficientemente reconocida por las consumidoras de $us productos y dentro del medio de confecciones. Es claro, desde luego, ue dicha expresión hace parte integral de la marca registrada por mi Nemandante tal y como fue solicitada y concedida”.
Por lo tanto, el Tribunal $e referirá a la marca notoriamente conoc da y a la prueba de su notoriedad. Definición lla Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema He los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el ¡haga XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de os signos notoriamente conocidos.
En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al Bigno distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 8.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. 14 3.5.
Proceso 100-1P-2016 c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución p comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.'? ado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, udieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). a marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio egistral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país landino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino Únicamente respecto de 7 'A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en ¡general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos ¡que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca [renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, [Facebook, Google, etc.). lLa protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, Herritorialidad, principio registral y uso real y efectivo.
Por tanto, tratándose de una marca [fenombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con [relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el [país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el [país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
¡Artículo 230 de la Decisión 486. 15 Proceso 100-1P-2016 aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la osibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por Jos principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.19 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. ara determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 3.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. [3.6.2.
En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. [3.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 1 La marca notoria no andina (o marca notoría extracominitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad ¡Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso [real y efectivo. [No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro ¡de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador landino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en [concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de [Un signo que era conocido por el solicitante, no podrá|impedir el registro de un signo sobre la base, Únicamente, de que la marca es notoría fuera del territorio comunitario andino. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 100-1P-2016 3.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos O servicios que ampara un signo notoriamente conocido. ara calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la osición empresarial.
Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se Encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. rueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.
El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y lla presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya potoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección: 17 Proceso 100-1P-2016 Pel grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; 0 ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; y) los aspectos del comercio internacional; o, Kk) la existencia y antigiiedad de ¡cualquier regístro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 3.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier edio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 3.11.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de yentas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la otoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se aya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los edios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad dministrativa o judicial es válida para dicho caso particular?0, 3.12.Conforme a lo considerado, corresponde verificar lo argumentado por LEONISA S.A., en relación con la notoriedad del signo mixto T.Q.M BY LEONISA registrado para distinguir productos de la Clase 25 de la [Clasificación Internacional de Niza.
En ese sentido, se deberá verificar si se [acreditó que dicho signo tenía la calidad de notoriamente conocido en el momento de la presentación de la solicitud de la marca PIJAMAS T.Q.M (mixto). 4. ¡Autonomía de la oficina nacional competente en tomar sus decisiones. 4.1. ¡En el proceso interno, CREACIONES ESTAMBOOL S.A.S. en su Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ha manifestado que “( ) es E) Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. << 18 Proceso 100-1P-2016 obligación de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando no se presenta la demanda de oposición contra una marca solicitada, negar de forma oficiosa la marca con menor derecho cuando se compara con una marca que fue solicitada con anterioridad; lo anterior demuestra la violación por parte de dicha entidad de las normas”, mientras que por su parte la SIC en su contestación afirmó que “( ) no es cierto que la Dirección de Signos Distintivos de esta Entidad, o haya procedido a realizar el amen de fondo de registrabilidad que como Autoridad Nacional Competente le corresponde adelantar, en los términos del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.
Por lo cual resulta pertinente abordar el tema propuesto. 4.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 4.3. En el Título Il de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad.
Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen?? son los siguientes: 4.3.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 4.3.2.
El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 4.3.3.
El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado, Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 4.3.4.
El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta TT necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas al [Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del ¡Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA". y:S Proceso 100-1P-2016 precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.
Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente?? del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 4.4. Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente Interpretación Prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2011-00071, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A | q Cecilia Luisa AylófT Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO ES Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el “( ) principio de Independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de Interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al £aso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y fezonable el criterio adelantado”. (Revisar a manera de referencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de lbo12, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Ofictal del Acuerdo de Cartagena N” 2069, de (5 de julio de 2012). 20 Proceso 100-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Nin Y eros Cedilia Luisa Ayllór Quinteros Suste PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21