TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 21 de septiembre de 2017 Proceso: 220-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00455 Referencia: Signos involucrados MONGOL (denominativo) vs. MONGOL (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio número 1965, recibido el 16 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), c), f) y k), y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00455; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: SANFORD COLOMBIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero interesado: EBERHARD FABER S.A.S. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 220-IP-2016 Hechos relevantes Las sociedades EBERHARD FABER S.A.S. y SANFORD COLOMBIA S.A. han sido titulares en Colombia, de forma simultánea, de la marca denominativa MONGOL, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 5 de febrero de 2013, la sociedad EBERHARD FABER S.A.S., presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) de la República de Colombia, solicitud de cancelación por notoriedad de la marca MONGOL (denominativa) registrada a favor de SANFORD COLOMBIA S.A. para distinguir productos de la Clase 16? de la Clasificación Internacional de Niza.
El 30 de agosto de 2013, mediante Resolución 52995 la SIC, resolvió: i) Reconocer la notoriedad de la marca MONGOL (denominativa) para distinguir lápices de grafito, productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) Cancelar el registro de la marca MONGOL (denominativa) registrada a nombre de la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A?. para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
La sociedad SANFORD COLOMBIA S.A., presentó recurso de apelación contra la Resolución 52995 de la SIC*. El 18 de febrero de 2014, mediante Resolución 8004, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado por SANFORD COLOMBIA S.A. y confirmó la Resolución 52995. El 17 de julio de 2014, la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A., presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 52995 y 8004 emitidas por la SIC.
El 16 de julio de 2015, la SIC presentó contestación a la demanda presentada por la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. Registro No. 451.709 Papel, cartón y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación, fotografias; articulos de papeleria; adhesivos de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Cernlificado No. 451.709 De la revisión del expediente no se desprende la fecha de la presentación del recurso de apelación. 2 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.2. 4.3. Praeso Leda 1 La sociedad EBERHARD FABER S.A.S., presentó contestación de la demanda dentro del expediente 2014-00455-00, iniciado con la demanda presentada el 17 de julio de 2014, por la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. Mediante Auto de 29 de septiembre de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el procedimiento y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por SANFORD COLOMBIA S.A. SANFORD COLOMBIA S.A. tiene legítimo interés sobre la marca MONGOL. La SIC, por medio de las Resoluciones 52995 del 30 de agosto de 2013 y 8004 del 18 de febrero de 2014, procedió a cancelar el registro marcario reconociendo la notoriedad a una marca en favor de EBERHARD FABER S.A.S. marca en la que tal sociedad no invirtió, ni publicitó, sin embargo reclama una notoriedad.
No existe fundamento para la declaratoria de notoriedad de la marca MONGOL, de titularidad de EBERHARD FABER S.A.S para proteger productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. EBERHARD FABER S.A.S. no cuenta con un registro marcario válido, toda vez que está pendiente de decisión la acción de nulidad*, presentada por ésta, respecto de la cancelación por falta de uso de la marca MONGQOL en la Clase 16” de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC Como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, toda vez que la decisión adoptada es el resultado de un análisis de las pruebas obrantes en el expediente. Del análisis probatorio efectuado por la Oficina se encontró que la sociedad EBERHARD FABER S.A.S. logró probar la notoriedad de la marca MONGOL (denominativa), razón por la cual la SIC canceló el registro marcario para la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. Aunque la sociedad SANFORD COLOMBIA S.A. sea titular de la marca MONGOL. en variedad de países, no logra desvirtuar la condición de Dentro del expediente, no se evidencia de manera clara la fecha del escrito de contestación de la demanda.
Expediente 2012-00127-00. Registro No. 249339 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 220-1P-2016 marca notoria en Colombia de la marca de la cual es titular EBERHARD FABER S.A.S. Las marcas notorias no podrian ser canceladas por falta de uso, ya que si la marca no está siendo usada como lo exige la norma andina, pero es notoria y cumple sus funciones como signo distintivo, no será procedente cancelar el registro.
Contestación a la demanda presentada por EBERHARD FABER S.A.S. Afirmó que la marca MONGOL (denominativa) fue adquirida por EBERHARD FABER S.A.S. en debida formaf. Indicó que EBERHARD FABER INC. (empresa titular originaria) bajo un acto propio permitió la existencia de múltiples titulares de la marca MONGOL en los paises de la región andina.
Indicó que en el trámite administrativo mediante el cual obtuvo la declaratoria de notoriedad de la marca MONGOL no pudo probar el uso de la marca por un tiempo determinado, sin embargo esta no es circunstancia para que la marca pierda el estatus reconocido por parte de la SIC, puesto que la inactividad se dio por un caso fortuito y de fuerza mayor.
Finalmente señaló que coincide en que el examen hecho por la SIC en el sentido de reconocer la notoriedad de la marca MONGOL y consecuentemente cancelar el registro de la marca de la actora MONGOL Certificado 451.709 fue válido y ajustado a las disposiciones de la Decisión 486 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 156, 166, 167, 228 literales a), c), f) y k); y, 235 de la Decisión 486? de la Comisión de la Comunidad Andina.
Del expediente se desprende datos relacionados con cesiones de la marca MONGOL a Industria Colombiana de Lápices S.A., posteriormente a Octavio Paredes E.U. y luego a Eberhard Faber Colombia S.A.S. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre tos productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 4 Proceso 220-1P-2016 c) fabricar eliquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan O contengan la marca, así como comercializar o detentar tales maternales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el litular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” “Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” “Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro, ( ) Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
( ) 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; ( ) k) la existencia y antigiledad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” “Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.” Pdon> 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
Proceso 220-1P-2016 No se interpretarán los Artículos 154, 155, 156 de la Decisión 486, toda vez que del proceso no se desprende que exista discusión respecto de los derechos conferidos por la marca. Se interpretarán los Artículos, 166, 167, 228 y 235 de la Decisión 486 por ser procedentes. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida.
Su protección y prueba. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso, El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba Como en el proceso interno se presentó una solicitud de cancelación por notoriedad de la marca notoria MONGOL (denominativa), se abordará el tema propuesto, de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 1.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: 1.5. Proceso 220-IP-2016 a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 1.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 1.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente!?; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.!! Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.
Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria).. La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).
La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.
Artículo 230 de la Decisión 486. 1.6. Proceso 220-1P-2016 su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.*? En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 1.6.1.
En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2. Enrelación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que 12 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.
No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 1.7. 1.8. 1.9.
Proceso 220-1P-2016 generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “aj el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano Proceso 220-1P-2016 internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 7) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 41.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 1.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular13. 1.12 En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca MONGOL (denominativa) cuyo titular es EBERHARD FABER S.A.S, era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud de cancelación del signo MONGOL (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.
Procedimiento. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca MONGOL de titularidad de SANFORD Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 10 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 220-1P-2016 COLOMBIA S.A., es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486.
La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que si desean utilizar la marca efectivamente. '* Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca.
El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. *5 El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. ?*8 El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:?*? a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente.
Cualquier persona interesada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. 1 3.1. 3.2. 3.3, 4.1. 4.2. Proceso 220-IP-2016 interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado, b) Oportunidad para iniciar el trámite.
El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c) Falta de uso de la marca.
Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso Debido a que en el presente caso se está discutiendo si EBERHARD FABER S.A.S ha logrado acreditar el uso de la marca MONGOL (denominativa), resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su Uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.
El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.
El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 12 4.3.
Proceso 220-1P-2016 Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486*8 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: a) Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado!*, b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. c) | El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. 18 19 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.” En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente: a) Bienes de consumo masivo y uso permanente.
Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado.
Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado. b) Bienes de uso masivo y estacional.
Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio. c) Bienes suntuarios y de alto valor económico.
Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas. 13 Proceso 220-1P-2016 4.4.
En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 4.5.
En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva. 4.6.
Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas. 4.7.
Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8.
Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.9.
Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca. 4.10.
Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no: S la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores. e) 14 ( 4.11. 4.12. 4.13. 4,14.
Proceso 220-1P-2016 En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.
Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor?%, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un luso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.
En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Sobre el particular, en el Proceso 34-1P-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente: Fuerza mayor.- Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.
Caso fortuito.- Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la natdraleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto. 15 Proceso 220-1P-2016 4.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente. 4.16.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2014-00455, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto de! Tribunal. ] / ( Cecilia Luisa Air ínteros uís Ratael Vergara Quintero MAGISTRADA | MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 16 Proceso 220-1P-2010 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario, f A SAA S Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 220-IP-2016 | 17