TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quitof 17 de noviembre de 2017 Prockso: 366-IP-2016 Asurfto: Interpretación Prejudicial Congultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno ¡ del Cionsultante: 17811-2013-4194 (antes 17802-2011-0906) Refefencia: Signos involucrados VITAMINWATER Y DISEÑO (mixto) 1 TESALIA VITAMINWATER (denominativa) Magibtrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTDS El Oficio 2016-5622-TDCA del 16 de junio de 2016, recibido físicamente el 24 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicita Intergretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 228, 229 y 23( de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolp'er el Proceso interno 17811-2013-4194 (antes 17802-2011-0906).

El Auto de 27 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámile la presente Interpretación Prejudicial. NTECEDENTES artes en el proceso interno emandante: ENERGY BRANDS INC. emandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — ¡EPI PIOGUEO UOH ZU o PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y DE OBTENCIONES VEGETALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 21 de diciembre de 2001, ENERGY BRANDS INC. presentó recurso subjetivo de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso ¡Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitando la nulidad de la Resolución innumerada de 31 de octubre de 2011 emitida por el Comité de Propiedad Intelectúal, Industrial y de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI), dentro del trámite 09-2790-RA-18.

La resolución impugnada revocó la Resolución 97344 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de 24 de abril del 2009 y por tanto negó de oficio el registro del signo mixto VITAMINWATER Y DISENO! solicitado por ENERGY BRANDS INC. para proteger productos de la Clase 32? de la Clasificación Internacional de Niza en base al registro previo de la marca denominativa TESALIA VITAMINWATER con registro No. 6234-07, para proteger productos de la Clase 323 de la Clasificación Internacional de Niza, de titularidad de THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORP.

En el proceso interno el actor señala Que la marca VITAMINWATER Y DISEÑO es notoriamente conocida en|los Estados Unidos de América, que posee la distintividad suficiente y| que es parte de una familia de marcas ya que en el Ecuador, el signo solicitado está acompañado del término GLACEAU y ENERGY BRANDS INC. es propietaria en Ecuador de varias marcas que contienen la denominación GLACEAU, por tanto el signo solicitado pretende ampliar una protección ya existente. 38 Clase 32.- Cervezas, aguas, minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, agua potable con sabor, bebidas de sabor enriquecidas con vitaminas.

Clase 32.- Cervezas, aguas, minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas y demás productos de la clase Internacional 32. Proceso 366-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 136 literal a), 224, 225, 228, 229 y 230 de la Decisión 486* Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. lrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) fas imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) tos sonidos y los olores; a) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 1) la forma de los productos, sus envases o enválluras; 9) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcás aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en Per cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos; productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo noloriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hublese hecho conocido.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será prolegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio fe las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del Pais Miembro.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se lomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los nl del sector pertinente dentro de cualquier a) no esté registrado o en trámite de registro en País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la| presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; da) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) el grado de distintividad inherente o adquirida|del signo; ] el valor contable del signo como aclivo empresarial; g) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo e n determinado territorio; o, h) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 0] los aspectos del comercio internacional; o, y) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a in signo por el solo hecho que: el País Miembro o en el extranjero; mM Son 1.1.

“f0Ceso úbo-lr-d is de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el Artículo 134, ya que no se discute en el proceso lo relativo a los requisitos de una marca. Tampoco se interpretarán los Artículos 225 y 229 ya que no se revisarán los aspectos de los signos notorios referidos en esos artículos. Procede la interpretación del Artículo 136 Literal a) sobre la irregistrabilidad por identidad o similitud y los Artículos 224, 228 y 230 para analizar los signos notorios.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Familia de marcas.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivo: En vista de que en el proceso interno se discute si los signos VITAMINWATER Y DISEÑO (mixto) y TESALIA VITAMINWATER (denominativo) son confundibles o no, [es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 'Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo a) ño esté registrado o en trámite de registro en di País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, lc) no sea notoriamente conocido en el extranjero ” “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la inotoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de Icualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.” 1.2. 1.3. Proceso 366-1P-2016 particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a luna marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

¡Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad or un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. os signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar iesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el úblico consumidor.5 ) b) a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junió de 2016.

Ibidem. 1.4. [c) d) a) b) d) Proceso 366-1P-2016 existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se me bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del col sumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta Ibidem.

Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2.1 2.2 Proceso 366-1P-2016 el mismo nivel de atención ¡al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas. (li) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.

Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabria. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente [informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción| técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el cansumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado VITAMINWATER Y DISEÑO (mixto) y la marca registrada TESALIA VITAMINWATER (denomirfativa) es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias 2.3 2.4 2.5 Proceso 366-1P-2016 etras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que ntegran un conjunto o un todo pronuúnciable, que puede o no tener ignificado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, ue son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas ualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, rbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la aturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos lementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor na idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el ercado. os signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o arias palabras) y un elemento oráfico (una o varias imágenes). Las ombinaciones de estos elementos all ser apreciados en su conjunto roducen en el consumidor una idea! sobre el signo que le permite iferenciarlo de los demás existentes en el mercado. i bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos ixtos, dado que las palabras impactan |más en la mente del consumidor, uede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, a sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan ausar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las articularidades de cada caso.'" n consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene ayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el ráfico. ) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,?? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. hb) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:*? i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, |las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013, Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de juhio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de juhio de 2016, Proceso 366-1P-2016 esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. ii Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en| el diccionario*?.

Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: -— Por lo general el lexema| es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Silos signos en conflicio comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado [a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. ill Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la ejoma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2 EAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad Íínima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales, por ejemplo sol; o que seyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis, y EAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario dé la RAE. Definición de “morfema”: Unidad inima aislable en análisis morfológico.

La palabra mújeres contiene dos morfemas: mujer y — es. r oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de Ignificado. La terminación verbal mos contiene dos mórfemas: persona, primera y número, plural. 2.6 3.2 3.3 3.4 Proceso 366-1P-2016 obre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el lemento característico de los signos|en conflicto; y, posteriormente, roceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los riterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el lesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo olicitado VITAMINWATER Y DISEÑO (mixto) y la marca TESALIA 'TAMINWATER (denominativa). amilia de marcas NERGY BRANDS ha manifestado que el signo solicitado I¡TAMINWATER Y DISEÑO es parte de una familia de marcas egistradas en Ecuador, por tanto cabe referirse a este tema, na familia de marcas es un conjinto de signos distintivos que ertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, ediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona on un mismo origen empresarial. *$ n el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una luralidad de marcas que posean un |rasgo distintivo común. Si este lemento común figura en la denominación, será, por lo general, el lemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las arcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez ue inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los roductos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el lemento dominante común obra como lin indicador de pertenencia de la arca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio onsidere que el producto o servicio donde figura el citado elemento omún constituye objeto de una marca que pertenece a determinada amilia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de orresponder a distinto titular, podría indicir a confusión. *é | fenómeno de la familia de marcas ¡se diferencia claramente de las arcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas seen un elemento de uso general, muchas veces necesario para dentificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca ue contenga una partícula de uso com'n no puede impedir que otros la 16 'esulta pertinente diferenciar a la farnilia de marcas (le las marcas derivadas. a familia de marcas admite que entre las marcas que conforman la familia existan variaciones ignificativas, pero siempre deben conservar un elemento común, que es aquel que constituye icha familia.

Las marcas que conforman la familia pueden ser registradas para distinguir roductos o servicios en distintas clases. as marcas derivadas solo admiten variaciones no sustanciales respecto de la marca registrada. a marca derivada debe distinguir los mismos productos o servicios que la marca registrada rimigeniamente o, en todo caso, los productos o sérvicios que pretenda distinguir deben estar cluidos en aquellos.

No constituiría una marca derivada si es que se solicita para productos istintos a los que protege la marca primigenia, aunque sean conexos. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 433-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10 3.5 4.2 4.3 4.4 Proceso 366-1P-2016 sen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede on la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo istintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda er utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica lenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de arcas y, además, genera en el consumidor ta impresión de que tienen In origen común.*? fin de emitir un pronunciamiento sobre la inexistencia de riesgo de nfusión y/o asociación con base en sendas familias de marcas, se eberá determinar, en primer lugar, si efectivamente se han configurado s familias de marcas invocadas; posteriormente, se analizará si la resencia del término común de tales familias logra desvirtuar el supuesto esgo de confusión y/o asociación en los signos confrontados, teniendo n cuenta que la evaluación de los signos debe realizarse haciendo nfasis en las semejanzas antes que en las diferencias, pues son las emejanzas las que podrá percibir el público consumidor como provenientes de un mismo origen empresarial o de uno vinculado.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno ENERGY BRANDS argumentó que la marca ITAMINWATER Y DISEÑO es notoriamente conocida en los Estados Unidos de América, se abordará el tema propuesto de conformidad con la (nea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al ma de los signos notoriamente conocidos un acápite especial istinguido en el Título Xil, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al igno distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. 19 la anterior definición se pueden desprender las siguientes racterísticas: 4.4.1 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente.

El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: v Ibidem. 41 4.5 Proceso 366-1P-2016 a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participah en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. h.4.2 Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. h.4.3 La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo e conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente!?; esto es, por los Fonsumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los ue se aplique; las personas que participan en los canales de distribución b comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; pb, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de Establecimiento, actividad, productos o [servicios a los que se aplique.*? Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad He notorio al signo que no lo sea en el|país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si Hicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se 19 diferencia de ta marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público n general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por ellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la rca renombrada; es decir, es conocida más altá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, 'oyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de espectalidad, ferritorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca enombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con elación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el bais andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el bais andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.

Prtículo 230 de la Decisión 486. 12 4.6 Proceso 366-1P-2016 Bolicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección ho se da respecto de todos los bienes y servicios, sino Únicamente especto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que peneren la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por jos principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y Efectivo.” En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el policitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir a libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en buenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea pfotegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1 En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 1.6.2 En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 1.6.3 En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 20 La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio istral y de uso real y efectivo, lo por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro e una marca similar o idénticaen un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el xaminador andino, en aplicación de los principios de|territorialidad y especialidad deberá analizar | caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de propiarse de un signo que era conocido por el solicitánte, no podrá impedir el registro de un signo obre la base, Únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 13 4.7 4.8 4.9 Proceso 366-1P-2016 f.6.4 En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel qe utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. ara calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción e aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo ue genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la sición empresarial. esulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno e los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado e encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el teral h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a vés de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, egún sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciohes u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento ode la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriddad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

D el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 14 4.10 4.11 4.12 5.1. Proceso 366-1P-2016 g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

D los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miémbro o en el extranjero.” En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, leben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo lispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier fedio probatorio regulado por la riormativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que oy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su flor no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, olumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial onde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar dos los medios de prueba A: para demostrar el carácter de otorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la utoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular”. En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá eterminar si la marca TESALIA VITAMINWATER (denominativa) era fomente conocida en la Comunidad Andina al momento de la olicitud del signo VITAMINWATER Y DISEÑO (mixto), de conformidad on las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar i el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos eterminados en la presente providencia, utonomía de la oficina naciomal competente para tomar sus lecisiones [omando en cuenta que ENERGY BRANDS ha alegado que el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y de Obtenciones Vegetales del ¡EPI, vocó de oficio la Resolución 97344, desconociendo la notoriedad de la arca VITAMINWATER Y DISEÑO (GLACEAU VITAMINWATER) en el ercado mundial y toda la variante de signos que posee registrados en tros países, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la utonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 21 obre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 15 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Proceso 366-1P-2016 Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus | resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro[de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e Independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra fegulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada Independencia, y es así como el Capitulo lt de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de egistrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en elación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas principio de independencia), como ken relación con sus propias decisiones”. Bi bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son ndependientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las bficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como ería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter ndino, sin que lo anterior suponga unifofmizar dichos pronunciamientos. n este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de arcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los ignos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o egistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes.

En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado baís, ello no supone que indefectiblemjente se deberá conceder dicho egistro en cualquiera de los Países Miembros? De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un eterminado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los aíses Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse obre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo als que denegó el registro”.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el echo que el principio de independencia supone dejar en libertad a la bficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de nterpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que onsidere más adecuada en relación al paso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y e modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. le modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007. idem. 16 Proceso 366-1P-2016 razonable el criterio adelantado”. 5.8. [Como se advirtió, la norma comunitaria' colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas |oposiciones, la oficina nacional ¡competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca e la concesión o de la denegación del registro solicitado?*, 5.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es e oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las ecisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en elación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el entido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando ada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho rocedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos dénticos o similares”. 5.10.¡No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias ctuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, n cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las aracterísticas mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas ue obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación dministrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia ormativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”, 5.11.[En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Piembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo olicitado, pero sí pueden ser valoradas lal momento de realizar el análisis He registrabilidad que corresponda. 5.12.Lonforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y endrá que evaluar íntegramente cada| caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no 28 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 26 bidem. bidem. bidem. 17 ncreto y de las valoraciones que se re: términos expuestos, el Tribunal de Jus nada la presente Interpretación Prej al consultante al resolver el proceso idad con lo dispuesto en el Artículo árrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se partidiparon de su adopción de acuerdo con del Aftículo 90 del Estatuto del Tribunal, / Plleo Cecilfa Luisa AyIón Gunteros MAGISTRADA Hermfán ro Zam 'AGÍL De a presehte Interpretación Prejudicial la Presiden (e AN Cecilla Luisa Ayllón Guinteros PRESIDENTA Tribunal consultante y su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerd PROCESO 366-1P-2016 | -2011-0906), la que deberá adoptarla al al de Justicia de la Comunidad Andina remítase copia de iesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso licen. icia de la Comunidad Andina deja udicial para ser aplicada por el interno 17811-2013-4194 (antes emitir el correspondiente fallo de | 35 del Tratado de Creación del, en concordancia con el Artículo firma por los Magistrados que lo dispuesto en el último párrafo Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRA! Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO uerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ta y el Secretario.

Notifífuese al la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para o de Cartagena. 18