7» TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 309-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10174-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Signos involucrado NICE (denominativo) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 10174-2014-S-5"SECA-CSJLI-PJ de 7 de agosto de 2017, recibido vía correo electrónico el 23 de agosto de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial del Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 10174-2014-0-1801-JR-CA-24; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Corsun S.A.C. Proceso 309-1P-2017 Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Corsun S.A.C. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución del Indecopi (demandado) que denegó de oficio el registro como marca del signo NICE (denominativo), para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza?.
El demandante señaló que el referido signo no es descriptivo en relación con los productos que pretende distinguir, que el término que contorma al referido signo constituye un término en idioma inglés que no es conocido ni comprendido por el consumidor peruano promedio, quienes lo percibirán como un signo de fantasía que carece de significado; agregó que la resolución cuestionada carece de debida motivación pues confirmó la resolución de primera instancia que tuvo un razonamiento distinto, ya que denegó el registro del signo NICE (denominativo) por considerarlo confundible con la marca registrada NYSE LIFFE (denominativa)?.
Por su parte, el demandado reafirmó lo indicado en la resolución cuestionada, al indicar que el referido signo está constituido por un término descriptivo en relación a los productos que pretende distinguir, pues si bien la denominación NICE se encuentra en inglés, su significado “bonito/a” es ampliamente conocido debido a su uso constante en el mercado, por lo cual indicó que el signo NICE (denominativo) no puede ser considerado un signo de fantasía. Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), filtros de papel para café, bolsitas para la cocción en microondas; recipientes de papel para la crema o nata (vasitos); toallas para las manos de papel; servilletas de tocador, bolsas plásticas para la basura, bolsas plásticas, bolsas de papel, láminas de plástico para envolver, papel de aluminio, papel encerado, forros para libros o cuadernos. Clase 16: Publicaciones periódicas, en particular, diarios y revistas que presentan cotizaciones de precios bursátiles, suministro de información comercial de negocios y financiera, suministro de servicios de intercambio relacionados con acciones, valores, mercancías, futuros y opciones, organización y operación de mercados comerciales para servicios financieros e instrumentos financieros; libros que no sean de ficción, folletos y catálogos relacionados con cotizaciones de precios bursátiles, suministro de información comercial, de negocios y financiera, suministro de servicios de intercambio relacionados con acciones, valores, mercancías, futuros y opciones, organización y operación de mercados comerciales para servicios financieros e instrumentos financieros.
Cabe señalar que mediante Resolución N” 1160-2014/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación interpuesta por Corsun S.A.C. y canceló el registro de la marca NYSE LIFFE en la Clase 16 de la Clasificación Intemacional de Niza. 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 309-1P-2017 La primera instancia judicial emitió sentencia declarando infundada la demanda, toda vez que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registrabilidad contenida en el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.
NORMA A SER INTERPRETADA De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretará el Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486.2 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas. Signos conformados por palabras en idioma extranjero. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, el demandante señaló que el término NICE no es descriptivo respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.* El Literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (60) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( J? De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.4. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 309-1P-2017 e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil". Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Signos conformados por palabras en idioma extranjero En atención a que el signo solicitado NICE se encuentra conformado por una denominación en idioma inglés, resulta necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero en la conformación de signos. Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.
De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. De modo relerencial, ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. ES 0 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. Froceso alyur-2017 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.
Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.
Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras.
Si tales consumidores entienden pertectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. En el presente caso, se deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público consumidor medio al que se encuentran dirigidos los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza a los cuales se aplica el signo. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Análisis e interpretación del inciso e) del artículo 135" de la Decisión 486, con el objeto de resolver la controversia surgida en torno al registro de la marca NICE de CORSUN S.A.C. de Perú En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
Proceso 309-1P-2017 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 10174-2014-0-1801-JR-CA-24, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A | l / VAL 1 Cecilia Luisa A FÉbmoros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MACISTAARO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. o ) MIAES oa > Cecilia Luisa 2 ¿ar Guinteros ne PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.