TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 426-1P-2016 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 06710-2011-0-1801-JR-CA-07 Signo involucrado ““W” (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 6710-2011-0/5'* SECA-CSJLI-PJ de 10 de agosto de 2016, recibido por correo electrónico el 12 de agosto de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación Prejudicial de los Artículos 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 06710-2011-0-1801-JR-CA-07; y El Auto de 27 de julio 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: STARWOOD HOTELS £ RESORTS WORLDWIDE, INC. Proceso 426-1P-2016 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPUBLICA DEL PERU SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 16 de marzo de 2016, STARWOOD HOTELS 8 RESORTS WORLDWIDE, INC, (en adelante, STARWOOD HOTELS), presentó ante el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, apelación contra la sentencia signada como Resolución Número VEINTIUNO, que declaró infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta contra la Resolución 2328-2011/TPI-INDECOPI que denegó de oficio el registro del signo “W" (mixto)! STARWOOD HOTELS para distinguir servicios de la Clase 35? de la “Clasificación Internacional de Niza.
La actora alega que la sentencia apelada incurre en diversos errores de hecho y de derecho, por cuanto el signo solicitado corresponde a una famosa marca de hoteles de alta categoría, goza de prestigio y protección marcaria en países de la Comunidad Andina incluyendo Perú, no causa confusión con ninguma otra marca previamente concedida; es distintivo por ser arbitrario con respecto a los productos que distingue, y por su particular configuración gráfica.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP1) debió considerar para el registro del signo solicitado, la protección marcaria otorgada por la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Convenio de París. El INDECOP] consideró que el signo solicitado carece de distintividad, la letra “W” solicitada se encontraba constituida por su representación en mayúscula sin contar con una grafía especial o elementos adicionales, no ostenta características peculiares que le permitan ser percibida como elemento indicador de un origen empresarial.
Aclaró que los registros de la marca en otros países son irrelevantes al momento de efectuar el examen de registrabilidad, el cual solo debe atender a lo actuado en cada caso en particular. y y Expediente 429584-2010. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. + non > Proceso 426-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 134 literal d) y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, Procede la interpretación solicitada.
De oficio, se interpretará el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, toda vez que de la revisión del proceso interno y de las preguntas de la consultante se deriva el tema de la distintividad adquirida. TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
Marcas conformadas por letras. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. La distintividad adquirida o “secondary meaning”. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. Respuesta a las preguntas del Consultante. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los sigulentes signos: (..-) da) las letras y los números;( )”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;( )”.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) No obstante lo previsto en los literales b), e), 1), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.” 1,1 1.2. 1.3.
Proceso 426-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Primacía del ordenamiento comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial STARWOOD HOTELS alegó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y la Convención de París, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República del Perú y en otros países, debería también recibir protección legal.
Por tanto, el Tribunal estima pertinente desarrollar el presente tema. Primacía del ordenamiento jurídico comunitario andino Por el principio de preeminencia?, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales (incluyendo las normas constitucionales)? de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, en los casos de incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera.
Cabe indicar que ello no implica que la norma nacional deba ser derogada, sino que basta que sea inaplicada por el país miembro que corresponda. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal ha sido clara al señalar que la circunstancia de que un País Miembro pertenezca a un Acuerdo u Organización Internacional! distinto a la Comunidad Andina no lo exime de obedecer las normas comunitarias andinas con el pretexto de que se está cumpliendo con las de dicho acuerdo u organización; puesto que ello implicaría “negar la supremacía del ordenamiento comunitario andino que es preponderante no solo respecto de los ordenamientos Ver Interpretación Prejudicial 669-1P-2015 del 17 de febrero de 2017.
Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “Cuando un Estado se adhlere a un sistema comunitario debe considerar y resolver los problemas de orden constitucional que se planteen. Cada uno es dueño de la solución que les dé, pero una vez que ha aceptado el compromiso internacional con toda libertad, hay aquí un hecho histórico sobre el que ya no es posible volver [ ] Lo que resultaría entonces inadmisible, porque se opone a la buena fe los tratados internacionales, sería que un Estado miembro, o una de sus autoridades, por ejemplo, una jurisdicción, tratara de poner en duda los compromisos aceptados invocando 'a posteriori, obstáculos constitucionales.
Tales actiludes señalarian bien una imprevisión, bien la mala fe. Un Estado no puede oponer, pues, una norma cualquiera de su derecho interno, incluida las normas constitucionales, para sustraerse a los compromisos que ha contraído válidamente según el derecho internacional.” (Subrayado agregado) En: PESCATORE, Pierre. Aspectos Judiciales del Acervo Comunitario, Revista de Instituciones Europeas.
Madrid, 1981, pp. 348-349. Citado por NOVAK TALAVERA, Fabián. La Comunidad Andina y su ordenamiento juridico. En: Derecho Comunitario Andino. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial de ta Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, p. 76. 1.4, 1.5. 1.6. Proceso 426-IP-2016 jurídicos de los países miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezcan"? Este Tribunal ha resaltado la importancia del principio de preeminencia de la normativa comunitaria, en los siguientes términos? “El derecho de la integración, como tal, no puede existir sí no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ) En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario.
La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno ” (Subrayado agregado) En ese sentido, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 1- IP-87 este órgano jurisdiccional enfatizó que el principio de preeminencia o aplicación preferente constituye una caracteristica esencial del Derecho Comunitario y un requisito básico para la construcción integracionista.
Textualmente, señaló lo siguiente: “2. PREEMINENCIA DEL DERECHO ANDINO En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista.
Así lo reconoció la Comisión del Acuerdo de Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de los Países Miembros, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 de mayo-5 de junio 1980) cuando declaró la validez plena' de los siguientes conceptos: ( ) b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países Miembros ” En el caso de los Tratados Internacionales suscritos por los Países Miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico- económicas como la protección a la propiedad industrial, puede Sentencia de la Acción de Incumplimiento recaída en el Proceso 7-Al-98.
Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 2-1P-90 de 20 de septiembre de 1990. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 426-1P-2016 afirmarse que, en la medida, en que la Comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al Tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad regulatoria, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquel. ? Por el contrario, toda vez que el Tratado Internacional pasa a formar parte del ordenamiento comunitario aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva — por aplicación de sus características 'existenciales” de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia — la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo.'” Como se puede apreciar, el principio de preeminencia o aplicación preferente involucra que la normativa comunitaria debe prevalecer sobre cualquier disposición nacional o internacional a la que se encuentren vinculados los Países Miembros.
La aplicación de este principio constituye un requisito sumamente relevante para la consolidación de construcción integracionista y los fines y objetivos del Acuerdo de Integración Subregional Andino. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del derecho comunitario andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preeminente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.
La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1.10.En virtud del principio de primacía del ordenamiento comunitario, 1.11. explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene en imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.
Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 (antes el Artículo 5) del Tratado de Creación del Tribunal”? impone a los Países Miembros dos 10 El Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 399-1P-2015 de 28 de noviembre de 2016. ibidem. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- Proceso 426-IP-2016 obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación. 1.12.
Adicionalmente, el principio de primacía del ordenamiento comunitario se sustenta en el principio de autonomía del mismo, que presupone la de la Comunidad Andina para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial.
A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados por propia iniciativa en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contrarien el ordenamiento comunitario. *? 1.13.
En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —tanto el primario como el derivado— no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional de dichos países.
Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales. 1.14.En virtud de los referidos principios de autonomía y primacia del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros.
En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados o acuerdos que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede A, e yr “Artículo 4.- Los Paises Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obslaculice su aplicación.” De modo referencial, ver Procesos 34-Al-2001 del 21 de agosto de 2002 y 1-Al-2001 del 27 de junio de 2002. y Proceso 426-1P-2016 tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.*? 1.15.De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Interpretación Prejudicial, se debe tener en cuenta que el principio de primacía del Ordenamiento Comunitario sobre las demás normas de los ordenamientos nacionales, de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.
Marcas conformadas por letras En este caso STARWOOD HOTELS solicita el registro de una marca mixta constituida por la letra “W” Por tanto, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español. Al respecto, el Tribunal ha establecido que las letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto.
El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.** Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterias o servicios de hospedaje, TB para discos duros, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.
En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, si es arbitrario respecto del producto o servicio de que se trate, será registrable; de lo contrario si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio, no será registrable.
En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 64-1IP-2015 del 27 de mayo de 2015. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. Proceso 426-1P-2016 aptitud distintiva será menor'?. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá. Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos.
En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor.'* Según lo establecido en el Literal d) del Artículo 134 de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números.
Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Literal b) del Artículo 135 de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación Prejudicial. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad La SIC denegó el registro del signo “W” (mixto) por que no cumplía con el requisito de distintividad con relación a servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (5) b) carezcan de distintividad;
( )” La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen 15 De modo referencial e ilustrativo, ver las directrices de la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), “Practice Guidelines.
Absolute grounds distinctiveness. Section 18 of the Trade Marks Act 2002”, Capitulo 8, “Letters and Numerals”, disponibles en web: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-quidelines/currentabsolute-grounds- distinctiveness/fjumpto-8__002e-lelters-and-numerals7. Ibidem. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 426-1P-2016 empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.*” La distintividad tiene un doble aspecto: ** a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab inifio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas. *? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
La distintividad adquirida o “secondary meaning”. En el presente proceso la consultante ha incluido una pregunta respecto de distintividad adquirida, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.. La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 2424P-2015 del 24 de agosto de 2015. 10 4.3, 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 426-1IP-2016 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.
El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real, efectivo y prolongado en el tiempo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.
El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el Artículo 135 de la Decisión 486”, En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado.
En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada: a) Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad. b) Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.
Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los Literales b), e), f), g) y h), del Artículo 135 de la Decisión 486. De modo referencial, ver Proceso 388-1P-2015 del fecha 25 de febrero de 2016. 11 4.8. 4.9.
Proceso 426-IP-2016 Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo.
El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el Artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no?!: a) Naturaleza de los productos o servicios: Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.
En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b) Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización: Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 4.10.En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, 5.1. se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones STARWOOD HOTELS refirió que el signo solicitado ha sido registrado en otros países de la Comunidad Andina, resulta pertinente abordar el 21 Ibidem. 12 7 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Proceso 426-1P-2016 tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.
Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada País Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 1 de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los Países Miembros”.
De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?” Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la 23 24 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015.
De mado referencial, ver Proceso 71-1P-2007 de 15 de agosto de 2007. Ibidem. 13 5.8. 5.9. Proceso 426-1P-2016 oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”, Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?, Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares”. 5.10.No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga 5.11. límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a 25 28 De modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. Ibidem. Ibidem. Ibidem. 14 Proceso 426-1P-2016 proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 5.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional 6.1. 6.2. competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
Respuestas a las preguntas del Consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
¿Cómo determinar la distintividad de signos constituidos únicamente por una letra (W) cuando no presentan elementos adicionales ni peculiaridad en su diseño y sólo poseen un carácter arbitrario con relación de los servicios que pretende distinguir? Para determinar la distintividad de signos constituidos únicamente por una letra se deberán seguir los lineamientos desarrollados en los Temas 2 y 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.
¿Cuál es el criterio a considerar al realizar el examen de registrabilidad del signo (W) sí como tal, goza de la protección marcaría en países de la Comunidad Andina y fuera de ella, considerando que en nuestro país registra inscrita su versión mixta en una clase distinta a la solicitada? Para responder a esta consulta, se deberá en primera instancia tener en cuenta lo explicado en el Tema 5 del Apartado E de la presente providencia. Por otra parte este Tribunal desea realizar ciertas precisiones: —- El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica.
Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. 15 Proceso 426-1P-2016 El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro.
La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas, Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular. - En consecuencia, se deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedades intelectuales oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida. 6.3.
¿Es relevante para el examen de registrabilidad que el signo solicitado (W) haya adquirido distintividad por su uso en el mercado (extranjero) en una clase diferente? Para responder esta pregunta se deberá tomar en consideración los lineamientos establecidos en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 06710-2011-0-1801-JR- CA-07, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Pbl..! Cecilia Luisa Ayllón Úúinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 16 Proceso 426-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De ¡acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario., 1; | f Lo L sa ao Cecilia Luisa Ayllón enteros -GarclalBri PRESIDENTA SE R Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 426-IP-2016 | 17