TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 278-1P-2016 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00336-00 Referencia: Signo involucrado “Figurativo” Magistrado ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2366 de 27 de mayo del 2016, recibido el 1 de junio del mismo año, vía correo electrónico, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00336-00.

El Auto del 11 de mayo del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Tercero Interesado: COMESTIBLES ALDOR S.A. Proceso 278-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES COLOMBINA S.A., demandó ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, la nulidad de las Resoluciones 25887, 36548 y 3051, dictadas por la SIC, que concedieron el registro como marca del signo Figurativo*, a favor de COMESTIBLES ALDOR S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30? de la Clasificación Internacional de Niza, considerando que el signo solicitado no reúne el mínimo de distintividad al ser una forma usual del producto que bajo ella se pretende identificar.

La SIC sostuvo que el signo solicitado goza de distintividad, puesto que la figura de una chupeta en forma de jarra de cerveza con la espuma saliendo en su parte superior resulta arbitraria y original para la identificación de productos como las “chupetas”, permitiendo su fácil individualización por parte del consumidor y la determinación de un origen empresarial específico.

COMESTIBLES ALDOR S.A., (tercero interesado), señaló que la marca figurativa tiene distintividad intrínseca por ser susceptible de representación gráfica, no presenta rasgos similares con signos previamente registrados, siendo también distintiva extrinsecamente. NORMAS A SER INTERPRETADAS: La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 Literales b), c) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales solo se interpretarán los Artículos 134 Literal f) y 135 Literales b) y c) ? de la mencionada Decisión 486 por ser procedentes.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz; tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería; helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de esponjar; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (.) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 278-1P-2016 No corresponde el análisis del Literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486, por no ser un tema controvertido. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas. Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas En el presente proceso se discute si el signo Figurativo solicitado a registro puede considerarse una marca, consecuentemente, resulta pertinente abordar el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: *( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se oferian en el mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Esindicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwill del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.” 1.7. 1.8. 1.9.

Proceso 278-1P-2016 funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario. Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.

El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la 1.11 perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca..La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o extema de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12, En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros, El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de Proceso 278-1P-2016 la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 1.13. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 1.14.

Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 1.15.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.16.El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De contormidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 1.17. Se deberá analizar, en primer lugar, sí la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo Figurativo, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Proceso 278-1P-2016 “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.

Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.

Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.S El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 278-1P-2016 El origen empresarial de una marca Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.

Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 2.10.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas figurativas En el proceso se ha hecho referencia a que el signo Figurativo solicitado consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas bidimensionales o tridimensionales, como emblemas, logotipos, íconos, etc., pudiendo evocar o no un concepto.” Las figuras usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios, En este caso, el público consumidor no relaciona dichas figuras con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.? Las formas o figuras son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.

Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:? Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. Proceso 278-1P-2016 a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza, y, c) La función del producto o servicio de que se trate. 3.5. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas o figuras de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando.

Sin embargo, si dichas figuras o formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.1? 3.6. El Tribunal advierte que las formas o figuras de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.1! 3.7. Sila mencionada marca estuviese compuesta por formas o figuras usuales o necesarias en relación con los productos que va a proteger, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00336-00, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. y i Cecilia Luisa Ayllór Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Uy De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016.

Jl Ibidem. Proceso 278-1P-2016 Hernán ro Zambráno” MÁGISFRIADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. IE. a Cecilia Luisa AJIÉR Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.