(ajo J == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 103-IP-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital No. 41 de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República de Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-0375 Referencia: Signo involucrado: CRISPICITOS (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 9852-S-TDCA-No. 1 de 5 de abril de 2017, recibido fisicamente el 12 de abril de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República de Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 95 de la Decisión 344 de la Comisión de! Acuerdo de Cartagena, y 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-0375; y, El Auto del13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA. 1.1. 1.2. Proceso 103-1P-2017. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEP1) DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Tercero interesado: SOCIETE DE PRODUITS NESTLÉ S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA., interpuso demanda Contencioso Administrativa ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República de Ecuador, en contra de la Resolución 978929 de 15 de septiembre de 1999, emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, en virtud de la cual se concedió el registro como marca del signo CRISPICITOS (denominativo), para distinguir productos de la Clase 301 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de SOCIETE DE PRODUITS NESTLE S.A., y se rechazó la oposición presentada por PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA. PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA. sostuvo que la resolución impugnada tomó en cuenta Únicamente el acuerdo transaccional celebrado entre SOCIETE DE PRODUITS NESTLE S.A. y KELLOG COMPANY y no se analizó la observación por ellos presentada, por lo que dicho registro debe ser anulado.

CUESTION PREVIA La norma comunitaria en el tiempo Teniendo en cuenta lo solicitado por el consultante en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los Clase 30.-. Exclusivamente bizcochos y galletas. by 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Proceso 103-1P-2017, efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.2 El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.3 El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial.

Tales criterios han sido reiterados en Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P- 2013 del 25 de junio de 2013 y Proceso 82-1P-2014 del 10 de septiembre de 2014. Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003 del 19 de noviembre de 2003. 3 Proceso 103-1P-2017. numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP- 2003, en donde se precisó: *( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ) ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. * 1.8. Sila norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 1.9.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.10.

En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95 del 13 de febrero de 1998 y Proceso 39-1P-2003 de 9 de julio de 2003. 4 —Nn Proceso 103-1P-2017.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 95 de la Decisión 3448 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 150 y 172 de la Decisión 4867 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Legítimo interés para presentar observaciones.

Examen de registabilidad y debida motivación de los actos. La nulidad de registro de marca. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente, Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legistación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se dectarará la nulidad únicamente para esos productos O servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Proceso 103-1P-2017. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Legítimo interés para presentar observaciones Tomando en cuenta que PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA., expresó en su escrito de demanda que presentó observación a la solicitud de registro del signo CRISPICITOS (denominativo), en tal sentido, la Oficina Nacional competente estaba obligada a darle el curso previsto en el Artículo 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, el registro de la marca se concedió en contravención de tal disposición, lo que podría acarrear una eventual nulidad. El Capítulo V, Sección Il, de la Decisión 344, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado -se entiende- en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 93, primer párrafo).

Este es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.? El segundo párrafo del Artículo 93 de la Decisión 344 determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante signos idénticos o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. * La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la Ver Interpretación Prejudicial 1-1P-2011.

Ibidem. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 103-1P-2017. solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes. (Artículo 94 de la Decisión 344). 10 Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “( ) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito”. 11 Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de ta Decisión 344, Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos En el presente caso, se ha alegado que no se habria realizado un correcto examen de registrabilidad entre los signos bajo análisis, por lo que supuestamente se habría vulnerado el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Ibidem.

Proceso 28-1P-2003. Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.0.A.C. N* 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. Proceso 103-1P-2017. Artículos 135 y 136 de la Decisión 48612 que son los mismos que contemplaba la Decisión 344 en sus artículos 82 y 83.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.13 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. La nulidad del registro de marca La demandante argumenta que la resolución que concedió el registro del signo CRISPICITOS, no tomó en consideración la observación realizada Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2013 del 20 de febrero de 2014.

Ibidem, 3.2. Proceso 103-1P-2017. por lo que dicho registro debe ser anulado. Este Tribunal considera oportuno analizar el tema planteado. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — Lanulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - — La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.

Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 3.3.

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 3.4. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, 3.5. las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca CRISPICITOS incurre o no en las causales de nulidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República de Ecuador al resolver el proceso interno 17811-2013-0375 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Proceso 103-1P-2017, La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Rami z Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

MS Us Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10