TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 358-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 03910-2011-0-1801-JR-CA-04 Referencia: Signos involucrados SYSTALAN y logotipo (mixto) /SYSTANE (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3910-2011-0/5*-SECA-CSJLI-PJ, de 22 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 03910-2011-0-1801-JR-CA-04.
El Auto de 11 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LABORATORIOS LANSIER S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Proceso 358-1P-2016 Tercero Interesado: NOVARTIS AG (antes ALCON INC) SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 29 de diciembre de 2015, NOVARTIS AG (en adelante, NOVARTIS)! presentó recurso de apelación contra la sentencia contenida en la Resolución 18 de 11 de diciembre de 2015, emitida por el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Dicha sentencia declaró fundada la demanda contencioso administrativa presentada por LABORATORIOS LANSIER S.A.C. (en adelante, LANSIER) y en consecuencia declaró nula la Resolución 0857-2011/TPl- INDECOPI de 20 de abril de 2011, concediendo el registro del signo mixto SYSTALAN y logotipo? a favor de LANSIER para proteger productos de la Clase 53 de la Clasificación Internacional de Niza y por tanto rechazó la oposición presentada por NOVARTIS que se fundamentó en el registro de la marca SYSTANE (denominativa).
NOVARTIS alegó que no se consideró la similitud denominativa y gráfica entre el signo SYSTALAN (mixto) y la marca SYSTANE (denominativa); que no se hizo un examen integra! del logotipo del signo solicitado para el registro y la presentación comercial de la marca SYSTANE que es imitada por LANSIER. Finalmente, en el proceso interno se discute si el registro del signo SYSTALAN (mixto) ha sido solicitado con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Dentro de los argumentos de las partes se presentan y comparan las presentaciones o empaques comerciales de la marca SYSTANE (denominativa) y el signo solicitado SYSTALAN (mixto)!. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 4865 de la Comisión De la revisión de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2015, en el punto b.4 se aclara la actuación de NOVARTIS AG como sucesor procesal de ALCON INC. Clase 5: Productos farmacéuticos, medicinales, veterinarios e higiénicos para la medicina.
PI A 43 8 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- 1.1. Proceso 358-1P-2016 de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, con excepción del Artículo 137 ya que se hará la explicación sobre los artículos 258 y 259 que tratan el tema de competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
El trade dress. Respuesta a las preguntas de la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos SYSTALAN y logotipo (mixto) son confundibles o no, respecto de la marca registrada SYSTANE (denominativa), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
“Artículo 259.- Constituyen actos de compelencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un compelidor; ( )” 3 Proceso 358-1P-2016 o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. $ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016, Ñ Ibidem.
Proceso 358-1P-2016 c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos ylo servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte de! análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
Ú Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-4P-2017, de 7 de julio de 2017, 1.5. 1.6. 2.1 2.2 Proceso 358-19-2016 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus.
Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
(iii), Criterio_del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado SYSTALAN y logotipo (mixto) respecto de la marca registrada SYSTANE (denominativa), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.
Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, 6 2.3 2.4 2.5 Proceso 358-1P-2016 que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.10 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. !1 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,1? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 i. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretación Prejudicial 46-IP-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. F120:390 IDU 11) ñi. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario!*.
Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.!* Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. iii. Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. iv.
Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. v. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en ps REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).
Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enferráis. ES) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aistable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 3.5. 3.6. Proceso 358-1P-2016 los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SYSTALAN y logotipo (mixto) y la marca SYSTANE (denominativa).
Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena NOVARTIS AG, empresa opositora y apelante, ha referido que la solicitud de registro de la marca SYSTALAN y logotipo (mixto) se ha realizado para perpetrar actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.
El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.
Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.*$6 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.*” El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad. 18 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: *( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).”"* vw Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 358-1P-2016 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:?0 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que elacto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.21 Actos de confusión Al respecto, el Literal a) del 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 3.10.
Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:22 a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio.
Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar 20 a a De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, Ibidem.
Ibidem. 10 Proceso 358-1P-2016 como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 3.11.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrian perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 3.12.Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.
Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor.24 3.13.A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto: el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 3.14.La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en ta venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.?25 3.15.
Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.26 3.16.En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que 2 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 67-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.
Es Ibidem. E Ibidem. E) Ibidem. 31 Proceso 358-1P-2016 se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.27 3.17. Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura 4.2. 4.3. 4.4. un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado.
El trade dress. Tomando en consideración que NOVARTIS AG alega confusión entre el signo solicitado y la imagen y apariencia de sus productos identificados con la marca SYSTANE (denominativa), es importante hacer referencia a lo relacionado a la apariencia del producto, conocido en otras legislaciones y en la doctrina como el “trade dress”, figura que por cierto no está como tal contemplada en la Decisión 486, lo cual no le resta importancia como para que pueda ser incorporada y analizada como uno de los eventuales aspectos relacionados con la competencia desleal.
Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.?28 Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registto de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.22 De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma 27 28 29 Ibidem.
De mado referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015, 12 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 358-1P-2016 común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo. El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc., o inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local, 3 Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.3* En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.*2 La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.33 En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes. 4.10.
En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y 4.11. el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados. Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen am 35 FERRERO DIEZ CANSECO, Gonzalo.
Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, N? 5, Lima, 2009. De modo referencial, ver Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem, p. 19. 13 Proceso 358-1P-2016 solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (Artículo 137 de la Decisión 486).
Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (Artículo 225 de la Decisión 486). Además, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el Artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales.
Finalmente, los Artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal, 3 4.12. En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.?? 4.13.
Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede licitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.3 4.14.
Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.92 4.15.
En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal. Respuestas a las preguntas de la Consultante Antes de dar una respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el Ei 39 Ibidem.
Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, pp. 19-20. 14 OS 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 358-1P-2016 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. La Sala consultante solicitó el pronunciamiento respecto las preguntas que se detallan a continuación: ¿Advirtiéndose que la empresa solicitante posee inscrita a su favor la versión denominativa de la marca SYSTALAN y logotipo en la Clase 5, cuya nulidad está pendiente de resolver en otro proceso ¿De qué modo influye dicha circunstancia en la evaluación de la solicitud de registro de la versión mixta de dicha marca en la misma clase? Al respecto es importante señalar que, en términos generales, cada trámite es independiente, mientras no se anule una marca registrada, sin importar la causal, tiene existencia legal y por tanto la consultante deberá resolver el proceso de forma autónoma respecto del proceso de nulidad.
¿Advirtiéndose que la presentación comercial de los productos de las empresas en conflicto fue objeto de análisis en el marco de un procedimiento seguido ante la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, por presunta comisión de actos de competencia desleal, declarándose infundada la denuncia* ¿Dicho pronunciamiento resulta determinante para denegar el registro del signo solicitado? Al respecto, es pertinente observar que mediante el mecanismo de la Interpretación Prejudicial no le es posible al Tribunal solucionar el asunto debatido en el proceso interno, ya que esto es competencia de la Sala consultante.
Sin embargo, es conveniente aclarar que una denuncia declarada infundada de por sí, ya pierde la esencia para ser considerada como un indicio. ¿Qué criterios deben emplearse para establecer si el signo solicitado a registro y la presentación comercial del producto de la opositora resultan confundibles al punto de constituir indicios fundados sobre la presunta comisión de un acto de competencia desleal? En caso de que en el proceso interno se discuta una posible confusión entre signos distintivos en general y que éstos sean parte de presentaciones comerciales, se podrá emplear los parámetros para el cotejo entre signos mixtos y denominativos contenidos en el Tema 2 del Apartado E de la presente providencia. No obstante, pueden ser aplicables otros criterios de cotejo de acuerdo con la naturaleza de los signos en conflicto y tomando en cuenta cuáles son los elementos predominantes en cada caso, tales como los colores, trazados, gráficos, 40 Procedimiento tramitado en el expediente 108-2011/CCD, seguido por Alcon Pharmaceutical del Perú S.A, sucedida en el proceso por Novartis AG (ahora apelante) en virtud de la fusión de ambas empresas, contra Laboratorios Lansier S.A.C. (ahora demandante), por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación indebida en la reputación ajena, tipificados en los Artículos Y y 10 del decreto Legislativo 1044 — Ley de Represión de la Competencia Desleal, resolviéndose por la Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi, mediante resolución 1970-2012/SC1-INDECOPI, del 10 de septiembre de 2012, confirmar la resolución apelada que declaró infundada la denuncia. 15 Proceso 358-1P-2010 posición de la parte denominativa, entre otros. 5.4, ¿Qué criterios deben emplearse para establecer si el signo solicitado SYSTALAN y logotipo y la marca registrada SYSTANE (denominativa) resultan confundibles? La respuesta a esta pregunta puede encontrarla desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, que trata sobre la irregistrabilidad de signos por identidad y el riesgo de confusión. 5.5.
¿Qué criterios deben emplearse para establecer si las presentaciones comerciales de los productos a los que se aplican los signos en conflicto resultan confundibles?” Nos permitimos indicar nuevamente que la respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, que trata sobre la irregistrabilidad de signos por identidad y el riesgo de confusión. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 03910-2011-0-1801-JR-CA-04, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. AAA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros $ Rafael Vérgara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | Hernán Romero Fa y Hugo Ramiro Góm pac RADO MAGISTRADO 16 Proceso 358-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. / | UL Cecilia bss As all PRESIDENTA Dip SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 358-1P-2016 | 17