TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de diciembre de 2017 Proceso: 156-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13051 Referencia: Signos involucrados CARNAVIT (denominativo) / CARNATION (denominativo) y CARNATION 8 DISEÑO DE FLORES (mixto).
Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2134-TDCA-No.1 de 22 de marzo del 2016, recibido físicamente el 14 de abril del mismo año, mediante el cual, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e), 93, 94 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-13051; y, El Auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno: Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Demandados: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DIRECCIÓN NACIONAL. DE PROPIEDAD Proceso 156-1P-2016 INDUSTRIAL PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO GRASAS S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. (en adelante, NESTLE), interpuso ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, Recurso de Plena Jurisdicción o Subjetivo contra la Resolución 972893 emitida por el IEPI, la cual concedió a favor de GRASAS S.A. el registro como marca del signo CARNAVIT! (denominativo), para proteger productos de la Clase 29? de la Clasificación Internacional de Niza, considerando que se advierte una evidente disparidad con las marcas de NESTLE previamente registradas: CARNATION (denominativa)*, la cual protege varios productos? y, CARNATION 8 DISEÑO DE FLORES (mixta) de la Clase 298 de la Clasificación Intemacional de Niza, por lo cual, descartándose cualquier posibilidad de confusión en el público consumidor.
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. señaló que los signos en conflicto son confundibles por tener semejanzas fonética-auditiva y gramatical; además, los productos están comprendidos en la misma Clase Internacional de Niza. Reveló que su marca CARNATION es notoria por gozar de un prestigio nacional e internacional con una amplia difusión publicitaria.
El lEPI sostuvo que el signo solicitado para registro como marca CARNAVIT (denominativo) cumplió con los requisitos estipulados en la Expediente: 69453-96 Clase 29: Came, pescado, came de ave y carne de caza; extractos de came, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Certificado 187-69. Clase (no consta): Alimentos e ingredientes para alimentos, pescado y mariscos; cames y carnes de aves, leche y productos de leche y productos de lechería y quesería, quesos, helados y bebidas de leche embotellada; huevos café y cremas para café; frutas y verduras, frutas frescas y verduras frescas, frutas en lata y verduras en lata; jugos de fruta y jugo de verduras; alimentos para el desayuno, preparaciones de cereal y harina, y preparaciones hechas de harina; pastas; alimentos para niños; alimentos dietéticos y concentrados: esencias de alimentos; y alimentos para animales, comida para aves y alimento para animales domésticos, inclusive alimentos para perros y gatos.
Los roductos antes descritos no están encasillados en una Clase Internacional, el registró data del año 1969. > Eipiar Certificado 1073-88 Clase 29: Came, pescado, carne de ave y came de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Proceso 156-1P-2016 normativa comunitaria; por tanto, se concedió su registro. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 83 literales a), d) y e), 93, 94 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los cuales se interpreta únicamente el Artículo 83 Literales a), d) y e) de la Decisión 344”, por ser parte de la controversia la irregistrabilidad de un signo que puede afectar el derecho de un tercero. No se interpretará el Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto en el proceso no se discute la distintividad intrínseca del signo solicitado.
Tampoco se interpretarán los Artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que en el proceso no se discute el procedimiento de observación al registro de una marca. De oficio se interpretará el Artículo 84 de la Decisión 3448, toda vez que se alega la supuesta notoriedad de uno de los signos en conflicto.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 83.- Asímismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(..) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.
( )” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: p La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
La antiguedad de la marca y su uso constante; El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” AnS p m on 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 156-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos y denominativos, La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Inducción a error. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado CARNAVIT (denominativo) es confundible o no con las marcas CARNATION (denominativa y mixta), es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.
Se deberá examinar si entre los signos controntados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Proceso 73-1P-2006 de fecha 18 de agosto de 2006. A 1.4. b) d) Proceso 156-1P-2016 Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. do Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 156-1P-2016 El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos O servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado CARNAVIT (denominativo) y las marcas CARNATION 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 156-1P-2016 (denominativa y mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*! Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le pemite diferenciarlo de otros existentes en el mercado. 12 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!3 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,** salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Sien la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial 46-1P-2013 de 25 de abril de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015. Proceso 156-1P-2016 cotejo de signos denominativos:!5 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario**. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.1? Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:.
Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de tos signos en conflicto.. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. ». Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.
Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva e Ver Interpretación Prejudicial 472-1P-2015 de 10 de junio de 2016. JE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejermplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis.
LE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, mortema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 156-1P-2016 para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado CARNAVIT (denominativo) y las marcas CARNATION (denominativa y mixta).
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso interno se argumentó que el signo solicitado CARNAVIT (denominativo) reproduce las marcas notorias CARNATION (denominativa y mixta), se abordará el presente tema. Definición Si bien la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunal la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo'**.
El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte el literal d) del Artículo 83 que dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o 1 Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.
Proceso 156-1P-2016 servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.” La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, se la protege tanto para los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, como a aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, sin embargo, de lo cual se debe puntualizar que estos deben ser conexos, es decir, aquellos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión en el consumidor.
Signo similar a una marca notoriamente conocida Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de contusión. 3.10.
Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de 10 3.11. Proceso 156-1P-2016 Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 3.12.El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigúedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.13.
Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular. 3.14. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular??, 3.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si las marcas CARNATION (mixta y denominativa) cuyo titular es SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo CARNAVIT (denominativo), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-1P-2015. 41 Proceso 156-1P-2016 De contormidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal consultante deberá aplicar la presente Interpretación Prejudicial al emitir el fallo en el Proceso Intemo 17811-2013-13051.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el tercer párrafo del Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Conforme a lo previsto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. la E Cecilia Lúisa Áyl 60 Qúíñteros a Taél Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernán a: Hugo Ramiro 'Apac M MAGISTRADO De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 2 f f Cecilia Lia Ayl 6rÁúinteros pa Garcta(Brito PRESIDENTA ' SECRETARIO Notifíquese a la Tribunal consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12