TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 219-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno N” 20%2-00361. Actor: PHILIP MORRIS PRODUCTOS S.A. Marca PREMIER MENTHOL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1347 de 5 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N” 2012-00361. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue. considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.

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ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: PROTABACO S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 13 de julio de 2004, la sociedad PROTABACO S.A., solicitó el registro como marca del signo mixto PREMIER MENTHOL,! para amparar los siguientes productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza: "cigarrillos y tabacos; artículos para fumadores, cerillas”.

La sociedad PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas notorias MARLBORO (denominativa), MARLBORO (mixta), MARLBORO LIGHTS (mixta), registradas en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, según certificados de registro vigentes No. 37.348, 160.512, 107.890 y 160.511, respectivamente. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 29087 de 13 de agosto de 2008, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

La sociedad PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 44924 de 31 de agosto de 1 “Figura geométrica (forma definida, rodeada por un fondo). ( ) La figura está delimitada por 5 líneas, y en su construcción hay 2 ángulos rectos, 1 ángulo obtuso y 2 ángulos agudos”.

Fl. 55. 2 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado, y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 0031778 de 25 de mayo de 2012, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7.

La sociedad PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., presentó demanda de nulidad relativa contra el artículo segundo de la Resolución No. 0031778 de 25 de mayo de 2012 y las Resoluciones No. 44924 de 31 de agosto de 2009 y 29087 de 13 de agosto de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Señala, que la marca mixta PREMIER MENTHOL no goza de derecho adquirido con ocasión del registro previo de las marcas mixtas PREMIER (Certificados No. 127.611 y 238.369). Por lo tanto, a pesar de que comparten el elemento denominativo PREMIER, no se trata de una marca derivada (ni desde el punto de vista visual, ni de la comparación de imágenes); existe un elemento figurativo nuevo, y en esta medida merece de un estudio independiente. 10.Adiciona, que aún en el supuesto de que se tratara de una marca derivada, la autoridad nacional debía realizar el examen de cotejo de marcas.

Dicho supuesto no exime a la autoridad de cumplir con sus obligaciones legales. 11.Agrega, que la sociedad PROTABACO S.A., ha individualizado el elemento geométrico invirtiéndolo, lo cual deriva también en una clara imitación del diseño notoriamente conocido de la demandante “diseño de techo”. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión desde el punto de vista visual e ideológico, tal y como la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina lo han reconocido en anteriores pronunciamientos. 12.Complementa, que el examen de cotejo de marcas debe tener en cuenta como elemento predominante el gráfico y no el denominativo; además, no debió limitarse exclusivamente a analizar la posible vulneración del artículo 136 literal a), pues el caso sub examine también se ajusta al contenido del literal h) de la misma disposición normativa., 13.Agrega, que la autoridad nacional ha reconocido expresamente el E carácter notorio de la marca MARLBORO de la Clase 34 => 3 Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, cualquier solicitud de registro que atente contra sus derechos, debe denegarse. 14.Argumenta, que la autoridad nacional omitió valorar pruebas que habrían devenido en la adopción de una decisión favorable a los intereses de la demandante. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.Señala, que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria y nacional. 16.

Manifiesta que existen claras diferencias gráficas y visuales entre los signos en conflicto y, por tanto, no se configura el riesgo de confusión. Existen claras divergencias entre las denominaciones PREMIER y MARLBORO. 17.Agrega, que si bien desde el punto de vista gráfico existen algunas semejanzas, las mismas desaparecen al realizarse el análisis en conjunto del signo solicitado. 18.Adiciona, que a pesar de que los signos en conflicto identifican los mismos productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, tampoco es motivo suficiente para denegar el registro. 19.

Manifiesta, que no entiende cuál es el motivo de referirse a la notoriedad de la marca MARLBORO, si la autoridad nacional reconoció dicho atributo y valoró todo el material probatorio aportado por la demandante. Por parte del Tercero Interesado. 20. Indica, que la autoridad nacional sí realizó el examen de cotejo de marcas, determinando correctamente que el signo solicitado constituía una marca derivada y, por tanto, que sí era registrable. 21.

Indica, que el cuestionado elemento gráfico que supuestamente imita los signos notorios del demandante, corresponde a la letra M, la cual se refiere a la letra inicial del apellido de la familia MEKLER que constituyó la sociedad PROTABACO; con dicha letra desde el año de 1962 se vienen identificando otros signos de su propiedad. 22. Agrega, que el caso sub examine se trata de un tema de evolución de marca y no de riesgo de confusión. Por la tanto, las modificaciones realizadas no son meras diferencias secundarias. 23.

Manifiesta, que los registros de la marca MARLBORO en Colombia son posteriores a los suyos. 24. Arguye, que la marca PREMIER también es notoriamente conocida. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 25.La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) y h) de la Decisión 486. 26.Se hará la interpretación solicitada.

De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa?. DECISIÓN 486 ) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pals Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(..-) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones tu otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 7) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; $ los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”.

¡0 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 27.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la A. A. presente interpretación prejudicial son los siguientes: La irregistrabilidad de signos por identidad. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. La marca derivada de una marca notoriamente conocida. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 28.En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto PREMIER MENTHOL es confundible con las marcas denominativas y mixta MARLBORO, así como con la marca mixta MARLBORO LIGTHS. La demandante sostuvo que se configura el riesgo de confusión desde el punto de vista visual e ideológico. 29.Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas especificamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirito piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

" 3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA p EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debla revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos s riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la lo reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar á negalivamente, Surgen entonces los términos 'marca renombrada", 'marca de alta reputación” para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad".

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - ¡La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - Enel cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Alrealizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. 30.Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante 31. determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COMPUESTA. 32.En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y las marcas mixtas MARLBORO y MARLBORO LIGHTS.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 33.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas?, logotipos'5, íconos, etc. > “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 9 Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N* 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habria riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 222. edición, 200%, 10 Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: 7% “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de Jos vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “ ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.

(Sentencia del Proceso N* 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”)”. 34.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y las marcas mixtas MARLBORO y MARLBORO LIGHTS. == 11 C.COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 35.En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y la marca denominativa MARLBORO.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 36.Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-1P-2012: "Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

( ) El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habria riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos”. 37.En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario aplicar las reglas para la comparación de signos compuestos determinadas en el acápite precedente. 38.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y la marca denominativa MARLBORO.

D.LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. El SIGNO SOLICITADO DERIVADO DE UNA MARCA NOTOR!AMENTE CONOCIDA. 39.La demandante afirmó que la marca MARLBORO es notoriamente conocida en la Clase 34. La sociedad tercera interesada argumentó que la marca solicitada es una evolución de su marca. Afirmó que su marca PREMIER es notoriamente conocida.

La demandante, por su parte, sostuvo que no se trata de una marca derivada. SH3>: 40.Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013, de 30 de noviembre de 2011. “Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Titulo XIl, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. — La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. >> En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XIl de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, 14 que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha linea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitariof, El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el 6 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”.

Revista Foro No. 6, ll semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. ARO 15 O mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. — Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. — Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”? Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad de! competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza 7 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. > 16 om f. el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo'*. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genere el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial: h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 8 Ibidem.

Pág. 247. O 17 41. l) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; J) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero".

El signo solicitado derivado de una marca notoriamente conocida. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 12 de febrero de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular 18 42. del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.” De conformidad con las particularidades del caso, el Tribunal reitera la línea jurisprudencia que ha trazado en relación con la familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida.

“El Tribunal ha manifestado que merece especial importancia el hecho de que la familia de marcas o la marca derivada “( ) provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias”.

El criterio descrito es aplicable a la familia de marcas. En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal continúa diciendo que “el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro de marcas y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad.

Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente”.

(Proceso 140-1P-2007, ya 19 citado)”. (Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 32-1P-2014). 43,En consecuencia, la corte consultante deberá determinar si la marca PREMIER es notoriamente conocida, para posteriormente establecer el grado de incidencia de dicha marca en el signo que se pretende registrar, y de esta manera determinar su distintividad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Ñ;

SEGUNDO

TERCERO: A CUARTO: Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor Podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor.

Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y las marcas mixtas MARLBORO y MARLBORO LIGHTS, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto PREMIER MENTHOL y la marca denominativa MARLBORO, aplicando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial. La corte consultante deberá determinar si las marcas MARLBORO (mixta) y MARLBOTO LIGTHS (mixta) eran notoriamente conocidas al momento de la solicitud del signo mixto PREMIER MENTHOL, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el 20 signo solicitado para registro genera alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. La corte consultante deberá determinar si la marca PREMIER es notoriamente conocida, para posteriormente establecer el grado de incidencia de dicha marca en el signo que se pretende registrar, y de esta manera determinar su distintividad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con elyúltimo párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presénte interpretación Prejudicial los Magistrados_que participaron eh, adogoón. LYL “.— ylón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo. 2.

Y, 40 N j brano Luis José Díez Canseco Núñez '[AGISTRADO MAGISTRADO Cecilia De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, rito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 219-1P-2015 | 21