Quito, 15 de diciembre de 2017 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 469-1P-2016 Interpretación Prejudicial Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia 720/2012 Signo involucrado COLA POP"S (mixto) Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N* 0293/2016 del 3 de junio de 2016, recibido vía courier el 31 de agosto de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal p), 136, 137, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 720/2012; y, El Auto de 27 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: Tercero Interesado: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LTDA. SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL — SENAPI FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L. Proceso 469-I1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT'S CASAL LTDA., (en adelante, WATT'S) presentó demanda contencioso administrativa solicitando que se revoque la Resolución Administrativa emitida por el SENAPI! que confirmó los actos administrativos anteriores en los que se concedió el registro del signo como marca COLA POP'S (mixto)? para identificar productos de la Clase 32* de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de FÁBRICA LA ESTRELLA S.R.L. (en adelante, LA ESTRELLA) y se rechazó la oposición interpuesta por WATT"S. La oposición estuvo soportada en el argumento de que LA ESTRELLA habría incurrido en un comportamiento desleal y contrario a la moral y las buenas costumbres y que por tanto, debía negarse el registro del signo como marca COLA POP“S (mixta).

Indicó además que presentó al SENAPI pruebas y documentación para demostrar que la solicitud de registro por parte de LA ESTRELLA era un acto de competencia desleal. El SENAPI, por su parte, indicó que WATT'S no era titular de una solicitud o registro de marca anterior a la fecha de solicitud de la marca COLA POP'S, por tanto, la oposición era improcedente porque no cuenta con interés tegítimo.

Además, resaltó que el propio demandante expresamente se refiere a la coexistencia pacífica en relación a productos de las empresas en conflicto. Finalmente, señaló que la opositora no ha brindado indicios que permitan inferir que con el registro de la marca COLA POP'S se pretenda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal p), 136, 137, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Resolución Administrativa No. DGE/OPO/J0189/2012 de 15 de junio de 2012. COR CO co yet me ut HA A A Clase 32: (posteriormente modificada a la Clase 30): Café, té cacao, azúcar, arroz, taploca, sagú, sucedáneos del café, harina, preparaciones hechas de cereales, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, lavadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsa (condimentos), especias, hielo.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; Proceso 469-1P-2016 No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de tos productos o servicios a los cuales se aplica.” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; a) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; bj) un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; 9) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

( )”. “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. ( )” “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

( )" “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 1.1 1.2 1.3 Proceso 469-1P-2016 Se interpretarán los Artículos 137, 146, 258 y 259, para tratar lo relativo al legítimo interés para presentar oposición y el tema de la competencia desleal.

No se interpretarán los Artículos 135, 136 y 154, toda vez que de la revisión del proceso se verificó que no son materia de controversia. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El legítimo interés en la oposición a un registro de marca. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El legítimo interés en la oposición a un registro de marca En el presente caso, se advierte que WATTS formuló oposición al registro de la marca COLA POP"S (mixta), sobre la base de que LA ESTRELLA habría incurrido en un comportamiento desleal y contrario a las buenas costumbres.

En consecuencia, resulta pertinente analizar lo estipulado en el Artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta días siguientes a su publicación. La norma comunitaria al usar el término "oposición fundamentada" se está b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” e. 1.4 1.5 2.1. 2.2.

Proceso 469-1P-2016 refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar su legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el Artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas.? Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente.

Pese a ello, es importante manifestar que podrán reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el Artículo 136 de la norma antes citada.

De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse cualquier persona cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabitidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor.

La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal El Tribunal abordará el tema en virtud del argumento de la demandante, en el sentido de que la solicitud del registro del signo COLA POP'S (mixto) habría sido solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos necesarios sobre la competencia desleal.

Se procede a analizar el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicho Artículo establece: “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro" La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como De modo referencial, ver Proceso 171-1P-2015 del 4 de febrero de 2016, p 10. 2.4, 2.5. 2.6. 3.1. 3.2.

Proceso 469-1P-2016 marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.$ La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas tácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión WATT'S señaló en su demanda que LA ESTRELLA incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de confusión y afectación a la moral y las buenas costumbres, por lo que resulta pertinente analizar el presente tema.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: “Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a De modo referencial, ver Proceso 476-1P-2015 del 27 de octubre de 2017. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Proceso 469-1P-2016 la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.” En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.3 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.? La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: *( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).*" Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:** a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 del 24 de agosto de 2015.

Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p 45. GACHARNÁ, María Consuelo. La Competencia Desleal. Editorial Temis, Bogotá, 1982. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

Proceso 469-1P-2016 correcto funcionamiento del sistema competitivo.*? Actos de confusión 3.9. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 3.10.Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:*? a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 3.11.El análisis debe partir de “indicios razonables” que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.** En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 720/2012, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ES Ibidem. 5 Ibidem.

Ly De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015. Proceso 469-1P-2016 concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artícuto 90 del Estatuto del Tribunal. mn Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO | Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. [ Cecilia Luisa AyllérrÚtinteros É PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 469-1P-2016 |