Proceso : 359-IP-2017 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de marzo de 2018 Proceso: 359-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleai y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2017-056714 Referencia: Marca involucrada ALCANOS DE COLOMBIA (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-379 de 2017 del 18 de septiembre de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2017-056714; y, El Auto del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicia!.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Demandado: Miguel Ángel Saldaña Plazas Proceso 359-1P-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. (demandante) presentó demanda por presunta infracción de derechos de propiedad industrial contra Miguel Ángel Saldaña Plazas (demandado) toda vez que habría usado un signo mixto similar! a su marca registrada ALCANOS DE COLOMBIA (mixta) para distinguir productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza? de su titularidad, en anuncios publicitarios, tarjetas de presentación y redes sociales, para identificar un local comercial denominado CONSTRUCCIONES GAS NATURAL DE COLOMBIA?.

La demandante alegó que el signo utilizado por el demandado sería susceptible de generar riesgo de confusión con su marca pues en el local comercial de este también se comercializarían productos comprendidos en la Clase 4. Por su parte, el demandado manifestó que los signos confrontados serían distintos, diferenciándose en los elementos gráficos y sus colores, coincidiendo únicamente en la figura de la llama?*, la cual haría referencia al servicio de gas domiciliario, es decir, la coincidencia gráfica consistiría en una imagen de uso común utilizada en la actividad realizada tanto por el demandado como por la demandante.

Señaló, además, que la publicidad objeto del presente conflicto ya habrían sido retirada del mercado por lo que considera que las pretensiones de la demandante habrían sido satisfechas. NORMAS A SER INTERPRETADAS De conformidad con lo solicitado por la Entidad consultante se Del escrito de demanda se desprende que la publicidad en la cual presuntamente se habría utilizado un signo mixto similar al de la marca ALCANOS DE COLOMBIA (mixta) sería el siguiente: Clase 4: Combustible: gas natural domiciliario y gas natura! vehicular (Certificado 343205).

El cual tendría como objeto la comercialización, construcción e instalación de redes internas de gas natural y gas propano, así como brindar servicio técnico de reparación de instalaciones eléctricas. Entiéndase como tal a la imagen de una flama de fuego. 1.1. Proceso 359-1P-2017 interpretarán los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.5 Por otro lado, de oficio se interpretará el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relacionado a los signos de uso común, toda vez que resulta pertinente en los hechos materia de controversia.S TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Elemento gráfico de uso común. Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Ándina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes oO acondicionamientos de tales productos;

(.) da) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( J Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(J” Proceso 359-1P-2017 la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; oO sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2, Previamente a realizar el análisis de las normas citadas, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. É: 1.3. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se U Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 1.4.

Proceso 359-1P-2017 establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.8 El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto ill: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.. a. Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa la marca | Marca protegida Supuesto | marca que | directamente para productos distingue sobre productos.

Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, 1.6. Proceso 359-1P-2017 relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.*? Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor'%, A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, La conducta se califica mediante el verbo “usar”.

Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios, Prevé una protección más allá del principio de especialidad.

Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!!. 0 ”n Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que 1.8. 1.9.

Proceso 359-1P-2017 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.*? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.*9 1.10. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en 1.11. el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.** A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 20151%, este Tribunal n 13 14 15 realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-1P-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. De mado referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: “ ( ) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es Proceso 359-1P-2017 considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. 1.12.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.13.Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:*$ a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. Cc) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.14.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

Al respecto, se sugiere revisar. BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho 2 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 8 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N? 37, pp. 268 y 269.

Proceso 359-1P-2017 continuada, permanente o compleja?”. 1.15.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.16.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.17.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en contlicto revela que no hay 2.1. 2.2. riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Elemento gráfico de uso común Como en el proceso interno, el demandado señaló que el elemento similar (figura de flama de fuego) en los signos en conflicto hacen referencia a un elemento característico o de uso común para identificar el servicio de gas domiciliario realizado tanto por él como por la demandante, resulta pertinente que el Tribunal aborde el tema de los signos y elementos gráficos de uso común en la conformación de signos marcarios?8, Al momento de elaborarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras o gráficos que pueden estimarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 211-1P-2013 del 12 de febrero de 2014 y 53- IP-2015 del 19 de agosto de 2015. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Proceso 359-1P-2017 trate, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe restringirse a los elementos denominativos, ya que los gráficos también pueden ser de uso común. Sin embargo, si están estos combinados con otros elementos pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida un elemento figurativo de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado para impedir que terceros puedan utilizar_ dicho gráfico en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear confusión. Al realizarse la comparación entre marcas que se encuentren conformadas por elementos gráficos de uso común, estos no deben ser considerados a efecto de determinar si existe confusión, siendo esta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes y, en consecuencia, en el caso de marcas figurativas conformadas por elementos de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que elementos usuales y, por lo tanto, pertenecientes al dominio público puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos elementos de empleo común en relación con los productos o servicios de que se trate, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

En ese sentido, la Entidad consultante deberá determinar si el elemento (figura de flama de fuego) que componen la parte gráfica de los signos en conflicto son de uso común y, por lo tanto, no apropiables por ninguna persona, o por el contrario si es elemento distintivo de una 10 Proceso 359-1P-2017 marca ya registrada que no pueden ser utilizado por un tercero al crear confusión en el público consumidor, 3.

Respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante Ántes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.

¿Se puede considerar que hay infracción a los derechos de propiedad industrial de un titular de una marca cuando un tercero que la ha venido utilizando para promocionar sus servicios en la fachada de su establecimiento y en material publicitario una vez tuvo conocimiento de la demanda cesó la infracción a los derechos que ostenta el titular de la marca? La respuesta a esta pregunta está desarrollada en el Tema 1 del Apartado E (párrafos 1.11 y 1.12) de la presente interpretación, en el sentido de que la acción por infracción de derechos es siempre procedente, incluso cuando la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el proceso interno 2017-056714, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros UL Ass Rafael Vergara Quintero | MAGISTRADA MAGISTRADO 5 Ñ Proceso 359-1P-2017 /Bomero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac '[AGISTRADO MAGISTRADO PONER E. De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicia! el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero Gustay6 García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12