TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de diciembre de 2017 Proceso: 23-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-13776 Referencia: Signos involucrados FUSIDERM (denominativo) / FUCIDIN (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 9745-2016-TCA de 21 de diciembre de 2016, recibido físicamente el 20 de enero de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en Quito de la República del Ecuador, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-13776; y, El Auto de 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO 0% Proceso 23-IP-2017 ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEP)) PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO SÍNTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S (en adelante, LEO PHARMACEUTICAL) presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 con sede en Quito de la República del Ecuador, contra la Resolución 975629 de 9 de febrero de 2000, emitida por la Dirección Nacionai de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.
Dicha Resolución rechazó el recurso de reposición planteado por LEO PHARMACEUTICAL y ratificó la Resolución 973115, la cual rechazó la oposición planteada por dicha compañía con base al registro de su marca FUCIDIN (denominativa) para la Clase 5! de la Clasificación internacional de Niza, y concedió el registro como marca del signo FUSIDERM (denominativa) para proteger productos de la Clase 5? a favor de LABORATORIOS STEIN S.A. Enuncia la actora que el signo solicitado FUSIDERM (denominativo) y su marca FUCIDIN (denominativa) son confundibles gráfica, fonética y que la única diferencia entre los signos son las dos letras al final por lo que son confundibles.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, m Clase 5: Preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso humano y veterinario que no contenga nitrofuran. Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos; substancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos); material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los animales dañinos; fungicidas, herbicidas; y, los demás productos de la clase internacional 5.
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
Proceso 23-1P-2017 b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas O características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el 1) uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;
Consistan en un color aisladamente considerado, sín que se encuentre delimitado por una forma especifica; 9) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, ) y) la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización intemacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal; k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado Y por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y, m) Consistan en la denominación de una variedad vegetal protegida o de una esencialmente derivada de la misma. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) b) c) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; Proceso 23-IP-2017 Procede únicamente la interpretación del Artículos 83, limitándolo a los Literales a), d) y e); por tratar el caso de eventual riesgo de confusión del signo solicitado con una marca notoria. No se interpretará el Artículo 81 al no ser materia de controversia el concepto de marca, tampoco del Artículo 82 al no referirse el caso en análisis a la denegatoria de un signo por causales absolutas.
Tampoco se interpretarán los artículos 93 y 95, toda vez que no se hace necesario revisar el trámite de observación. De oficio, se interpretará el Artículo 84 de la Decisión 344*, para profundizar el tema de la marca notoria. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y, 9) Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.” “Artículo 93.-.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, - “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
Cc) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) Elanálisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 23-1P-2017 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Inducción a error.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso intemo se discute si el signo solicitado FUSIDERMN (denominativo) es confundible o no con la marca FUCIDIN (denominativa), es pertinente analizar el literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presentan algunos de los siguientes impedimentos: a) sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o se asemeje a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero para distinguir los mismos productos o servicios; o, para productos o servicios respecto de los cuales pueda inducir al público a error. Ello, debido a que en dichas condiciones el signo solicitado carece de fuerza distintiva y puede inducir al público a error.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de inducir al público a error, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:3 a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tai similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-1P-2006 del 18 de agosto de 2006. 1.4. b) d) Proceso 23-1P-2017 en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable o evidente.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede inducir al público a error.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.
Proceso 23-1P-2017 (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normaimente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.
El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (ii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en error. 1.6.
Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 23-1P-2017 únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración las posibles similitudes que pueden presentarse, para de esta manera establecer si podría incurrir en error en el público consumidor.
Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado FUSIDERM (denominativo) y la marca FUCIDIN (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. El Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem, Proceso 23-1P-2017 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y mortemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario', Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*! Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto,.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
“ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “moríema”: Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, mortema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s,-ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Proceso 23-1P-2017 Los anteriores parámetros deben complementarse con un examen mucho más minucioso, teniendo en cuenta que se trata de signos que amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer ei riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado FUSIDERM (denominativo) y la marca FUCIDIN (denominativa).
La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el proceso intemo se argumentó que el signo solicitado FUSIDERM (denominativo) reproduce la marca notoria FUCIDIN (denominativa), se abordará el presente tema. Definición Si bien la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no puntualiza lo que se entiende como marca notoria, es preciso que este Tribunai la defina como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo??.
El Artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, prohíbe el registro de signos que se encuentren en contraposición con marcas notoriamente conocidas, existiendo dos causales diferentes. Reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial de una marca notoria Por una parte, el literal d) del Artículo 83 que dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: 12 Para referencia revisar la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 109-1P-2013. 10 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
Proceso 23-1P-2017 a) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.” La norma antes citada prohíbe el registro de un signo que reproduzca, imite, traduzca o transcriba de manera total o parcial un signo notoriamente conocido, es decir, esta causal evidencia que el solicitante intenta aprovechar la fama y reconocimiento de la marca, lo que conllevaría a que el consumidor considere que es la misma y por tanto se confunda.
La marca notoria de acuerdo con esta disposición se protege ya sea en el país en el que se solicita el registro y va más allá del principio de territorialidad, ya que se manifiesta que la marca notoria puede ser dentro del comercio subregional, es decir, en países de la Comunidad Andina o comercio internacional, con la especificación de que exista reciprocidad, es decir, si el país donde ostenta la calidad de notoria, reconoce a su vez la notoriedad de marcas de la región andina, no basta con que el signo sea internacional y notorio sino que el país debe corresponder en el mismo sentido al País Miembro en casos análogos.
En cuanto al segundo párrafo del literal d) del Artículo 83, al enunciar que la marca notoria se protege con independencia de la clase, se la protege tanto para los mismos productos o servicios que ampara la marca notoriamente conocida, como a aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, sin embargo, de lo cual se debe puntualizar que estos deben ser conexos, es decir, aquellos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión en el consumidor.
Signo similar a una marca notoriamente conocida Por su parte, el literal e) del Artículo 83 dispone que: “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse corno marcas aquellos signos, que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos O servicios para los cuales se solicita el registro.” 11 Proceso 23-1P-2017 3.9.
Esta prohibición hace expresa mención a la irregistrabilidad de signos que sean similares a tal grado que el consumidor pueda confundirse respecto de la marca notoria, sin importar los productos o servicios que solicite, aclarándose que para que opere confusión deben tratarse de productos o servicios que guarden conexión, toda vez que si sencillamente un producto está tan alejado de la marca notoria no existe manera de que el consumidor caiga en riesgo de confusión. 3.10,Cuando la norma enuncia que es independiente de las clases de productos o servicios está haciendo mención a que la Clasificación Internacional de Niza no es un referente para definir que dos productos o servicios son similares o idénticos, ya que por el hecho de que dos signos estén en clases distintas no significa que no sean relacionados como por ejemplo servicios oftalmológicos y lentes de contacto, si bien están en dos clases disímiles, estos guardan estrecha relación, o para el caso de hielo y arroz, si bien están en la misma clase, son productos que no tienen el mismo destino ni público consumidor, por lo que, será el juzgador quien deberá analizar si el consumidor puede confundirse o no. Prueba de la notoriedad 3.11.No basta con afirmar que una marca es notoria, este es un hecho que debe ser demostrado mediante pruebas idóneas presentadas ante el Juez o la Oficina Nacional Competente de acuerdo con el caso. 3.12.
El Artículo 84 de la Decisión 344 enuncia varios criterios en base de los cuales la autoridad puede determinar si una marca es notoriamente conocida y que son los siguientes: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigúedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 3.13.Los criterios antes citados no son taxativos, la autoridad que resuelva podrá contar con otros elementos que le lleven a determinar que la marca cuya notoriedad se alega ostenta dicha calidad, de acuerdo con las pruebas aportadas por su titular.
Proceso 23-1P-2017 3.14.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.
Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular!?, 3.15.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la mara FUCIDIN (denominativa) era notoriamente conocida tal como lo afirma su titular. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-13776, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. L Cecilia Luida Ayllof Quinteros MAGISTRADA ero Zambrana Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO S Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 460-1P-2015, 13 Proceso 23-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 1) Cecilia Luiga lsrrtlúteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14