TA) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de marzo de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 251-1P-2016 Interpretación Prejudicial Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito de la República del Ecuador 17811-2013-13701 Signo involucrado lema comercial “EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOR” Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 4458-TDCA-DQ, de 29 abril de 2016, recibido el 23 de mayo del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital N* 1 de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito de la República del Ecuador, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales e) y j), y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 136, 172 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-13701; y El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial, A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: Demandados: EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. INSTITUTO ECUATORIANO DE LA 1.1. 1.2. Proceso 251-1P-2016 PROPIEDAD INTELECTUAL — [EPI PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 26 de octubre de 2000, EMBOTELLADORA AZUAYA S.A. interpuso ante el Tribunal Distrital N” 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, recurso subjetivo o de plena jurisdicción para impugnar el Acto Administrativo contenido en la Resolución 977416 del 23 de junio de 2000.
El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, lEPI) estableció que si bien el lema comercial EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOR! solicitado por Destilería Zhumir Cía. Ltda. contiene términos genéricos y descriptivos, visto en su conjunto es objeto de registro como signo distintivo, debido a que está dotado de originalidad y distintividad.
EMBOTELLADORA AZUAYA S.A., en su recurso, manifestó que el registro del lema comercial solicitado por DESTILERIA ZHUMIR CIA LTDA. está conformado por términos de uso común, genéricos y descriptivos, razón por la cual no goza de distintividad, por lo que es imposible reconocerle un derecho individual de uso exclusivo, debido a que se compone de la palabra AGUARDIENTE, la cual define la especie del producto y las denominaciones DE MI TIERRA EL ECUADOR, son indicativas del lugar de origen del producto.
Por su parte, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del EPI, indicó que las palabras que conforman el lema comercial EL. AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOR aun cuando son genéricas o de uso común deben ser analizadas en conjunto. Un lema comercial puede contener términos de uso común, genéricas o descriptivas, sin que esto impida su registro.
No obstante, precisó que el lema comercial solicitado estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal ¡) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. CUESTION PREVIA La norma comunitaria en el tiempo Teniendo en cuenta lo solicitado por el consultante en la presente Interpretación Prejudicial, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de la figura de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige Lema comercial solicitado para ser utilizado con la marca “ZHUMIR”. Certificado No. 86967 para productos comprendidas en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
Proceso 251-1P-2016 para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro, que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.? El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.? El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.* Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que, quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato; es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la propiedad industrial, Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: m Ver de modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 100-1P-2013 del 25 de junio de 2013 y Proceso 82-1P-2014 del 10 de septiembre de 2014.
Ibidem. Ver de modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 114-1P-2003 del 19 de noviembre de 2003. 1.8. 1.9, Proceso 251-IP-2016 “( ) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, ( ) ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.
Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. '* Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud del registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 1.10.
En tal sentido, se deberá determinar la norma que resulte aplicable al caso 1.11. concreto, tanto en los aspectos sustantivos como en los aspectos procedimentales. De la solicitud de Interpretación Prejudicial remitida por el consultante y de los documentos anexos, se desprende que la petición para el registro del lema comercial "EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOP”, se efectuó y se concedió en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, razón por la cual el juez debe determinar cuál es la norma sustancial que se debe aplicar al resolver el caso en particular.
NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos Ver a modo referencial las Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Proceso 28-1P-95 del 13 de febrero de 1998 y Proceso 39-1P-2003 de 9 de julio de 2003. 4 Proceso 251-1P-2016 81, 82 literales d), e) y j), y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 136, 172 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Unicamente se llevará a cabo la interpretación de los artículos 81, 82 literales e) y j) y 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenaf, por ser procedentes. No se llevará a cabo la interpretación de los artículos 136, 172 y 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que se refieren a las causales relativas de registrabilidad, nulidad del registro y nombre comercial, temas que no son controvertibles en el caso en concreto.
De oficio y como cuestión previa el Tribunal se refirió a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la misma alude a la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común. El lema comercial.
Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Análisis de registrabilidad de signos que contienen nombres, signos oficiales de Estados u organizaciones internacionales, según la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena “Artículos 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados pór una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona." “Artículos 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate ( ) 1) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;( )" “Artículos 120: No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.” 1.1. 1.2. 1.3. 1.4, 1.5. Proceso 251-1P-2016 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Signos conformados por denominaciones descriptivas y de uso común Como en el proceso interno se discute si la expresión “EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOR” es de uso común, descriptiva y genérica de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado al respecto y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate.
El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de! Acuerdo de Cartagena dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo, El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.? De otro lado, el literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone dispone: “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; 7 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015 del 25 septiembre de 2015. 1.6. 1.7. 1.8. 2Ue 2.2.
Proceso 251-IP-2016 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios, Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.*? No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.? En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.
De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos”? ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 9-1P-2013 del 6 de marzo de 2013, 186- 1P-2014 del 10 de abril de 2014 y 02-IP-2014 del 30 de abril de 2014. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 251-1P-2016 comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará.” En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente!!: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (artículo 119 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). a El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.
Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 120 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.
De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y el requisito de la perceptibilidad??. Análisis de registrabilidad de signos que contienen nombres, signos oficiales de Estados u Organizaciones Internacionales, según la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena En el presente caso se aduce que el lema comercial EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOR, está incurso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal ¡) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que contiene la denominación ECUADOR por lo tanto, es necesario abordar el presente tema.
El literal ¡) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.
Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 160-1P-2011 del 14 de marzo de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 132-1P-2004 del 1 de diciembre de 2004, 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 251-1P-2016 La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello. A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto”.
“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria Únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una demominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”. % Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción O imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.
No caería dentro del impedimento de irregistrabilidad por ejemplo el uso del nombre de Siam que correspondería al antiguo nombre de Tailandia. Tampoco incurren en esta prohibición de registro los signos o etiquetas que utilicen simplemente los mismos colores de una bandera como serían el rojo y blanco respecto de las banderas del Perú, Austria, Canadá o Polonia, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un “pabellón oficial”, o de una bandera particular.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá determinar si el lema comercial “EL AGUARDIENTE DE MI TIERRA EL ECUADOP”, se considera irregistrable debido a que hace alusión al nombre de un Estado u organización internacional. Proceso 15-1P-97, Marca CODE BLEU (Etiqueta), publicado en la Gaceta Oficial N* 314, de 18 de diciembre de 1997. 9 Proceso 251-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 17811-2013-13701, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / j Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Y, IZ Edi Zambrano Hugo Ramiro Gó Apac AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero La 4? PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Y | PROCESO 251-1P-2016 | 10