Ñ, Usa) ES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: 41-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 073/2016-CA Referencia: Signos involucrados PEROÉ (mixto) / PEROE (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 05/2017 de 20 de enero del 2017, recibido el 8 de febrero de 2017 vía courier, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) y j), 136 literales a) y d), 138, 139, 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 073/2016-CA.

El Auto del 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. Proceso 41-1P-2017 A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: WALTER ALCONZ MARCA Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 29 de marzo de 2016, Walter Alconz Marca presentó demanda contenciosa administrativa ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de la Resolución Administrativa DGE/OPO/N- 220/2015.

Dicha Resolución fue emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, SENAPI) en la que se rechazó el recurso jerárquico y se ratificó la Resolución Administrativa DP/OPO/REV-No 80/2015 en la cual se declaró improbada la demanda de oposición planteada por COMERCIAL FIRST JEANS la cual se fundamentó en actos de competencia desleal, sin embargo, no fue aceptada por la autoridad y se denegó de oficio la solicitud del signo PEROE (mixto).

El SENAPI denegó de oficio la solicitud del signo, por considerar que se encontraba incurso en la prohibición contenida en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, ya que los señores Sergio Alconz Marca y Guillermo Alconz Marca, parientes del señor Walter Alconz Marca tuvieron una relación comercial con los titulares de la marca PEROE (denominativa) para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, señores César Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy UVauy, la cual fue posteriormente transferida a favor de COMERCIAL FIRST JEANS.

Por su parte Walter Alconz Marca argumentó que la autoridad no se pronunció respecto del derecho preferente derivado de la Resolución Administrativa 1015 de 8 de noviembre de 2013, por la cual WALTER ALCONZ canceló el registro de la marca PEROEÉ (denominativa), para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por César Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy Uauy.

Además, aseguró que el SENAP1 de manera errónea y arbitraria soportando su decisión en el principio de verdad material, sin mayor análisis, vinculó a Walter Alconz Marca con COMERCIAL FIRST JEANS, sin demostrar en derecho, prueba alguna para que se demuestre su afirmación. 2 Proceso 41-1P-2017 El SENAPI en su contestación asegura que, de acuerdo con las pruebas presentadas, existen suficientes razones para considerar que Walter Alconz Marca solicitó el registro del signo PEROE (mixto) y aprovechó la condición de importadores y productores de los señores Sergio Alconz Marca y Guillermo Alconz Marca configurándose la conducta de mala fe, incurriendo por tanto la solicitud en la causal de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) y j), 136 literales a) y d), 138, 139, 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 del Régimen Común de Propiedad industrial. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, elíquetas, emblemas y escudos; €) los sonidos y los olores; 0) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

(--) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen prolegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; (y “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mísmos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..) Proceso 41-1P-2017 d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

CJ” “Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominaliva con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; 0) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las lasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y 1) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de Paris.” “Artículo 139.- El pelitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: a) el requerimiento de registro de marca; b) el nombre y la dirección del solicitante; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; d) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominaliva, sín grafía, forma o color; 1) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; 9) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios; y, h) la firma del solicitante o de su representante legal.” ( ) “Artículo 148.-_Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” (..-) “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución." ( ) “Artículo 168.- La persona que oblenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa." (-.-) Proceso 41-1P-2017 De las normas solicitada se interpretarán el Artículo 136 literal d), ya que el signo se denegó por dicha causal de irregistrabilidad, el Artículo 150 ya que es precisamente una de las preguntas del consultante lo relacionado al examen de registrabilidad, el Artículo 168 al ser igual una inquietud del consultante el tema relacionado al derecho preferente.

No se interpretarán los artículos 134 al no analizarse los requisitos generales para el registro de una marca, el 135 literales a), b) al no referirse el caso a falta de distintividad absoluta, el literal j) ya que no es una denominación de origen. Tampoco se analizará el Artículo 136 literal a), ya que no se denegó el registro por la existencia de una marca anterior, sino por la causal del Artículo 136 literal d).

No se interpretarán los artículos 138, 139 al no hacer necesario analizar el petitorio de una solicitud de registro, ni el Artículo 148 relacionado con la oposición a una marca. “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” (..) “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

Í) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 5 Eo 1.1.

Proceso 41-1P-2017 No se hará mención a los artículos 224, 228 y 229 al no referirse el caso en concreto a una marca notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido.

El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Preguntas del consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o semejanza a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante sea o haya sido representante, distribuidor o persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido El SENAPI rechazó la oposición presentada por COMERCIAL FIRST JEANS la cual se fundamentó en actos de competencia desleal, sin embargo, denegó de oficio la solicitud del signo PEROEÉ (mixto), por considerar que se encontraba incurso en la prohibición contenida en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, ya que los señores Sergio Alconz Marca y Guillermo Alconz Marca, parientes del señor Walter Alconz Marca tuvieron una relación comercial con los titulares de la marca PEROÉ (denominativa) para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, señores César Patricio Uauy Uauy y/o Héctor Mauricio Uauy Uauy, la cual fue posteriormente transferida a favor de COMERCIAL FIRST JEANS.

Por lo antes expuesto, es pertinente analizar esta causal. El Artículo 136 literal d) de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; 'Y ) 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Proceso 41-1P-2017 La norma antes citada determina que no se concederá el registro de un signo, cuando éste sea idéntico o similar al signo de propiedad de un tercero, respecto del cual guarde riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante haya sido o sea un representante, distribuidor o persona autorizada por el titular del signo sea en el País Miembro o en el extranjero.

Es disposición es aplicable incluso en casos de marcas fuera del territorio comunitario, en aras de precautelar la titularidad de la persona que confió en el representante en el país miembro y solicitó un signo sin su autorización. La prohibición de registro contemplada en el literal d) del Artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación?, El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta acusada incurre o no en el supuesto contemplado en el literal d) del Artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta.

No basta la sola afirmación, sino que los actores deberán justificar fehacientemente la calidad de representante argumentada con medios probatorios que den al consultante los elementos suficientes de juicio para verificar la causal enunciada. Revisar Proceso 48-1P-2012 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 41-1P-2017 El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación Argumenta el actor que el SENAPI no consideró su derecho preferente al haber cancelado por falta de uso la marca PEROÉ (denominativa) en Bolivia, por su parte el SENAPI afirma que de acuerdo con el Artículo 168 de la Decisión 486, la solicitud del signo amparado en el derecho preferente debe ser igual a la marca que se canceló. Por tal motivo, se hace necesario determinar cómo opera el derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso.

El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el Artículo 168 de la Decisión 486. Cabanellas concibe por derecho preferente (ius preferendi) como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras y, a veces, con total exclusión de ellas.? El efecto principal de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que esta quede disponible para que terceros interesados en ella puedan obtenerla.

De acuerdo con la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación y dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. A la luz de la disposición comentada, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro.

Por otra parte, es importante destacar que el signo objeto del derecho preferente tiene que ser idéntico o, en todo caso, contener modificaciones de carácter secundario o accesorio a la marca que se canceló. Es decir, los elementos denominativos y los gráficos deben coincidir en su esencia, toda vez que la cancelación recayó sobre un signo específico e individualizado y es sobre ese signo que el derecho preferente debe ser ejercido.

Asimismo, debe distinguir los mismos productos o servicios que correspondían a la marca cancelada. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta, Décima Sexta Edición, Tomo 111, Buenos Aires, 1981, p. 125. 8 A sy, 2.8. 2.9. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 41-1P-2017 La preferencia que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada sobre la base del derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, genera que dicha solicitud sea estudiada antes que las solicitudes de terceros que fueron presentadas con posterioridad a la presentación de la acción de cancelación. Cabe destacar que este derecho preferente, para quien ejerció la acción de cancelación, no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el plazo para el ejercicio del derecho preferente—, esta deberá ser examinada por la oficina nacional competente.

Es decir, se debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, verificando que el signo no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en la legislación vigente al momento de presentarse la solicitud de registro. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos Tomando en cuenta que el SENAPI afirmó que para conceder el registro de una marca se debe seguir lo dispuesto en el Artículo 150 de la Decisión 486, y además el Consultante solicita la interpretación del Artículo 150, el Tribunal estima adecuado referirse al tema.

El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente!": “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados Proceso 120-1P-2017.

UN 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Proceso 41-1P-2017 por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.11 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.12 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Preguntas del consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que “ Ver Interpretación Prejudicial 242-JP-2013 de 20 de febrero de 2014.

Ibidem. 10 Proceso 41-1P-2017 resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de ta Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. ¿El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo? Tal como se enunció en el Tema 3 de esta Interpretación Prejudicial exista o no oposición dentro de un trámite de registro de una marca, la autoridad nacional competente está en la obligación de realizar un examen de fondo de la solicitud, para revisar si cumple con los requisitos del Artículo 134 y no incurre en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En efecto, el examen es de oficio como lo manda el Artículo 150, es integral al revisar todos los aspectos en los que puede incurrir el signo solicitado, motivado ya que la Resolución que derive del examen debe soportar los fundamentos de hecho y de derecho que llevan a la autoridad a conceder o denegar un registro de marca y autónomo ya que cada caso es independiente y no debe influir en la decisión que se tome por parte de la autoridad en ocasiones anteriores o por casos similares que se han tomado por otras oficinas nacionales competentes.

Para profundizar sobre este tema se puede revisar el contenido del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. ¿Cómo debe entenderse a la autonomía e independencia de las oficinas competentes de registro marcario en cada País Miembro? El principio de independencia de las oficinas de registro marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.

Para profundizar más se deberá remitir al Tema 3, párrafo 3.5 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 11 Proceso 41-1P-2017 ¿La aplicación del Artículo 168 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, determina derecho preferente en materia de marcas? De acuerdo con el Artículo 168 de la Decisión 486 la persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Para profundizar más sobre este tema, deberá revisar el contenido del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿Para determinar el derecho preferente por la cancelación de una marca, es suficiente que la oficina nacional aplique una interpretación prejudicial ajena al caso? ¿Son necesarios considerar otros requisitos? Para que la autoridad nacional competente determine si una persona natural o jurídica tiene derecho preferente, debe haber obtenido la cancelación por falta de uso de una marca.

Obtenida dicha cancelación y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 168 de la Decisión 486, contará con tres meses para presentar la solicitud de registro a su favor del signo que canceló y además solicitar el registro del signo para la misma clase. La Interpretación Prejudicial de otro caso distinto no permite que la autoridad admita el derecho preferente, sino que este se lo adquiere a través de la resolución que cancela un signo en favor de quien planteó la acción de cancelación, tal como se lo desarrolla en el Tema 2 del Apartado E de esta providencia. ¿El examen de registrabilidad en el marco del Artículo 150 de la Decisión 486, determina que esta sea de oficio, con o sin la presentación de oposiciones o solicitud expresa de un tercero? Esta pregunta se contesta con el desarrollo del Tema 3 Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

¿El examen de registrabilidad en el marco del Artículo 150 de la Decisión 486 puede ser determinado sólo a partir de información obtenida de páginas web o necesariamente tiene que ser respaldado con documentación legalmente acreditada por la fuente que la genera? 12 Proceso 41-1P-2017 La Decisión 486 en su Artículo 150 referente al examen de registrabilidad no enuncia las pautas que debe seguir la oficina nacional de cada País Miembro, por lo que se deja abierta la puerta al principio del complemento indispensable, para que, de acuerdo con la legistación interna de cada país, se valore los medios a través de los cuales se realice el examen de fondo correspondiente para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad de un signo. ¿Al examinar una marca mixta se debe dar prevalencia a la etiqueta y su contenido (parte figurativa de la marca) o a la frase (parte denominativa)? ¿En caso de diferencia entre ambas cuál deberá prevalecer? Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.13 Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?* En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.

Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.15 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.

Fundamentos del Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 del 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 del 13 de junio de 2016. 13 Proceso 41-1P-2017 ¿El derecho preferente a solicitar registro de la marca que se cancela pertenece a la persona que ejerció la acción de cancelación? En efecto, de acuerdo con el Artículo 168, la persona que cancele una marca tiene el derecho preferente sobre el registro, para lo cual deberá solicitar la marca dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quedó en firme, tal como se lo analizar en el Tema 2 Apartado E de esta Interpretación Prejudicial.

¿Si el titular de este derecho no lo ejerce en tiempo y forma establecidos en la Decisión 486 el signo cancelado queda disponible para quien primero solicite su registro? Si la persona que obtuvo la resolución favorable por la cual se canceló el registro de la marca y no ejerce su derecho preferente dentro de los tres meses que otorga el Artículo 168 de la Decisión 486 y otra persona solicita el registro de la marca que se canceló, perderá su derecho ya que opera la figura de primero en el tiempo primero en el derecho, quien solicite primero la marca será quien tenga prioridad.

¿La transferencia de una marca por el titular a un tercero a partir de la verificación de una fuente web, determinan faltas al proceso o procedimiento de solicitud registro de marca con oposición, en el marco de la Decisión 486? La Decisión 486 no regula la figura que se plantea en la pregunta, por lo que se debe aplicar lo que la norma interna disponga de acuerdo con el principio del complemento indispensable.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 73/2016-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 14 Proceso 41-1P-2017 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. / ( Cecilia Ad netáaneros C Am Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD Hernán Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15