Proceso: 241-IP-2017 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 241-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 088/2015-CA Referencia: Marca PIL CALCIFEM (mixta) / Derecho de Autor DENSIA y CALCI + Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio SS-SCCASAII.262/2017 de 9 de marzo de 2017, recibido vía courier el 4 de julio de 2017, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal f), 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 088/2015-CA, y, Ej Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Proceso 241-IP-2017 Demandado: SERVICIO: NACIONAL — DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Tercero Interesado: GLORIA S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES COMPAGNIE GERVAIS DANONE presentó demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, contra la Resolución DGE/OPO/J-251/2014, emitida por la Dirección General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad intelectual (En adelante, SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia, que confirmó la Resolución DPI/OP/REV-No.056/2014 y en consecuencia concedió el registro como marca del signo PIL CALCIFEM (mixto)! para distinguir productos de la Clase 29? de la Clasificación Internacional de Niza a favor de GLORIA S.A. La demandante sostuvo que el signo solicitado infringe el derecho de autor que tiene sobre las etiquetas, envoltorios y elementos publicitarios de sus productos DENSI y CALCI +.

Adicionalmente, afirma que existen indicios razonables para concluir que con la solicitud de registro del signo PIL CALCIFEM (mixto), se intenta perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El SENAP! enunció que la demandante no ha demostrado tener una marca idéntica o similar al signo solicitado, así como tampoco ha demostrado tener la titularidad de un derecho de autor y por lo tanto no se puede hacer una comparación de signos basada en meras afirmaciones.

Finalmente, la demandante tampoco ha demostrado que existan indicios razonables que permitan inferir a la autoridad que el signo PIL CALCIFEM (mixto) fue solicitado para perpetrar un acto de competencia desleal. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal f), 225 y 226 de la Decisión 4863 de No se ha podido tener acceso a la gráfica correspondiente, Clase 29.- Yogur, productos lácteos y bebidas lácteas (entre otros productos de la Clase 29) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naluraleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún case será obstáculo para su registro, Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Proceso 241-1P-2017 la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del Artículo 134, toda vez que no se discute lo relativo al concepto de marca, así como tampoco se analizarán los literales a) y b) del Artículo 135, los cuales tratan sobre la falta de distintividad de un signo o los requisitos de una marca.

Procede únicamente la interpretación del Artículo 136 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como de los artículos 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia controvertida en el presente caso. a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, simbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, eliquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; y, gy) Cualquier combinación de los signos a medios indicados en los apartados anteriores”.

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad;” €.) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (..) f Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;” (..) “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, aclividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique, También constiluirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) Daño económico o comercial injusto al tilular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o; c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” 3 1.1 4 Proceso 241-1P-2017 como de los articulos 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser materia controvertida en el presente caso.

De oficio se interpretará el artículo 137% para analizar los actos de competencia desleal acusados por la parte actora de la Decisión ya citada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad de una marca que infrinja el derecho de autor de un tercero Como en el proceso interno se discute si el registro del signo mixto PIL CALCIFEM (mixta) vulneró el derecho de autor de las etiquetas, envoltorios y elementos publicitarios de DANONE y sus productos DENSIA y CALCI +, por tanto, es pertinente analizar el Literal f) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (-.) 1) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicito para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” ( 1.2. 1.3. 1.4. 4.5. 1.6. 1.7. 1.8.

Proceso 241-1P-2017 (JA Encontramos que esta prohibición de registro contiene dos supuestos: (i) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de propiedad industrial; y, (ii) que la marca solicitada a registro infrinja un derecho de autor. En ambos casos se requiere que no medie consentimiento del tercero al que le pertenecen los derechos de propiedad industrial o de autor susceptibles de ser vulnerados.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.S Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por el ordenamiento comunitario andino, como es el caso de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.* La norma sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual.

La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.? El registro de los Derechos de Autor en la normativa andina no funge como elemento constitutivo de derechos y el que se realice o no carece de relevancia en cuanto al goce o al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley al autor de la obra.8 Resulta pertinente advertir que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.

Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 44-1P-2013 del 16 de julio de 2013. De modo referencial, ver Proceso 247-1P-2014 del 19 de agosto de 2015. ( 1.9. Proceso 241-1P-2017 también como una obra; o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa?%, o que constituya una marca. Esa independencia posible y simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre el otro, salvo alguna disposición legal en contrario que expresamente establezca esa prevalencia —que no es el caso de la normativa andina—- de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación, pero, en sus respectivos ámbitos. 1! 1.10.En último caso, la prevalencia podría surgir de las caracteristicas del 1.11 caso concreto; por ejemplo, si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor o si alguien pretende registrar, aunque sea optativo para el creador, al amparo del Derecho de Autor una obra de arte aplicado, ya creada y registrada como diseño industrial por un tercero. 12 De lo expuesto, resulta concluyente que lo que la Decisión 486 prohibe en el Literal f) del Artículo 136 es el registro como marcas de aquellos signos que infrinjan el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este. 13 1.12.Es menester advertir que solo será objeto de impedimento al registro como marca las obras que se encuentren protegidas por el derecho de autor, dada la característica de “originalidad” que han de tener, ya que no se protegen obras genéricas ni banales.

Lo anterior es importante pues en el caso de que se solicite la protección de obras genéricas o banales no procederá aquella protección.11 1.13. Adicionalmente, tal impedimento de registro protegido por el Derecho de Autor estará sometido a que el derecho de autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro, ya que, si este no fuera el caso, podrá ser objeto de protección por el Derecho de Marcas.

Sin embargo, podrá ocurrir el caso de una obra, por ejemplo, de tal reputación y originalidad, que como en el caso de las marcas notorias, sea capaz de producir 10 “1 Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Proceso 241-1P-2017 riesgo de confusión con cualquier clase de productos o servicios, por lo que en cualquier supuesto se configura como causal de irregistrabilidad.15 1,14,Por lo tanto, en el caso específico, para aplicar la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486, se deberá considerar si las etiquetas, envoltorios y elementos publicitarios de DANONE en sus productos DENSIA y CALCI + resultan protegible por la figura del derecho de autor como obras artísticas, y a partir de ello verificar si respecto de los productos que intenta amparar en el mercado el signo solicitado PIL CALCIFEM (mixto), ocasionaría en el público consumidor un riesgo de confusión. 2.

La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal 2.1. El Tribunal abordará el tema en virtud del argumento de la demandante en el sentido que la solicitud de registro del signo PIL CALCIFEM (mixto) habría sido solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos necesarios sobre la competencia desleal. 2.2.

Se procede a analizar el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicho Artículo establece: “Artículo _137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro” 15 De modo referencial, ver Procesos 41-1P-98 del 5 de marzo de 1999, p. 11; 47-1P-2015 del 3 de junio de 2015, pp. 16-17; 140-IP-2015 del 20 de julio de 2015, p. 12; y 247-IP-2014 del 19 de agosto de 2015, pp. 19-21.

Es pertinente agregar que en el Proceso 32-1P-1997 del 2 de octubre de 1998, el Tribunal señaló lo siguiente: *Si el derecho sobre el título de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género, según lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusión en el público, parecería entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibición marcaría es que el uso de ese lítulo (original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusión del público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar con el mismo signo. Ello también sería coherente con el sentido de la protección marcaría que se dirige a tutelar el signo distintivo en relación con productos o servicios de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o similares, siempre que no se genere confusión. Es más —extremando el rigor en el análisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el título de l una obra para impedir su registro como marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de confusión entre la obra y el producto o servicio, sería tanto como instituir una nueva figura: la de la supranotoriedad como marca del titulo de una _— obra.” 7 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1.

Proceso 241-1P-2017 La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza sila solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, "actos de competencia desleal por confusión", es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba Como en el presente caso, el Juez consultante elabora preguntas referentes a la notoriedad de las marcas, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Ver Interpretación Prejudicial 476-1P-2015. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Proceso 241-1P-2017. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.

De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 3.4.1, Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Articulo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución «o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circulos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 3.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 3.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente?”; esto es, por los 17 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la 9 Proceso 241-1P-2017 consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.18 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores.

Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.*2 1 19 Marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio, Artículo 230 de la Decisión 486.

La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un Pais Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 10 3.6.

Proceso 241-IP-2017 En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 3.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 3.6.2.

En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 3.6.3.

En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio 11 3.7. 3.8. 3.9. Proceso 241-1P-2017 ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 4, a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) laduración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; li) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;

Ah) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 0) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 12 Proceso 241-1P-2017 y) los aspectos del comercio internacional; o, k) laexistencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 3.10.

En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 3.11 deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable..El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros.

En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular?20. 3.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá 4.2. determinar si la presentación de los productos DENSI y CALCI +cuyo titular es COMPAGNIE GERVAIS DANONE, eran notoriamente conocidos en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo PIL CALCIFEM (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.

Como en el presente caso, el Juez consultante elabora preguntas referentes al examen de registrabilidad se abordará el siguiente tema. El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre estas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 20 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de julio de 2016. 13 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Proceso 241-1P-2017 A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones.

La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.2? El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina.

Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.?2 En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho 21 22 Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2013 de 20 de febrero de 2014. ibidem. 14 Proceso 241-1P-2017 examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de ta motivación de los actos.

Preguntas formuladas por el Órgano consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

La consultante solicito a este Tribunal se pronuncie sobre: 5.1. ¿Cuándo en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el riesgo de confusión en el público consumidor? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.2.

Al examinar una marca mixta a que se debe dar prevalencia a la etiqueta y su contenido (parte figurativa de la marca) o a la frase (parte denominativa)? ¿En caso de diferencia entre ambas cual deberá prevalecer? En primer lugar, es necesario que se verifiquen lo signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico, por un lado, y por un elemento denominativo, por el otro.

Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.23 Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Las 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-1P-2013 de fecha 25 de abril de 2013, 15 Proceso 241-1P-2017 combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.?* En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se debe constatar que se haya identificado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Si al realizar la comparación se determina que en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:?25 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario”. Como ejemplo Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, par ejemplo, terr, en enterráis. 16 Proceso 241-1P-2017 tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.27 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: + Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. + Porlo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. e Silos signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Como el elemento denominativo en los signos compuestos está integrado por dos o más palabras?, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen 27 28 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE).

Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos moríemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos moríemas: persona, primera y número, plural.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. 17 Proceso 241-1P-2017 y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?9 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor, b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. 5.3.

La coexistencia de hecho genera derechos en relación con el registro de una marca? El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 18 Proceso 241-4P-2017 signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos, Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.

Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta de! riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo 19 > Proceso 241-1P-2017 mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 5.4.

¿Qué se entiende por marcas notorias? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los párrafos 3.1 a 3.7. del Tema 3 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.5. ¿Cuáles son los factores que deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo? La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o ta Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; c) laduración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1] el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; 20 Proceso 241-1P-2017 h) — el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, ) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

D los aspectos del comercio internacional; o, Kk) laexistencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular30, 5.6. ¿El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.7.

¿Qué documentación es necesaria para el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario? Como se indica en la pregunta anterior, el examen de registrabilidad comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-1P-2015 de 7 de jutio de 2016. 21 Proceso 241-1P-2017 requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.31 5.8.

¿Cuándo se presenta prueba en copias simples debe prevalecer el principio de informalismo para su valoración? Sin perjuicio de que los Países Miembros, habilitados por la norma comunitaria, regulen determinados aspectos donde no existe regulación comunitaria, como en este caso, los medios idóneos de prueba acordes a la legislación nacional, (principio de complemento indispensable), en cuyo caso la autoridad competente deberá analizar el material probatorio aportado en el caso específico y si estos cumplen con los requisitos establecidos para su plena validez. 5.9.

¿Qué se entiende por riesgo de confusión, asociación y dilución en materia de registro de marcas? En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.10.

¿Cuáles son los elementos que deben considerarse para evitar riesgo de confusión, asociación y dilución en el registro de marcas? 31 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 242-1P-2013 del 20 de febrero de 2014, p.12. 22 Proceso 241-1P-2017 No es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva.

Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.32 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.

Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. c) El riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:33 a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la síitaba tónica o de la coincidencia 32 a Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. Ibidem. 23 Proceso 241-1P-2017 en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 4 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?35;

(i), Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que E Y E Ibidem.

Y 35 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-1P-2017, de 7 de julio de 2017. 24 Proceso 241-1P-2017 debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.

Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii), Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. 25 Proceso 241-1P-2017 5.11. ¿Qué se entiende por competencia desleal? ¿Esta competencia desleal puede generar confusión en el público? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. 5.12.

Cuál es la diferencia para establecer si el reclamo es por derechos de autor o derechos de marcas? Se debe partir de los conceptos, pues se trata de figuras jurídicas distintas con sus propias características y particularidades. Así, constituye marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, puede ser marca todo signo susceptible de representación gráfica.

La figura del Derecho de Autor tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión, y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Como ya se indicó el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial.

Es decir, los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. Si alguien pretende registrar como marca una obra ajena, sin el consentimiento del autor, recae en la figura de irregistrabilidad contemplada en el Artículo 136 literal f) de la Decisión 486. 5.13, ¿Qué elementos son necesarios para reclamar un derecho de autor? El Artículo 4 de la Decisión 351 establece que el derecho de autor protege las obras literarias, artisticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier forma o medio conocido o por conocer.

Del mismo modo, dicha disposición hace una enumeración ejemplificativa más no taxativa, de las obras protegidas, incluyendo en su literal 1) lo referido a los programas de ordenador. 26 Proceso 241-1P-2017 Al respecto, la doctrina menciona algunas de las características de la “obra” protegida por el régimen de protección del derecho de autor, entre ellas las siguientes:3 “1. — Queelresultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”, De acuerdo con lo anterior, la protección de un derecho de autor no depende del mérito de la obra o de su destino, ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla, sino de que posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, lo cual deberá valorarse como una cuestión de hecho en cada caso.

Dicho, en otros términos, debe haber originalidad, creatividad. De conformidad con el Artículo 7 de la Decisión 351, lo que se protege no son las ideas sino la forma mediante la cual estas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra. Dicha disposición hace hincapié en el hecho de que no son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

Teniendo en cuenta cual es el objeto de protección del derecho de autor, corresponde mencionar aquellos derechos con los que cuenta el autor de una obra, los cuales se pueden catalogar en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 5.14. Qué es necesario para demostrar el derecho de autor sobre imagen y apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas? El Tribunal ya se ha pronunciado en relación con las características de la obra como objeto protegible por el derecho de autor. 36 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela. Autoralex, Venezuela, 1994, p. 32. 27 Proceso 241-1P-2017 Así, con el objetivo de precisar aún más el concepto, es conveniente presentar de manera analítica las características de una obra como objeto protegible por el derecho de autor: 37. Es una creación intelectual. Es producto del actuar del ser humano, representa al espíritu humano actuando en los diferentes campos de expresión: artísticos, científicos, literarios, entre otros.

Esto quiere decir que el producto de la actividad de las máquinas, computadoras, animales o la naturaleza, sin que medie el ingenio humano, no puede ser considerado como obra.. Es original. Es decir, que se pueda diferenciar claramente de obras de terceros, lo que lleva implícito que no sea copia o reproducción de otras en cabeza de terceros.

Esto es posible, ya que el autor le ha impreso elementos propios de su espíritu. Aunque haya dos obras parecidas, se podrían considerar las originales si: 1) una no es una reproducción de la otra, y 2) tienen elementos que logran diferenciarlas o individualizarlas claramente. También es importante mencionar que los dos requisitos mencionados pueden ser muy difíciles de probar en casos particulares, ya que podrían intervenir muchas figuras y factores.

Piénsese en obras como las arquitectónicas, las fotográficas, o en figuras como la obra derivada, que presentan un escenario que implica cierta dificultad para desentrañar el requisito de originalidad. Al evaluar la mencionada originalidad no se tendrá en cuenta el mérito o altura intelectual, artística, técnica, tecnológica o científica.

Es decir, se puede escribir algo falso, poco sustentado o falto de investigación profunda, pero si es de creación de un ser humano y se puede diferenciar claramente de los otros escritos existentes, estamos ante una obra original. Lo mismo sucede si se hace un dibujo o pintura con falta de técnica plástica; la originalidad no se otorga por la calidad artística o la utilización adecuada de la técnica, se obtiene por ser un reflejo del espíritu de ese ser humano que plasmó los trazos en el lienzo o el papel..

Es de naturaleza artística, científica o literaria. Es decir, que se genere en el marco de los diferentes campos donde se desarrolla el espíritu humano.38 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 088/2015-CA la que deberá 37 Sobre estas caracteristicas se puede consultar: VARGAS MENDOZA, Marcelo.

Las Providencias Judiciales y su Protección en el Régimen Comunitario Andino de Derechos de Autor. En Derechos Intelectuales N? 15, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 108 y 109. id Ver la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 177-1P-2013 del 13 de noviembre de 2013. 28 Proceso 241-1P-2017 adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. r; | G N Cecilia Luisa Ayillór Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 1 Hugo Ramir ez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. >) po) Ar Cecilia Luisa Ayllón Quinteros - stayO-Garcia Brito PRESIDENTA q SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 29