Sp. Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de marzo de 2018 Proceso: 2781P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00641-00 Referencia: Diseño industrial ENVASE Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1868 de 26 de julio de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00641-00.
El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A. - INCOLTAPAS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Proceso 278-1P-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A.-INCOLTAPAS S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 40777 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) que concedió el registro del diseño industrial ENVASE? a favor de PRODENVASES CROWN S.A. Afirmó la compañía actora que la SIC no debió conceder el registro del diseño industrial, al no ser nuevo ya que reproduce en lo esencial el modelo de utilidad titulado “Envase con ensanchamiento superior”? bajo el número 96.027.936, y cuyas diferencias son de carácter meramente secundarias, por lo que ya fue accesible al público hace más de diez y años y por tanto no cumple con los requisitos del artículo 115 y se encuentra incurso en la prohibición del artículo 116 literal b) de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina.
La SIC por su parte, afirmó que si bien la geometría de los envases es similar, la proporción de estos modifica totalmente la percepción que pueda tener el consumidor ya que es evidente que el modelo de utilidad que la actora presenta como anterior posee un borde de mayor altura, una llave o sistema de apertura de diferente forma, mayor número de circunferencias concéntricas y, lo que es más claro, menor diámetro, por lo que se perciben sustancialmente diferentes en proporción, dimensiones y de manera general en la totalidad de la forma.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 115 y 116 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada? e Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial no es nuevo sí antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.” 2 DS 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 278-1P-2017 De oficio se interpretará el artículo 113 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar el concepto del diseño industrial.
TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso interno la actora está solicitando la nulidad del diseño industrial denominado ENVASE.
El artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo _113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.* Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” “Artículo 116.- No serán registrables: (..) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;” Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-1P-2005 del 6 de julio de 2005. => 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 278-1P-2017 En tal sentido, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño”.? Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.$ De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad?, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc, WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-1P-2013 del 21 de agosto de 2013.
Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 55-IP-2002 del 17 de julio de 2002. El TJCA, en el Proceso 486-1P-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1. Considerar cono nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3.
Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento. SOL Ñ 1.9. Proceso 278-1P-2017 Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).? Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)!% en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: () Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.?! (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte. 1.10.
Para que un diseño industrial sea susceptible de registro, debe cumplir con los requisitos antes enunciados, por lo que la autoridad deberá analizar en el caso concreto si el registro concedido los cumplió. La novedad como requisitos de registrabilidad. Las diferencias secundarias Afirma la actora que el diseño industrial ENVASE carece de novedad al 10 $4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 486-1P-2015 del 28 de noviembre de 2016.
Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002. Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 del 6 de julio de 2005. | ( —_ | vu L AC 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2878 Proceso 278-1P-2017 existir un modelo de utilidad!? anterior, y cuyas diferencias son de carácter meramente secundarias.
Debido a lo antes expuesto, se analizará este tema. El artículo 115 de la Decisión 486 dispone que: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.
Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 establece que un diseño industrial no será nuevo si antes de la fecha de solicitud o de la prioridad invocada, se hubiere hecho accesible al público, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio; además, se señala que no será nuevo aquel diseño que presente simplemente diferencias secundarias con realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones'3, El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.
Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible ai público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial.
Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios!: “(1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.” En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el 1 13 14 En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención. (Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-1P-2011 del 9 de noviembre de 2011).
Proceso 122-1P-2012. OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. 6 2.8. 2.9. Proceso 278-1P-2017 correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica!* a nivel mundial.
En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial*$, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.
De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.
En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”. 2.10.El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser 2.11. analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.
Las diferencias secundarias El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación con diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y, por lo tanto, de ser irregistrable.*8 2.12, En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 1? 2.13.Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor difiera de la producida por cualquier Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.
Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva". Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. Proceso 97-IP-2014. Proceso 71-1P-2005. Proceso 278-1P-2017 otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.
En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.?0 2.14.Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.
Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales.?! Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico INDUSTRIA COLOMBIANA DE TAPAS S.A.-INCOLTAPAS S.A. afirma que el diseño industrial ENVASE incurre en la prohibición del artículo 116 literal b) de la Decisión 486, es decir, cuenta con una apariencia extema dada por las consideraciones de orden técnico, razón por la cual se abordará este tema.
El artículo 116 literal b) enuncia que: “Artículo 116.- No serán registrables: ( ) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;” El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.?22 De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial, una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica,23 Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto 20 21 22 23 Ibidem.
Ibidern. Proceso 97-1P-2014, Ibidem, 3.6. 3.7. 3.8. Proceso 278-1P-2017 las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. ?* De esta manera y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica extema especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto.
Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.?25 En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia extema responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño.28 Por lo tanto, corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si ENVASE da una apariencia diferente al diseño concedido otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00641-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrato tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrato del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, ! [ pa Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 24 Ibidem. a Ibidem. 2 Ibidem, Proceso 278-1P-2017 | +" | | A Maz: Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
¡AE Y A EA Y E / A Z / Luis Rafael Vergara Quintero Gustav fito CRÉETARIO / / PRESIDENTE á ECR Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 10