SA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de noviembre de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consuitante: Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS 87-1P-2017 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 6705-2013-0-1801-JR-CA-26 Signo involucrado GRUPO BACKUS (Tridimensional con parte denominativa) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 6705-2013-S-5'"SECA-CSJLI-PJ de 24 de marzo de 2017, recibido en la misma fecha vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 6705-2013-0-1801-JR-CA-26*; y. A foja 2 del expediente en el Oficio 6705-2013-S-5"SECA-CSJLI-PJ de 24 de marzo de 2017 de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, consta como expediente interno el número 6705-2013-0-1801-JR-CA-12, cuando lo correcto, según se desprende a foja 9 del expediente es 6705-2013-0-1801-JR-CA-26.
Proceso 87-1P-2017. El Auto del 13 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI Tercero Interesado: UNIÓN DE CERVERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C., interpuso Demanda Contencioso Administrativa ante la la Corte Superior de Justicia de Lima solicitando la nulidad de la Resolución 1569-2013/TPl- INDECOPI, que concedió el registro como marca del signo GRUPO BACKUS y forma tridimensional? para proteger productos de la Clase 32% de la Clasificación Internacional de Niza a favor de UNIÓN DE CERVERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez de 2 de marzo de 2016, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú declaró fundada la Demanda Contencioso Administrativa presentada por COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C., y en consecuencia ordenó anular la concesión del registro del signo solicitado.
El INDECOPI, en recurso de apelación, sostiene que el examen realizado por el Juzgado es erróneo, pues no se trata de una botella común y se consideraron aisladamente los elementos que conforman el signo solicitado y no se habrían tomado en cuenta el pico ranurado y ribete sobresalido seguido de un cuello en forma troncocónica > Clase 32.- Cervezas. 155] ps. >= m > 1.1.
Proceso 87-1P-2017. seguida de una hendidura perimetral de la botella tridimensional y se restó importancia al elemento denominativo lo que le otorgan características propias que le dotan de distintividad al grado de orientar las preferencias del consumidor. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literales b) y c)* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación de las normas solicitadas. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales. Pregunta formulada por el Órgano consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad En el presente caso se discute sobre la registrabilidad de un signo tridimensional con parte denominativa, que no sería distintivo; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad; c) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(--) 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 87-IP-2017, La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.* La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrinseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.” El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.
Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 242-1P-2015 del 24 de agosto de 2015. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. Proceso 87-1P-2017. La marca tridimensional En el proceso interno, UNIÓN DE CERVERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., solicitó el registro del signo GRUPO BACKUS y forma tridimensional para distinguir cervezas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la marca tridimensional.
Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, simbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.8 En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.? Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoitorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos. '0 Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado. 1! Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia a que el signo GRUPO BACKUS y forma tridimensional consiste en una forma usual para los Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Proceso 87-1P-2017, productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios.
En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. 12 Las formas son necesarias en relación com los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado.
Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:13 a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, Cc) La función del producto o servicio de que se trate.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.!* El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar.
Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.15 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016. Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016.
Ibidem. 3.6. 3.7. Proceso 87-1P-2017. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común O necesarias en relación con los productos de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen, Por lo antes referido, se deberá analizar si en efecto el signo GRUPO BACKUS (Tridimensional con parte denominativa) es una forma necesaria para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, o si en su defecto es un signo apto para registro e identifica sus productos sin vulnerar la libre competencia en el mercado.
Pregunta formulada por el Órgano Consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
La consultante solicitó a este Tribunal se pronuncie sobre: ¿Cuál es el estándar de distintividad que debe reunir un signo mixto conformado por una forma tridimensional y una denominación? La respuesta a esta pregunta se encuentra contenida en el tema 1, Apartado E, no obstante, es necesario partir del hecho de que un signo por su naturaleza puede ser entre otros, denominativo (conformado únicamente por palabras), mixto (conformado por palabras y gráficos), tridimensional (conformado por un cuerpo donde se pueda apreciar alto, ancho y profundidad), la norma no determina que un signo mixto pueda ser la combinación de un elemento denominativo y otro tridimensional.
La distintividad aplicable a un signo tridimensional es la misma que por regla general debe aplicarse a cualquier signo que quiera ser registrado como marca. De otra parte, la falta de distintividad es causal de nulidad absoluta (Artículo 135, literal b). Así, la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinquir_productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. > Proceso 87-1P-2017.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 6705-2013-0-1801-JR- CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo ca) en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. (Ye. Cecilia Lé Ecos is Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO; Hemá//R y Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luísa AyErí Quinteros as PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.