Proceso: 475-IP-2016 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de marzo de 2018 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 475-1P-2016 Interpretación Prejudicial Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 2015-246781 Signos involucrados AGROCAMPO f COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS AGROCAMPO Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio 1003-304 del 17 de agosto de 2016, recibido vía courier el 1 de septiembre de 2016, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literales e) y f) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno 2015-246781.

El Auto de 7 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Demandado: AGROCAMPO S.A.S. ARNULFO VIASUS SALAMANCA Proceso 475-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES AGROCAMPO S.A.S. (en adelante, AGROCAMPO) presentó demanda ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en contra de ARNULFO VIASUS SALAMANCA, por una presunta infracción de sus derechos de propiedad industrial por el uso no autorizado del nombre y enseña comercial AGROCAMPO, en el establecimiento comercial COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS AGROCAMPO!.

AGROCAMPO, afirmó que es legítima titular de las marcas de productos y servicios AGROCAMPO (mixtas y denominativas) registradas para varias clases internacionales? y del nombre y enseña comercial de la misma denominación; en la demanda hace especial mención de las marcas AGROCAMPO (mixtas y denominativas)? para identificar productos de la Clase 311 de la Clasificación Internacional de Niza.

Indicó que el demandado reprodujo completamente el signo AGROCAMPO y que lo utilizó para distinguir “frutas y verduras” mientras que las marcas registradas de propiedad de AGROCAMPO identifican los mismos productos dentro de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente acotó que el signo AGROCAMPO es notorio y que durante 36 años se ha logrado posicionar y ser reconocido en todo el territorio colombiano. NORMAS A SER INTERPRETADAS La consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los literales e) y f) del artículo 155 y del artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas.

Normas que se interpretarán por ser procedentes. Ver Anexo 1. Detalle de signos distintivos de AGROCAMPO S.A.S. A E AS AGRO CAMPO TODO EN VETERINARIA Certificados 379835 y 373353 Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, torestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; y en especial alimentos para animales; malta.

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales; animales vivos; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, — Proceso 475-1P-2016 De oficio se interpretarán, los artículos 154, 155 literal d) 192, 228 y 232 de la misma Decisións, para tratar el tema de uso no autorizado de marca “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, “Artículo 154 El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (..) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(..J? “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se 3 1.1. 1.2.

Proceso 475-1P-2016 y nombre comercial y los parámetros para determinar la notoriedad de un signo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba. Respuestas a las preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar AGROCAMPO interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra ARNULFO VIASUS SALAMANCA sobre la base de sus marcas registradas; en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el artículo 154, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; i), los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antiguedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.” 4 Ly Y S. / 1.3. 1.4.

Proceso 475-1P-2016 sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:” a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: —- Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. —- Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (1 En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca, De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. 7 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016. Proceso 475-1P-2016 (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. Elliteral a) del artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. a a a n Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida para una marca que | directamente sobre productos aplicada Supuesto | distingue productos. sobre productos. productos.

Es titular de Usa la marca sobre Marca protegida para una marca que | productos vinculados | servicios aplicada Supuesto Il distingue a los servicios que sobre productos. servicios. distingue la marca protegida. 1 Es titular de Usa la marca sobre Marca protegida para una marca que | envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto li productos o acondicionamientos envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de, productos. ») 1.6.

Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el literal d) del artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que 6 1.7. 1.8. Proceso 475-1P-2016 al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.? Del comportamiento estipulado en el literal d) del artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!”, Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

De modbo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el * riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación 7 1.9, 1.10. 1.11. 1.12, 1.13.

Proceso 475-1P-2016 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales, Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.** Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.?? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la 13 14 económica”. (Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: (..) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.

A de O. Proceso 475-1P-2016 Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.14.

Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación:** a) b) d) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo.

Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.15.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja?*, 1.16.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).

Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. 5 16 Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 8 Sociedad contormada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N? 37, pp. 268 y 269. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-IP-2016 del 9 de marzo de 2017. 2091 Proceso 475-1P-2016 - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.17.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado 1.18. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Acción por infracción de derechos.

Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir el uso público de un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida Del proceso interno se verifica que AGROCAMPO presentó una denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra ARNULFO VIASUS SALAMANCA, toda vez que, este último estaría comercializando productos identificados con el signo AGROCAMPO (mixto y denominativo).

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las características señaladas?” en el punto 1.4 del Tema 1 del presente Acápite. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin el consentimiento del titular de la marca!*.

Para el caso particular, es de especial interés el comportamiento establecido en el literal f) del mencionado artículo: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) f usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” La disposición contenida en el citado artículo extiende la protección de las marcas notorias frente al uso que realice un tercero de dicha marca sin Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016. 10 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 475-1P-2016 autorización. En efecto, acorde con lo señalado, basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y que este uso sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.

Así, tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referido a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

El artículo 156 de la Decisión 486 establece como uso de un signo en el comercio, a fin de lo dispuesto en los literales e) y f) del artículo 155 de la misma norma, entre otros: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Consecuentemente, el uso con fines no comerciales de una marca notoriamente conocida no debe encontrarse dentro de aquellos supuestos ejemplificados en el párrafo anterior. Asimismo, cabe señalar que el “uso con fines no comerciales” de un signo debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica!?. 2.10.

En este punto vale reiterar que este Tribunal considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente, aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. Se deberá tomar en cuenta la explicación sobre la prescripción para la acción señalada en los puntos 1.13 a 1.18 del Tema 1 del presente Apartado, considerando que en el caso de los signos notoriamente conocidos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 232 de la Decisión 486, la acción contra un uso no autorizado prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 460-1P-2015 del 7 de julio de 2016. 11 2.11. 3.1. 3.2.

Proceso 475-1P-2016 tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. En síntesis, podrá constituir infracción contra una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que se realice de manera pública (difundida a través de cualquier medio) y que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio, en tanto que la conducta descrita si bien no atenta contra la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de productos o servicios, sí vulnera otra de las funciones de la marca.

Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, el demandante AGROCAMPO S.A.S. atribuye el uso no autorizado del nombre comercial “AGROCAMPO” al demandado ARNULFO VIASUS SALAMANCA, por lo tanto, resulta necesario analizar lo establecido en el artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente?: “Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” Vale la pena indicar que en el punto 1.4 del Tema 1 del presente Acápite se señala las características para determinar la existencia de una infracción a derechos de propiedad industrial, en particular de signos distintivos y que aplica a las acciones de infracción de nombre comercial.

Del comportamiento estipulado en el artículo 192 antes mencionado, se prevé que el titular de un nombre comercial o enseña comercial podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con su autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar cuando ello pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor??.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido artículo, siendo semejantes a las conductas explicadas en el punto 1.8 del Tema 1 del 20 21 Cabe señalar que las enseñas comerciales se rigen de acuerdo con lo dispuesto por la normativa referida a nombres comerciales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 200 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 12 3.4. 3.5. Proceso 475-1P-2016 presente Acápite: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado??, c) Posibilidad de generar un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, es necesario que nos encontremos frente a signos notoriamente conocidos. Los derechos de exclusión, contenidos en el artículo 192 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro para imposibilitar determinados actos en relación con este o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. Sin perjuicio de lo anterior, y al igual que como se explicó en el Tema 1 de este Acápite, es importante señalar que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial o enseña comercial y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de un signo distintivo, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157 y 158 de dicha norma.?* Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquífirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008 recaída en el Proceso 70-IP-2008). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 2 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 13 Y 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.2. 4.3. Proceso 475-1P-2016 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de un signo (nombre comercial) por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.25 Asimismo, en el caso de una supuesta infracción a un nombre comercial se deberá remitir a lo analizado y explicado en los puntos 1.13 a 1.18 del Tema 1 del presente Acápite, respecto de la concurrencia de la actividad infractora y la prescripción de acción. En conclusión y toda vez que la reglas para la protección de una marca son aplicables para el nombre comercial, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Igualmente, si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. La marca notoriamente conocida.

Su protección y su prueba Como en el proceso internm se argumentó que el signo COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS AGROCAMPO reproduce la marca notoria AGROCAMPO (mixta y denominativa), por lo que se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XIl, bajo el cual los artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En efecto, el artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. 14 > 4,4, 4.5.

Proceso 475-1P-2016 independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2.

Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y Uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de 26 A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.).

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio. 15 4.6.

Proceso 475-1P-2016 establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.?” Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo.? En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas.

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 4.6.1.

En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Artículo 230 de la Decisión 486. La marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo.

No por el hecho de considerarse notoria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino. 16 4.7. 4.8.

Proceso 475-1P-2016 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titutar del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.

En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 4.6.4, En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.

El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.

Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Naciona! Competente, según sea el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la 17 Proceso 475-1P-2016 publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; da) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; )) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” 4.10.En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable. 4.11.

El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entro otros. En este orden de ideas, para probar la Y ] notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se Es haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los ye medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.

Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular??, 4.12.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca AGROCAMPO cuyo titular es AGROCAMPO S.A.S, es notoriamente conocida en la Comunidad Andina, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso.

L Ss 29 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. 18 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Proceso 475-1P-2016 Respuestas a las preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

“¿En los términos de los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 200, ¿cuándo y de qué manera se considera que un signo distintivo es notoriamente conocido? (sic)” Para dar respuesta a esta pregunta, la consultante deberá remitirse a lo explicado en el Tema 4 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial que trata lo relativo a la marca notoria y su protección. Lo establecido en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 se refiere a los derechos del titular de una marca notoria, más no a su concepto.

“¿Opera el rompimiento del principio de especialidad de las marcas al dar aplicación al literal d), e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 20007?” Para dar respuesta a esta pregunta respecto del rompimiento del principio de especialidad de las marcas y marcas notorias deberá remitirse a lo explicado en el párrafo 4.5 del Tema 4 y en el párrafo 1.8 del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

“En caso afirmativo, ¿cuál sería la diferencia entre el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida y el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a una marca que no ostenta dicha calidad respecto de cualesquiera productos y servicios?” La protección a los signos distintivos frente a posibles actos infractores previstos en la Decisión 486 se explica ampliamente en los Temas 1 y 2 de la presente Interpretación Prejudicial, considerando que la protección de la marca notoria goza de una mayor amplitud respecto a un uso público que incluso puede alcanzar fines no comerciales.

¿Puede ser declarada la notoriedad por el juez que conoce de un proceso por infracción a derechos de propiedad intelectual? De conformidad a lo explicado en el párrafo 4.8 del Tema 4 de Apartado E, la notoriedad es un hecho que debe ser probado ante el Juez o la Oficina Nacional Competente según sea el caso. Para determinar si es el Juez que conoce una infracción de marca el llamado a declarar la notoriedad, la consultante deberá remitirse en específico a lo establecido en la legislación nacional de conformidad con el principio de complemento indispensable, toda vez que la norma andina no prevé tal especificidad. 19 Proceso 475-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la consultante al resolver el proceso interno 2015-246781, la que deberá adoptaria al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa A: liór Guinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hernánf omero Zambrano> Hugo Ramiro Gómez Apac AGIÍSTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

E SS V/ Y (pl | di" Luis Rafael Vergara Quintero PP. Gústavó García f rito PRESIDENTE SECRETARIO. Notifíquese a la entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 475-1P-2016 | 20