TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de abril de 2018 Proceso: 246-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2010-00229 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2166 del 19 de mayo de 2016, recibido vía correo electrónico el 23 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00229; y, El Auto del 9 de marzo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: BAVARIA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE LA REPÚBLICA DE q COLOMBIA Proceso 246-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES BAVARIA S.A., interpuso Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, contra la Resolución 60869 proferida por la SIC, que confirmó la Resolución 21544 y denegó el registro como marca del signo tridimensional (botella ED), solicitado por BAVARIA S.A., para proteger productos de la Clase 32? de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que el signo solicitado por la actora es una forma usual del producto “cerveza”.
BAVARIA S.A. argumentó que el signo tridimensional solicitado cuenta con la suficiente distintividad para ser registrado como marca, toda vez que el público consumidor lo identifica claramente con el producto que pretende amparar “cervezas”, y la relaciona directamente con un origen empresarial que es BAVARIA S.A. La SIC manifestó que si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de este; señaló además que el signo solicitado a registro, es una forma usual de las botellas de color ámbar que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Respecto al Artículo 135 se Expediente 05-64909. Clase 32: cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas y otras preparaciones para hacer bebidas Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) Cc) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. o» 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Proceso 246-1P-2016 interpretará limitándolo al literal c), por ser parte de la controversia la supuesta forma usual del signo tridimensional. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de marcas. La marca tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas Teniendo en consideración que se solicitó el registro del signo Tridimensional (botella ED) como marca, y que entre los alegatos de la demanda se alude que el registro de dicha marca vulnera lo contemplado en el Artículo 134 de la Decisión 486, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Concepto de marca Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El Artículo 134 de la Decisión 486 ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado". De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: a) Diferencia los productos o servicios que se ofertan. b) Es indicadora de la procedencia empresarial. c) Indica la calidad del producto o servicio que identifica. d) Concentra el goodwil! del titular de la marca. e) Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. Las marcas como medio de protección al consumidor cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para 3 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 246-1P-2016 el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin esta no existiría el signo marcario.
Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos.
El Artículo 134 de la Decisión 486, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Requisitos para el registro de marcas Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 1.10.A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la 1.11. perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o extema de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.12.
En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: mm ts | a) La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 2.1.
Proceso 246-1P-2016 b) La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.
En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el Artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante advertir que el Literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa; es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Literal b) del Artículo 135. La distintividad tiene un doble aspecto: i) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y ii) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.
El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que este sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.
Se deberá analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486. La marca tridimensional En el presente proceso, BAVARIA S.A. manifestó que el signo tridimensional cuenta con suficiente distintividad para ser registrada como marca; por tanto, es pertinente desarrollar el concepto de la marca tridimensional..
Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 246-1P-2016 figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.? Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.S Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Para resolver el proceso interno, se deberá tener en cuenta las características antes señalada para establecer la registrabilidad o no de un signo tridimensional. Formas usuales o necesarias de los productos, envases o envolturas en la conformación de marcas tridimensionales En el proceso se ha hecho referencia a que el signo tridimensional solicitado consiste en una forma usual para los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.
Las formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios; es decir, son las que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-IP-2015 del 23 de junio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-1P-2016 del 13 de octubre de 2016. Proceso 246-1P-2016 impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en las siguientes:? a) La forma usual de los productos o de sus envases; b) Las formas o características impuestas por la naturaleza; y, c) La función del producto o servicio de que se trate. 3.4.
Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.?0 3.5.
El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común O necesario para determinados productos, puede no serlo para otros.1! 3.6. Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas usuales o necesarias en relación con los productos que va a proteger, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 2010-00229, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, El Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016 y 310-1P-2015 del 16 de marzo de 2017. uy De manera referencial, ver Procesos 209-1P-2015 del 21 de octubre de 2015 y 509-1P-2015 de 24 de abril de 2016.
Ly lbidem. Proceso 246-1P-2016,. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ael Vergara Quintero j PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.