TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 18 de abril de 2018 Proceso: 355-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 05127-2012-0-1801-JR-CA-16 Referencia: Marca tridimensional Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 5127-2012-0/5'* SECA-CSJLI-PJ del 21 de junio del 2016, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 05127- 2012-01801-JR-CA-16; y, El Auto del 26 de junio del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: CAUCHOS Y POLIURETANOS S.A.C. CAUPESAC Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA Proceso 355-1P-2016 COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA POPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ HEINKE, LUDERS NY CARR Y CIA LTDA. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES CAUCHOS Y POLIURETANOS S.A.C. CAUPESAC presentó Recurso de Apelación ante la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, en contra de la Sentencia signada con la Resolución 11 emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual confirma lo resuelto mediante Resoluciones 1240-2012/TPI-INDECOPI y Resolución 1207-2011/CSD-INDECOPI, expedidas por el INDECOPI declarando la nulidad de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase!, destinada a proteger productos de la Clase 13? de la Clasificación Internacional de Niza, por presentar una ventaja funcional de los productos para los cuales se protege.
La demandante argumentó que la marca figurativa tridimensional abarca la función de permitir que los consumidores distingan sus productos de otros productos equivalentes de la competencia, contrario al diseño industrial que incluye la función de propiciar que los productos ofrezcan a los consumidores un interés estético a la vez que funcional con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.
El INDECOPI señaló que debe declararse infundada la demanda debido a que el signo tridimensional dentro de su forma y elementos otorga una ventaja funcional o técnica; que la ventaja técnica que se apreciaba en los dibujos que conformaban la marca registrada, no podía ser apropiada de forma ilimitada a favor de la demandante. HEINKE, LUDERS Y CARR Y CIA. LTDA manifestó que la demandante al conocer de la comercialización de su patente en el mercado nacional e intemacional procedió a solicitar el registro de marca de tres figuras tridimensionales.
Sl Clase 13: Recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuegos de artificio. Certificado 124836. 1.2. 1.3. 1.4. Proceso 355-1P-2016 NORMA A SER INTERPRETADA La Sala consultante, ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 literal d)* de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretara por ser procedente.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional. Irregistrabilidad de signos que constituyan una ventaja funcional. Pregunta de la Sala consultante, ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La marca tridimensional En el proceso interno, la sociedad CAUCHOS Y POLIURETANOS S.A.C., registró como marca la forma tridimensional de un envase para distinguir productos de la Clase 13 de la Clasificación Internacional de Niza, consecuentemente, resulta pertinente abordar el tema de la marca tridimensional.
Entendiendo que la marca es un medio para distinguir productos y/o servicios en el mercado, pueden estar conformadas, entre otros, por los siguientes elementos: palabras o combinación de las mismas, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, emblemas, envases o envolturas, números, letras, colores delimitados por una forma o una combinación de colores.* En consecuencia, pueden ser registrables los envases o envolturas, los mismos que pueden estar compuestos de fondo, ancho y altura; por consiguiente, se tratará de un signo tridimensional.$ Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves; asimismo, constituyen una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: 4) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
( ). Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 133-1P- 2015 del 20 de julio de 2015. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 355-1P-2016 Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir.
Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.” Irregistrabilidad de signos que constituyan una ventaja funcional En el proceso se ha hecho referencia a que la marca tridimensional de titularidad de CAUCHOS Y POLIURETANOS S.A.C. CAUPESAC., consiste aparentemente en una forma que cumple una función técnica de los productos que distingue; en ese sentido, es apropiado referirse a este tema.
El literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto o servicio que amparank, Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad.
En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura?, Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.
La razón de esta prohibición consiste en delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes o el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 330-1P-2015 del 23 de junio de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 7-1P-2012 del 4 de julio de 2012. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 623-1P-2016 del 26 de junio de 2017. Proceso 355-1P-2016 modelo de utilidad?, 2.8. Como ya se ha dicho las formas que cumplan estrictamente una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se aplica no podrán ser registradas como marca; sin embargo, se podrá acudir a otro tipo de figura jurídica como son los modelos de utilidad, y si se trata de formas que posean una finalidad estética se estaría frente a la figura del diseño industrial. 2.9.
En consecuencia, se deberá analizar si el signo forma tridimensional de un envase se encuentra o no dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal d) de la referida Decisión. 3. Pregunta de la Sala consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 3.1.
¿Qué criterios deben emplearse para juzgar si una marca tridimensional otorga exclusivamente una ventaja funcional o técnica al producto que distingue? La respuesta a la consulta realizada por el Tribunal, se encuentra desarrollada en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 05127-2012-0-1801-JR-CA-16, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispjesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto gél Tribunal, ( b | Cecilia Luisá AyHón Quinteros uís Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO no Ibidem, Proceso 355-1P-2016 Hermná, ero Zambrano—* Hugo Ramiro Gómez Apac DO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Ís 7 Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.