TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de abril de 2018 Proceso: 607-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-200666 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-428 del 2 de diciembre del 2016, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-200666; y, El Auto del 17 de noviembre del 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandantes: BEYOND GOLD 8 CIA S.A.S. y PALOTA S.A.S. Demandado: JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA Proceso 607-IP-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES BEYOND GOLD 4 CIA S.A.S. y PALOTA S.A.S. interpusieron Acción por Infracción de Derechos de Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio de ta República de Colombia -SIC, en contra de Jorge Hernán Jaramillo Ochoa, propietario del establecimiento LITOGRAFÍA DINÁMICA, por la presunta amenaza de comercialización sin autorización, de sus derechos de propiedad industrial por uso no autorizado de su marca MARIANA PAJON, con quien firmaron un contrato para la elaboración de cuadernos que debían ser entregados al titular de las marcas para su comercialización durante la temporada escolar 2015 en almacenes Exito y Surtimax, con lo cual, incumplió las obligaciones adquiridas en el contrato.
Jorge Hernán Jaramillo Ochoa contestó la acción por infracción, señalando que no existe ninguna prueba de la infracción de los derechos marcarios; que no ha comercializado, exhibido o puesto en venta ni un solo cuaderno contentivo de la marca MARIANA PAJON; que la presunta infracción nada tiene que ver con el aparente incumplimiento del contrato.
NORMA A SER INTERPRETADA La Entidad consultante ha solicitado Interpretación Prejudicial del Artículo 155 literal d) de la Decisión 486! de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Pregunta realizada por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) 9) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( ). 1.1. 1.2. 1.3. Proceso 607-IP-2016 En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas al señor Jorge Hernán Jaramillo Ochoa, consistentes en la inminente amenaza de infracción de derechos marcarios de BEYOND GOLD 8 CIA. S.A.S. y PALOTA S.A.S., resulta necesario analizar lo establecido en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usaren el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:? a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido, El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: () Cualquiera que intrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de ma yo de 2016. 1.4. 1.5.
Proceso 607-IP-2016 efecto,? Del comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor*.
A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.5 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica".
(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Proceso 607-IP-2016 las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.$ Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.
La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.” Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.8 De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Pregunta realizada por la Entidad consultante Antes de dar respuesta a la siguiente pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013, del 22 de mayo de 2013. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015, del 13 de mayo de 2015. Proceso 607-IP-2016 2.1. ¿Incurre en una infracción al artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 el fabricante que lleva a cabo la comercialización de un producto que estaba autorizado para fabricar, pero no para vender?.
La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del apartado E de la presente Interpretación Prejudicial. Adicionalmente, la Autoridad primero deberá analizar las condiciones, alcances y obligaciones pactadas contractualmente entre las partes, sobre todo en lo que respecta a la autorización para fabricar y comercializar un producto que identifique una marca determinada, a fin de verificar si el acto realizado está o no permitido por el titular.
Segundo, la Autoridad deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 155 de la Decisión 486, el cual salvaguarda la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como sería la fabricación, comercialización o detentación? de bienes o servicios identificados con la marca infractora.
En ese sentido, resulta necesario precisar que tanto la infracción del derecho de marca propiamente dicha —que supone la existencia de un daño o perjuicio—, como los actos a partir de los cuales se determina que existe inminencia de infracción, son considerados por la normativa comunitaria como infracciones a los derechos de los titulares.
Para mayor claridad de lo que se viene exponiendo, se entiende por inminencia de infracción a aquellos actos previos o preparatorios que significan una amenaza al derecho de propiedad industrial, en el sentido de que, si no se ha producido la infracción propiamente dicha, la inminencia supone que existe el temor racional y fundado de que va a producirse de forma inmediata, 10 Así, por ejemplo, mientras que el daño a una marca registrada del sujeto Entendiéndose por fabricar, comercializar y detentar lo siguiente: () Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
(ii) Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (iii) Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma.
Ahora bien, resulta necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. VEGA VEGA, José Antonio. “CONTRATOS ELECTRÓNICOS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”.
Reus — Madrid, 2005. Pag. 429. Vease:<https://books.google.com.ec/books?id=QewJNswYrigC8pg=PA4298dq=inminencia+de+ int raccioC3%B3n8hlzesésa=Xgved=0ahUKEwjquejYy9/MAhXDmMR4KHWH3DOQQ6AEIK¡AE4y=on epage£g=inminencia%20de%20intracci4C3%B3n8f=false> Consultado: el 10 de abril de 2018, Proceso 607-IP-2016 activo se da con la efectiva comercialización de productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) en el mercado por parte del sujeto pasivo, la inminencia de infracción se da con los actos previos o preparatorios a dicha comercialización realizados por el sujeto pasivo, como es el acuerdo de un órgano societario respecto de la futura comercialización del producto, la descarga de dichos productos en el puerto, su almacenamiento previo a la nacionalización, la confección de etiquetas que luego se colocarán a los productos, etc.
En los ejemplos citados, no se ha producido la infracción del derecho de marca propiamente dicha; sin embargo, se trata de actos en los cuales se advierte inminencia de una infracción, debido a que existe el temor racional y fundado de que los productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) ingresarán y serán comercializados en el mercado.
En consecuencia, la Autoridad deberá, en el caso en concreto, analizar de conformidad con las pruebas aportadas por la actora, si está ante un supuesto de inminencia de una infracción, un supuesto de infracción propiamente dicha o ante ninguno de los dos supuestos antes señalados. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-200666, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa meros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO pac Proceso 607-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. —Abis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese al consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.