TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 186-1P-2017 Interpretación prejudicial solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia! El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, reunido en Sesión Judicial, el 5 de junio del año dos mil dieciocho, adopta el presente Auto.
VISTOS: Los escritos recibidos el 16 de octubre de 2017 y el 5 de febrero de 2018, mediante los cuales Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, Alpina) solicita se convoque a informe oral en el Proceso 186-IP-2017.
CONSIDERANDO: 1.
ANTECEDENTES 1.1 Síntesis de los hechos relevantes 1.1.1 Compagnie Gervais Danone (en adelante, Danone)? y Danone Alquería S.A.3 (en adelante, las demandantes) interpusieron acción declarativa y de condena por competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) contra Alpina (en lo sucesivo, la demandada), argumentando que esta última habría actuado en forma desleal y contraria al correcto comportamiento de un competidor debido a que: (1) Habría solicitado en forma reiterada registros de marcas sobre expresiones idénticas y estrechamente similares a marcas protegidas y usadas por Danone en el ámbito internacional.
(ii) Habría imitado prestaciones mercantiles de Danone, tales como denominaciones, empaques y elementos publicitarios protegidos por derechos de autor, los cuales hacen parte del marketing mix originalmente diseñado por Danone para cada producto. ll En el proceso interno 110013199001200954397 01 Proceso 186-IP-2017 1.12 Por su parte, la demandada sostuvo que no sería cierto que haya intentado imitar a un competidor en el mercado, debido a que: (i) El desarrollo publicitario sobre el cual las demandantes buscan atribuirse derechos exclusivos obedece a una forma de comunicación comúnmente utilizada por las diferentes empresas que han incursionado en el campo de los alimentos funcionales.
(ii) Los colores, palabras, tamaños y presentaciones usados, lejos de pretender evocar a las demandantes, corresponden a conceptos comunes dentro de la gama de productos funcionales. 1.13 La SIC falló declarando que la demandada incurrió en el acto desleal de imitación sistemática y, entre otros, ordenó a la demandada renunciar a 17 registros marcarios, y en el evento de que sean concedidas, a renunciar a 7 solicitudes de marca, en atención a lo siguiente: (i) Teniendo en cuenta que la demandada conocía de la inminente llegada de Danone a Colombia, el hecho de haber solicitado en dicho país registros marcarios similares a los que Danone había registrado previamente en otros paises evidenciaria una clara intención de obstaculizar el ingreso de Danone al mercado colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las marcas que registró no fueron utilizadas.
(ii) La demandada imitó las iniciativas empresariales de Danone consistentes en las piezas publicitarias para televisión trasmitidas en distintos países, incluso en Colombia. La SIC también falló desestimando algunas pretensiones de las demandantes sosteniendo que ciertos hechos no se enmarcan en la conducta desleal de imitación sistemática, pues no tuvieron el efecto de obstaculizar el ingreso al mercado de la demandante, y tampoco se configuró una imitación de elementos publicitarios (como flechas, color verde, color amarillo y demás), toda vez que estos son códigos comunes que pertenecen a la categoría denominada “funcionales” y, por lo tanto, su imitación corresponde a una práctica natural en el mercado. 1.1.4 La decisión de la SIC fue objeto de impugnación por ambas partes*. los documentos remitidos por la Sala consultante no consta la sustentación de los recursos de lación. 1.2 1.2.1 Proceso 186-1P-2017 Preguntas formuladas por la Sala consultante Mediante comunicación de fecha 24 de abril de 2017 y Oficio N* C- 0699 recibido en la misma fecha, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia formula las siguientes preguntas: () ¿La SIC tenía competencia jurisdiccional para ordenar a la demandada renunciar al registro de algunas marcas concedido a su favor? (ii) ¿Puede considerarse como un acto de competencia desleal el no uso de una marca registrada por su titular? (iii) ¿Puede considerarse como un acto de competencia desleal el registro efectivo de una marca similar a otra que ha sido reconocida fuera del país? (iv) ¿Qué competencia tiene la autoridad de registro marcario para analizar el tema de competencia desleal? (v) ¿Puede considerarse un acto de competencia desleal, el registro de marcas en las que se incluyan expresiones evocativas, descriptivas, genéricas o de uso común, que también sean utilizadas por otros competidores? CUESTIONES EN DEBATE Las cuestiones en debate del presente Auto consisten en determinar lo siguiente: a) Si corresponde convocar a informe oral; y, b) De ser el caso, las preguntas que deberán ser absueltas en el informe oral.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE Del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Artículo 9 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? establece que: probado mediante el Acuerdo 08/2017 del 24 de noviembre de 2017, publicado en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena N* 3146 del 29 de noviembre de 2017; y, modificado por el Proceso 186-1P-2017 “Artículo 9.- Informes escritos u orales de carácter técnico y/o normativo.- 9.1.
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 44 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 36 de su Estatuto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá solicitar a las autoridades de los Países Miembros y a las organizaciones e instituciones internacionales o nacionales vinculadas con las materias a que se refiere la solicitud de Interpretación Prejudicial, informes escritos u orales sobre aspectos de carácter técnico y/o normativo. 9.2.
De modo excepcional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podrá convocar a todas las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo, a los informes orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente. 9.3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pondrá en conocimiento de los órganos administrativos o jurisdiccionales consultantes la realización de los informes orales a que se refiere el Numeral 9.1 precedente, para que asistan a ellos sí lo consideran pertinente.” 3.12 Como se puede advertir, este Tribunal cuenta con la facultad de solicitar informes orales a las autoridades de los países miembrosf, así como a convocar —de modo excepcional— a las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo, a los referidos informes orales. 3.2 Sobre la pertinencia o necesidad de convocar a informe oral 3.2.1 Como se observa de la síntesis de los hechos relevantes, el tema controvertido en el proceso interno a cargo de la Sala consultante consiste en determinar si la demandada habria realizado o no actos de competencia desleal en la modalidad de imitación sistemática de iniciativas empresariales de las demandantes, imitación encaminada a impedir u obstaculizar su entrada al mercado, excediendo lo que según las circunstancias pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. 3.2.2 Dicha cuestión controvertida implica analizar, a la luz del derecho interno colombiano, la legalidad y/o razonabilidad del Resuelve Décimo Quinto de la Sentencia N* 1228 emitida por la SIC el 18 de agosto de Acuerdo 04/2018 del 11 de mayo de 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 3284 del 14 de mayo de 2018.
Rkbre aspectos de carácter técnico y/o normativo que se convoquen en el marco del trámite de Ya solicitud de interpretación prejudicial. -. Proceso 186-1P-2017 2015, mediante la cual ordenó a la demandada a renunciar a 17 registros marcarios; y en el evento de que sean concedidas, a renunciar a 7 solicitudes de marca. 3.2.3 El asunto controvertido en el proceso interno a cargo de la Sala consultante se enmarca en determinar si la demandada cometió o no el acto de competencia desleal establecido en el último párrafo del articulo 14 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 256/96) colombiana, cuya parte pertinente se transcribe a continuación: “Artículo 14.
Actos de imitación ( ) ( ) También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.” 3.2.4 El mencionado asunto controvertido no versa sobre un presunto caso de infracción marcaria regulado por la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial) de la Comisión de la Comunidad Andina, como tampoco respecto de un presunto acto de competencia desleal previsto en dicha decisión andina, sino respecto de un presunto acto de competencia desleal regulado por la legislación interna de Colombia. 3.25 No obstante ello, el Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Articulos 137, 154 y 155 de la Decisión 486 y formula preguntas relacionadas con los siguientes temas: a) La competencia de la SIC (como autoridad que fiscaliza la competencia desleal) para ordenar a una empresa a renunciar al registro de marcas concedidas a su favor. b) La competencia de la autoridad de propiedad industrial para conocer actos de competencia desleal.
Cc) La realización de actos de competencia desleal (conforme a lo previsto en la Decisión 486) mediante el registro de una marca o a través del no uso de una marca registrada. 3.2.6 El TJCA es competente para interpretar las disposiciones contenidas en la Decisión 486. No es competente para interpretar el Artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 256/96) colombiana, ni para determinar si en el caso concreto se cometió o no un acto de competencia desleal según lo previsto en la legislación interna de Colombia.
En los Procesos 217-IP-2015 y 358-IP-2016, el TJCA afirmó que en la Decisión 486 el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos separados, 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.3 3.3.1 Proceso 186-1P-2017 puesto que se encuentran estrechamente relacionados. No obstante la estrecha relación descrita, en la práctica no es sencillo para las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad industrial y de fiscalización de la competencia desleal, interpretar y aplicar las normas pertinentes de la Decisión 486 en sus respectivas actuaciones, especialmente cuando se trata de dos autoridades diferentes (incluso si pertenecen a la misma entidad pública), y más aun cuando a la par de las disposiciones de la Decisión 486 los países miembros tienen normas internas que prohíben la competencia desleal.
Si bien el Tribunal ha realizado interpretaciones prejudiciales sobre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal de manera aislada, resulta esencial establecer un criterio jurisprudencial integral y holístico que permita a las autoridades nacionales competentes comprender la relación de estas dos materias al interior de la Decisión 486, y la vinculación de ambas con las normas internas que prohiben y fiscalizan la competencia desleal.
La situación descrita evidencia la necesidad de orientar al Tribunal consultante respecto de la relación que existe entre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal regulados en la Decisión 486 y los actos de competencia desleal regulados por las legislaciones internas de los países miembros de la Comunidad Andina. En tal sentido, el TICA considera pertinente convocar a la SIC y a las partes del proceso interno a informe oral para conocer la posición de estos respecto de los aspectos técnicos y normativos vinculados a la relación que existe entre las infracciones marcarias y los actos de competencia desleal regulados en la Decisión 486 y los actos de competencia desleal regulados por las legislaciones internas de los países miembros de la Comunidad Andina.
Las preguntas a ser absueltas en el informe oral En atención a lo desarrollado en el acápite precedente, en el informe oral el TICA formulará a los asistentes las siguientes preguntas: (1) ¿Los paises miembros de la Comunidad Andina pueden regular en su legislación interna la prohibición de actos de competencia desleal adicionales o complementarios a los actos de competencia desleal previstos en la Decisión 486? ¿La fiscalización de la competencia desleal puede tener incidencia sobre el uso de marcas cuyo registro fue otorgado de conformidad con las disposiciones previstas en la Decisión 486? ¿Se puede considerar el registro de una marca, de manera (iv) (v) DECIDE:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO: Proceso 186-1P-2017 aislada o analizada en el contexto de otros hechos, como un acto que persigue perpetrar, ejecutar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal? ¿La autoridad de propiedad industrial (la autoridad del registro marcario) tiene competencia para conocer actos de competencia desleal? ¿Otra autoridad puede tener competencia para conocer actos de competencia desleal? ¿La autoridad competente para fiscalizar la competencia desleal puede ordenar al infractor que deje de usar las marcas registradas a través de las cuales se perpetró, ejecutó, facilitó o consolidó un acto de competencia desleal? Convocar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a Compagnie Gervais Danone, Danone Alqueria S.A. y Alpina Productos Alimenticios S.A. a informe oral para el día 26 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en la Sala de Audiencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para absolver las preguntas descritas en el párrafo 3.3.1 del presente Auto.
Poner en conocimiento del Magistrado (a) Ponente o Sustanciador (a) de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia la realización del mencionado informe oral para que asista a él si lo considera pertinente. Publicar la presente providencia judicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
NOTIFÍQUESE,
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. s Rafael Vergara Quintero A PRESIDENTE