(AÑ d Sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 338-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-254492 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1003-183 del 2 de junio de 2016, recibido el 17 de junio de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-254492, y, El Auto de 4 de mayo de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ RESTREPO Proceso 338-1P-2016 Demandado: CINASCAR DE COLOMBIA S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ RESTREPO (en adelante, demandante) presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial y solicitud de medidas cautelares, ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en contra de CINASCAR DE COLOMBIA S.A. (en adelante, la demandada), por la supuesta infracción de su derecho de propiedad industrial respecto del uso de la marca SRS AIRBAG (mixta)! que identifica productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza?.

El demandante señaló que la demandada a través de sus establecimientos de comercio promociona, oferta, exhibe para la venta, y vende productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, especificamente dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles y vehículos automotores; tableros, millares y volantes identificados ilícitamente y sin consentimiento, con la marca registrada SRS AIRBAG en la inclusión del signo SRS AIRBAG? en partes de los vehículos modelos Chery y Zoty.

Alegó que la marca SRS AIRBAG (mixta) y el signo SRS AIRBAG son confundibles entre sí en los aspectos ortográficos, fonéticos, visual, e identidad ideológica. La demandada en su contestación indicó que, el termino SRS AIRBAG (supplemental restraint system)* es utilizado ampliamente en la industria automotriz para referirse a los sistemas de retención Certificado 505408 Clase 12: Dispositivos de seguridad para vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Dispositivos de seguridad para automóviles, dispositivos de seguridad para la aeronáutica. Partes, repuestos, accesorios e implementos de dispositivos de seguridad para vehículos, automóviles, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. La sigla corresponde al significado en español “Bolsa de Aire, sistema Suplementario de Retención. Proceso 338-1P-2016 complementarios al cinturón de seguridad, incluyendo bolsas de aire, esta denominación ha sido utilizada por todo tipo de vehiculos sin ser exclusivo de ninguna clase, modelo, ni marca y por lo tanto se emplea de manera general como un sistema de seguridad pasiva.

Señaló que no existe infracción marcaria puesto que el signo SRS AIRBAG es un signo genérico y carente de distintividad, cuyo uso amplio en el comercio antecede al registro solicitado por el demandante. Sostuvo que la marca registrada a favor del demandante fue concedida únicamente bajo advertencia del carácter descriptivo de sus elementos denominativos.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de la norma solicitada, limitándola a los literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la demanda por infracción de derechos de marca versa sobre los supuestos contemplados en los mencionados literales.

De oficio, procede interpretar los literales e) y f) del Artículo 135, 137 y 154 de la Decisión 4868 de la Comisión de la Comunidad Andina, a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar ta marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, (.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ¡004 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (--) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; 1.1. 1.2.

Proceso 338-1P-2016 efectos de responder las preguntas del consultante sobre los signos conformados por elementos descriptivos, genéricos o que carecen de distintividad, la solicitud de un signo para perpetrar competencia desleal, y para tratar el tema del derecho del titular de una marca a presentar acciones por infracción. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ RESTREPO interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra CINASCAR sobre la base de su marca registrada SRS AIRBAG (mixta); en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:” a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la y ante la respectiva oficina nacional competente.” Br Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-1P-2015 del 18 de agosto de 2016. 1.3. 1.4.

Proceso 338-1P-2016 impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:. Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla..

Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (1) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de ta marca.

Acción por infracción de derechos La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el Artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (1) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Proceso 338-1P-2016 b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lil: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Mo for e A Usa la marca Marca protegida para Supuesto | distingue directamente sobre productos aplicada productos. productos. sobre productos. A Usa la marca sobre e Mur A A productos vinculados Marca protegida para Supuesto Il distingue a los servicios que servicios aplicada SS CIÓS distingue la marca sobre productos. i protegida.

Marca protegida para Es titular de Usa la marca sobre productos o servicios una marca que | envases, envolturas, aplicada sobre Supuesto Ill distingue embalajes o envases, envolturas, productos o acondicionamientos embalajes o servicios. de productos. acondicionamientos de productos. 1.6. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el literal d) del Articulo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.

Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o demejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo Proceso 338-1P-2016 idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.7.

El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.ó 1.8.

Del comportamiento estipulado en el literal d) del Artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor?.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado!!. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10” AN Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial 1.9.

Proceso 338-1P-2016 c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.!! 1.10.Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo 1.11. 1.12. sobre la marca y el consecuente ejercicio del jus prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.?? Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de tas condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.* A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015*, este Tribunal u 13 diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 70- IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015.

En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: “ (..) e7. Como ya se explicó lineas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien Be encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de Proceso 338-1P-2016 considera importante mencionar que la acción por infracción de derechos es procedente aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente. 1.13.

En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.14. Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación: !5 a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.

Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijuridico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.15.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, infracción, es decir se trata de una acción cuya caracteristica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa. iS Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Victor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

En: Revista “Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 011, N* 37, pp. 268 y 269. Proceso 338-1P-2016 continuada, permanente o compleja!£. 1.16. En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.17.En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 1.18.

Si la coexistencia pacifica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. 2. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común 2.1.

Teniendo en cuenta que en el presente proceso CINASCAR argumentó que el signo SRS AIRBAG, es un signo genérico y carente de distintividad, cuyo uso es amplio en el comercio, además del carácter descriptivo del elemento denominativo del signo, resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema. TOS os signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente “adhbre las características o propiedades de los productos, tales como - Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017. 10 Proceso 338-1P-2016 calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracteristicas, cualidades o propiedades según se trate. 2.3. El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(y 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones O indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*” 2.5.

Por su parte, el literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (Y 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohibe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto.

La Ey denominación genérica determina el género del objeto que identifica y A y le modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. vd 1 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 338-1P-2016 la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio. No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

El aspecto genérico de un signo debe ser Ae dS en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.*? Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.?0 De otro lado, el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente O se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 2.10.Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las particulas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.?! Ibidem. Ibidem.

Ibidem. er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 del 23 de junio de 2016. 12 Proceso 338-1P-2016 2.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?2 2.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado 3.1. por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Respuestas a las preguntas formuladas por el consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Cómo se analiza una posible infracción de derechos de propiedad industrial cuando la marca registrada? contiene elementos genéricos o descriptivos? Para dar respuesta a esta pregunta, el consultante deberá remitirse a lo explicado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial, sobre los términos, descriptivos, genéricos y de uso común. No obstante vale señalar que en el cotejo entre la_marca registrada y la marca presuntamente infractora, se debe excluir los elementos genéricos y/o técnicos y descriptivos, en tanto que los mismos no pueden ser de propiedad exclusiva de una sola persona, pues de lo contrario se impediría a los demás competidores que utilicen dichos elementos libremente en el mercado para ofrecer productos de naturaleza idéntica o similar a los productos que distingue la marca registrada.

Si la exclusión de los elementos genéricos y/o técnicos o descriptivos E Dx modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. éndase la marca registrada sustento de la denuncia interpuesta por infracción marcaria. 13 4.2. Proceso 338-1P-2016 del cotejo hacen imposible la comparación entre las marcas, se deberá observar a los signos en su conjunto considerando las circunstancias que eleven o disminuyan su distintividad, partiendo de la premisa que las presencias de los elementos en comentario acarrean que la marca tenga un grado de distintividad débil.

¿Puede el juez que conoce de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial señalar en su sentencia que un registro marcario se realizó para perpetrar un acto de competencia desleal y, en este sentido, no proteger la marca registrada? Para responder a esta pregunta, el consultante debe tener claro que los supuestos planteados se refieren a dos acciones distintas; el primero se refiere a la acción por infracción que puede ser iniciada por el titular de una marca vigente respecto de usos no autorizados y de conformidad con lo explicado en el Tema 1 del Apartado E de la presente providencia. En el segundo supuesto planteado, al tratarse de una marca registrada, debe tenerse en cuenta que el procedimiento para anular un registro de marca es la acción de nulidad, que se encuentra regulada en el Capitulo VII del Título VI de la Decisión 486 y que tiene una naturaleza y procedimiento diferente a la acción por infracción. Por tanto, no resulta idóneo emitir un pronunciamiento sobre la validez de un registro marcario en un procedimiento de acción por infracción, toda vez que la nulidad deberá ser tratada por separado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno 2015-254492, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. E | | ym 0 L. yA, A A Ceja Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Proceso 338-1P-2016 Hernán RUdrigo eró Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac ISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese al consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 338-1P-2016 | 15