TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 210-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 1261-2013-0-1801-JR-CA-10 Referencia: Signos involucrados TOMMY BAHAMA (denominativo) / TOMMY HILFIGER (denominativo) y BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO (mixto) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1261-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ del 1 de junio de 2017, recibido mediante correo electrónico el 3 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 1261-2013-0-1801-JR-CA-10 y, El Auto de 21 de febrero de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: TOMMY BAHAMA GROUP INC Proceso 210-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Terceros Interesados: TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES TOMMY BAHAMA GROUP INC interpuso recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, la cual consideró que entre el signo TOMMY BAHAMA (denominativo), solicitado por TOMMY BAHAMA GROUP INC., para distinguir productos comprendidos en la Clase 25' de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas TOMMY HILFIGER? (denominativas), TOMMY JEANS? (denominativa), TOMMY SPORT* (denominativa) y BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO? (mixta), registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de TOMMY HILFIGER LICENSING LLC y TEXTIL MULTIPRENDAS ANDINAS S.R.L., existe un riesgo de confusión indirecto en el público consumidor, dado que coindicen en la utilización de los términos relevantes “TOMMY” y “BAHAMA”, los cuales por tratarse de palabras de fantasía respecto a los Clase 25: prendas de vestir.
Certificado de Registro N* 87630. Clase 25: ropa para damas y caballeros tales como pantalones, chaquetas, suéter, pantalones cortos, chalecos, sacos sports, sacos, abrigos de lluvia, abrigos con capucha. Certificado de Registro N* 35481. Clase 25: botas, zapatos y zapatillas de levantar. Certificado de Registro N* 20003. Clase 25: artículos para vestidos de hombres, mujeres.
Certificado de Registro N* 83233, Clase 25: prendas de vestir, calzado, sombrereria; prendas de vestir para caballeros, damas y niños, en particular, camisas, camisas de golf, polos, camisas de entrenamiento, camisetas sin mangas, chompas, jersey, suéteres de cuello alto, pantalones cortos, pantalones de entrenamiento, rajes de calentamiento, blazers, chaquetas de lana ligera, abrigos deportivos, pantalones, jeans, faldas, trajes, overoles, chalecos, casacas, abrigos, parkas, ponchos, ropa de baño (prenda de vestir) bikinis, trajes de baño, sobre todo, impermeables, casacas cortaviento, ropa de dormir, batas, ropa interior, lencería, cinturones, corbatas, sombreros, sombreros de lana, gorras, viseras, bufandas, cinchas, orejeras, puo de camisa, batas de baño, bóxeres, pijama baberos de tela, corbatas, calcetines, calcetería, zapatos, botas, zapatillas, calzado de playa, sandalias, pantuflas, guantes y tirantes.
Certificado de Registro N* 27236. Clase 25: prendas de vestir: caballeros, damas y niños en general incluyendo calzado. Proceso 210-4P-2017 productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, poseen un alto grado de distintividad. TOMMY BAHAMA GROUP INC en su recurso de apelación, manifestó que no hay confusión entre los signos objeto del litigio, debido a que generan impactos visuales, gráficos y fonéticos distintos en el público consumidor, más aun teniendo en cuenta que existe un acuerdo de coexistencia suscrito con TOMMY HILFIGER LICENSING LLC en donde se otorgó el consentimiento y la autorización expresa para que se llevará a cabo la solicitud del registro de marca TOMMY BAHAMA en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a su favor.
C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinaf, los cuales se interpretarán por ser procedentes. D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos. E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación,” ( ) “Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancias o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancias o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los «productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respelar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. DE YG En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en PE) S)situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en “¿Ni territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del Articulo 166, salvo que Y titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la arca obedece a causas justificadas.” 1.1. 1.2.
Proceso 210-IP-2017 Marcas de fantasía. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento, Respuestas a las preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.
Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo TOMMY BAHAMA (denominativo) y las marcas TOMMY HILFIGER (denominativas), TOMMY JEANS (denominativa) TOMMY SPORT (denominativa) y BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.” a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.
Proceso 210-1P-2017 dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? 1.4. a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) c) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir Ibidem.
Ibidem. Proceso 210-1P-2017 el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?0: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros especificos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en o) xo S UNID AN o Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017, 1.6. 2.1. 2.2. 2.3.
Proceso 210-1P-2017 conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podria incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TOMMY BAHAMA (denominativo) y las marcas TOMMY HILFIGER (denominativas), TOMMY JEANS (denominativa), TOMMY SPORT (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto. ?*? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones de! producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.?? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:* a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. Proceso 210-1P-2017 b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario?! Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: — Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.44.
En el presente caso, se advierte que los signos en conflicto son compuestos, por lo que para realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 2.5.
Proceso 210-IP-2017 efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros: *6 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor, c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TOMMY BAHAMA (denominativo) y las marcas TOMMY HILFIGER (denominativas), TOMMY JEANS (denominativa), TOMMY SPORT (denominativa).
Comparación entre signos mixtos y denominativos. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado TOMMY BAHAMA (denominativo) y la marca BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO (mixta), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados por elementos Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 210-1P-2017 denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.” Respecto a la definición de los signos denominativos, es necesario remitirse al numeral 2.2. de la presente Interpretación Prejudicial. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
Las combinaciones de estos elementos al ser apreciados en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras caracteristicas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.!$ En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial,*? salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas señaladas en el numeral 2.3 de la presente Interpretación Prejudicial. para el cotejo de signos denominativos.?0 Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado TOMMY BAHAMA (denominativo) y la marca BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO (mixta). 10 Proceso 210-1P-2017 4.
Marcas de fantasía 4.1. Debido a que el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado sostiene que los términos relevantes “TOMMY” y "BAHAMA”, presentes en el signo solicitado, son palabras fantasiosas respecto a los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente abordar el tema planteado. 4.2.
Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio, pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos y/o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.?! 4.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 4.4.
En ese sentido, se deberá establecer si el signo en conflicto es o no de fantasía con relación a los productos que identifican. 5. Acuerdos de coexistencia de marcas y/o cartas de consentimiento 5.1. Entre los hechos relevantes recogidos del proceso interno, TOMMY BAHAMA GROUP INC señaló que existe un acuerdo de coexistencia suscrito con TOMMY HILFIGER LICENSING LLC en donde se otorgó el consentimiento y la autorización expresa para que se llevará acabo la solicitud del registro de marca TOMMY BAHAMA (denominativa) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a su favor, en tal virtud, deviene necesario hacer referencia a "los acuerdos de coexistencia marcaría”, contemplados en el Artículo 159 de la Decisión 486. 5.2.
Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancias de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.” Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.
León y León, Gustavo. “Derecho de Marcas en la Comunidad Andina”, 1era Edición, Thomson Reuters, ECB Ediciones S.A.C., Lima, Perú, 2015, p. 391. 11 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Proceso 210-1P-2017 general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 9 La coexistencia de derecho está prevista en el Artículo 159 de la Decisión 486 que prohibe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios.
Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancias o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos?*: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;
(ii) la existencia de un acuerdo entre las partes, (ii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.25 En el marco del Artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.28 En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ).
En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaría, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés Proceso 57-IP-2002. Proceso 318-1P-2015, de 25 de septiembre de 2015, caso “SCORPION” (denominativa)”. Proceso 50-IP-2001. de 31 de octubre de 2001, marca: “ALLEGRA”.
Proceso 104-P-2002 de 4 de diciembre de 2002, marca: “STARBUCKS”. 12 Proceso 210-1P-2017 particular?”, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor. 5.9.
La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor. 5.10.En el presente caso, se deberá analizar si entre el signo TOMMY BAHAMA (denominativo) y las marcas TOMMY HILFIGER (denominativas), TOMMY JEANS (denominativa), TOMMY SPORT (denominativa) y BAHAMAS MODA LATINA Y LOGOTIPO (mixta) existe riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese al acuerdo de coexistencia celebrado entre las partes. 6.
Respuestas a las preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.
¿Cómo debe interpretarse el Artículo 136 inciso a) de la Decisión 4867, en lo referido a: 6.1.1. Parámetros para el análisis de riesgo de confusión entre marcas denominativas compuestas que tienen una palabra en común. Criterios para determinar cual es la palabra más relevante En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 1, 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 6.1.2.
¿Qué criterios tomar en cuenta al momento de cotejar un signo compuesto, y como interpretar que el análisis de un signo deba realizarse de forma conjunta e integral versus el Proceso 50-1P-2001 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA. 13 Proceso 210-1P-2017 hecho que en un signo compuesto deba identificarse el término relevante? En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 1, 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 6.1.3.
¿Qué criterios de registrabilidad deben de aplicarse para cotejar el riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase, a efecto de confirmar o descartar el riesgo de confusión indirecta? En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en los Temas 1, 2 y 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. 6.2.
¿Cómo interpretar el Artículo 159 de la Decisión 486? En lo referido a: 6.2.1. Criterios para analizar la procedencia de un acuerdo de coexistencia entre dos titulares de marca En relación con la pregunta formulada se deberá tomar en cuenta el análisis realizado en el Tema 5 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Sala consultante al resolver el Proceso Interno 1261-2013-0-1801-JR-CA-10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ER ¿0 o ecilia Luisa A héfí Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO 14 Proceso 210-1P-2017 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 210-IP-2017 — | 15