TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 214-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001310302620080055002 Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio C-1012 del 2 de junio de 2017, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicia! de los artículos 154, 155 literales a) y c) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11001310302620080055002, y, El Auto de 12 de septiembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: COSMÉTICOS MARLIOU PARIS LTDA. Demandados: MARLIOUPARIS EU COSMETIC FRANCE LTDA. Proceso 214-1P-2017 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES COSMÉTICOS MARLIOU PARIS LTDA. (en adelante, COSMÉTICOS MARLIOU) presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia dictada por el Juez 45 Civil del Circuito de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, mediante la cual denegó las pretensiones de su demanda en la que solicitaba que se sancione a las compañías MARLIOUPARIS EU y COSMÉTIC FRANCE LTDA. por supuestamente haber usado las expresiones MARLIOUPARIS, MARLIEU-PARIS y MARLIEU PARIS para comercializar tratamientos, geles, lacas y tinturas, los cuales se confunden con sus marcas MARLIOU (denominativa) que protege productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza y MARLIOU 8.
DISEÑO (mixta)?, para la misma Clase 3? de la Clasificación Internacional de Niza. En la sentencia, el Juez consideró que la actora no ostentaba legitimación activa para actuar ya que no es la titular exclusiva de la marca MARLIOU para los productos que comercializan las demandadas y además, enunció que los signos en conflicto estaban coexistiendo, ya que no se advirtió que cualquiera de las partes tuviese el registro exclusivo sobre aquellos productos y tratamientos que la actora buscaba que se protejan mediante la demanda presentada.
La actora, en su recurso de apelación, manifestó que es titular de la marca MARLIOU 8 DISEÑO (mixta), y que tal como lo certificó la Superintendencia de Industria y Comercio, su signo tiene cobertura total para productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, en calidad de titular está facultada para impedir que las demandadas usen en el comercio un signo idéntico o semejante a su marca, y más aún cuando los signos en conflicto crean confusión y asociación en el mercado.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literales a) y c) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. Procede la interpretación de las normas solicitadas Clase 3: Todos los productos de la clase. Y IMarlioU Clase 3: Aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Proceso 214-1P-2017 excepto del literal c) del artículo 155 de la misma normativa, ya que no se alega en el proceso intemo la fabricación de etiquetas, envases o envolturas. 2. — De oficio, se interpretará el literal d) del artículo 155 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, para analizar la figura de la confusión y asociación por uso de un signo idéntico o similar en el mercado sin autorización del titular, que es la materia controvertida.
D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. 2. Coexistencia pacífica de signos. 3. Preguntas formuladas por la consultante. E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(.); c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o delentar tales materiales” “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” ll Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos 'o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión? 1.1. 1.2. Proceso 214-1P-2017 derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar COSMÉTICOS MARLIOU interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra MARLIOUPARIS EU y COSMETIC FRANCE LTDA. sobre la base de sus marcas registradas MARLIOU (denominativa) y MARLIOU 8 DISENO (mixta); en ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el artículo 154, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.
Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:* a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:.
Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.. Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (1) Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.
(ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de contusión o de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 555-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.
Proceso 214-1P-2017 asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos 1.4. La acción por infracción de derechos se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los sujetos que intervienen en esta acción, conforme a lo establecido en el artículo 238 de la norma antes citada, son los siguientes: a) Sujetos activos, personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos, personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se verifique, sino que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 1.5. El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto 5: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, - Supuesto Ill: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 1.6. 1.7. 1.8.
Proceso 214-1P-2017 Sujeto p: Resumen del activo SulSo pasivo supuesto Es titular de | Usa la marca Marca protegida Supuesto | una marca directamente sobre | para productos que distingue | productos. aplicada sobre productos. productos. Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida una marca productos para servicios que distingue | vinculados a los aplicada sobre Supuesto 1l servicios. servicios que productos. distingue la marca protegida.
Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida una marca envases, para productos o que distingue | envolturas, servicios aplicada productos o | embalajes o sobre envases, Spee servicios. acondicionamientos | envolturas, de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el literal d) del artículo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado.
Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.” Del comportamiento estipulado en el literal d) del artículo 155, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: Ver Interpretación Prejudicia! recaída en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015. 1.9. Proceso 214-1P-2017 a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado?, c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 1.10.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el “ riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el “ riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirido piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 70-IP-2008 de fecha 2 de julio de 2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-1P-2013 del 22 de mayo de 2013. 1.11. 1.12. 1.13. Proceso 214-IP-2017 exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.!! Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”. *2 A diferencia de lo señalado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 382-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 201513, este Tribunal considera importante mencionar que ta acción por infracción de derechos es procedente, aunque la conducta infractora haya cesado al momento de interponerse la demanda o denuncia correspondiente.
En tal caso, lo que tiene que verificar la autoridad, es si dicha acción prescribió o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Decisión 486, norma que indica que las infracciones prescriben a los 2 años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los 5 años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.14.Para verificar el plazo de prescripción, es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como se explica a continuación: ** a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el “ 12 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-1P-2015 del 13 de mayo de 2015. En la mencionada Interpretación se indicó lo siguiente: *( ) 27. Como ya se explicó líneas arriba, la acción por infracción debe ser interpuesta contra quien se encuentra perpetrando actos de infracción y/o actos que configuren una amenaza de infracción, es decir se trata de una acción cuya característica es de ser actual e inminente, toda vez que su objetivo es hacer cesar la infracción o impedir que la misma se cometa.
(J" Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Revista “Derecho 8 Sociedad”, editada por la Asociación Civil Derecho 4 Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N?* 37, pp. 268 y 269.
Proceso 214-1P-2017 supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto puede tener, a su vez, un efecto antijurídico que se agota con el mismo acto infractor, o un efecto que permanece en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individua!, se les agrupa en una sola infracción debido a que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto mantiene al administrado en una situación infractora permanente, siendo el administrado responsable de esta situación de permanencia. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de actos dirigidos a la consecución de un único fin, en cuyo caso la infracción se consuma cuando se realiza el último de estos actos. 1.15.Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja!*. 1.16.En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: El plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. a Infracción permanente: El plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. a Infracción compleja: El plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. 1.17, En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado A en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos Cñ de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el ) supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se A eS Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 90-1P-2016 del 9 de marzo de 2017. 1.18. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5.
Proceso 214-1P-2017 genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. Coexistencia pacífica de signos En la sentencia apelada el Juez determinó que los signos en conflicto coexisten, además la Sala consultante tiene dudas respecto a esta figura.
En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.
Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.
Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.
La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la 10 2.7.
Proceso 214-1P-2017 coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros), sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.
No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual; es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.
El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.
Preguntas formuladas por la Sala consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
La autoridad consultante solicita el pronunciamiento del Tribunal sobre los siguientes aspectos: 11 3.1. 3.2. Proceso 214-1P-2017 Del articulo 238, en el sentido de establecer si el titular de un derecho que ha recibido protección total para los productos de una determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza, sólo se legitimaría en la acción si el certificado de registro menciona o describe de manera determinada y concreta los productos sobre los que el demandante reclama protección (en este caso por la ausencia de mención en la clase 3 de geles, tinturas y tratamientos para el cabello).
En términos generales, cualquier titular puede presentar acciones por infracción respecto de todos los productos de una Clase de la Clasificación Internacional de Niza, si es que tiene el registro de todos ellos. Adicionalmente, podría presentar estas acciones si tiene el registro de algunos productos de una Clase contra todos los productos de dicha Clase o de otras Clases, siempre que pruebe la existencia de conexión competitiva entre tales productos.
Del artículo 154, con el fin de precisar el alcance de la protección que confiere un registro de marca sin restricción para todos los productos de la clase, frente a la protección otorgada de manera restringida a otra marca similar en la misma clase, a efectos de fijar cuál de ellas confiere el registro exclusivo sobre aquellos productos, las limitaciones de las mismas y la posibilidad de coexistencia de las marcas.
El tema de la coexistencia de marcas se ha analizado en el Tema 2 del Acápite E de la presente interpretación prejudicial. Así mismo, si el derecho al uso exclusivo de la marca, a que alude el artículo 154, resulta extensivo a las expresiones a que alude la demanda, en especial la expresión “PARIS” utilizada por las demandadas en los productos que fabrican y comercializan, según corresponda.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( J” Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo 12 3.3. Proceso 214-1P-2017 conformado exclusivamente por designaciones que sirvan para describir la procedencia geográfica. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.*$ En conclusión, toda marca puede estar compuesta de expresiones que no necesariamente son apropiables por terceros, en el caso en concreto deberá el juez consultante analizar si la palabra PARIS es un término distintivo o por el contrario debe excluirse del cotejo.
Del artículo 155, en el sentido de indicar si puede interpretarse que el titular del registro de una marca cuya protección se ha concedido de manera restringida para determinados productos de una clase puede o no aplicar o colocar, fabricar, etiquetar, empacar o embalar (literales a) y c)) la marca o el signo distintivo sobre productos semejantes, similares o que tienen el mismo efecto o beneficio, o son sustituibles con tos productos indicados en el registro.
Los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hacen expresa referencia a las facultades que tiene el titular de una marca para impedir que terceros utilicen sin su autorización su marca. Para el caso del literal a) impedir que terceros coloquen un signo idéntico o similar a su marca respecto de los mismos productos para los cuales se le confirió el derecho e incluso respecto de productos vinculados a los que protege.
Por su parte el literal c) faculta al titular de una marca a impedir que un tercero sin su autorización fabrique etiquetas y en general envolturas o envases que reproduzcan su marca registrada. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada a presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001310302620080055002, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. 13 Proceso 214-1P-2017 VA lu Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO mbrano Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO hdlo cor Hernán AóÚrigo RomeroiZa Y) AGIBTRADO Y De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero PRESIDENTE Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación 14