AÑ (sa) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2018 Proceso: 45-1P-2017 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 10452-2013-0-1801-JR-CA-26 Referencia: Signos involucrados PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) / LOS PORTALES (denominativo) Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 10452-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ del 10 de febrero de 2017, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno 10452-2013-0-1801-JR-CA-26; y El Auto 21 de febrero de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: LOS PORTALES S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE Proceso 45-1P-2017 LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI TRES PALMERAS S.A. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES LOS PORTALES S.A. presentó recurso de apelación en contra de la Resolución 10, mediante la cual se declaró infundada la demanda presentada por LOS PORTALES S.A. y se ratificó la resolución de INDECOPI que concedió el registro de la marca PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) para identificar servicios de la Clase 35! de la Clasificación Internacional de Niza a favor de TRES PALMERAS S.A., y rechazó la oposición de la demandante, que estaba basada en el registro anterior de la marca LOS PORTALES (denominativa) para identificar servicios de la Clase 35? de la Clasificación Internacional de Niza.
En la sentencia se consideró que la frase “SAN ISIDRO” no es una denominación descriptiva para los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, toda vez que dicha denominación no tiene una relación directa con los servicios que pretende distinguir, por lo tanto, es arbitraria y posee distintividad, y debe ser considerada en el cotejo marcario.
La autoridad señaló, que una de las características del examen de registrabilidad es la autonomía de la oficina competente respecto de decisiones anteriormente emitidas, y que el examen debe realizarse tomando en consideración las particularidades de cada caso. Por otro lado, Clase 35: Servicio de asesoría en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración comercial, y trabajos de oficina; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de mercaderias de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta, Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras bases de datos; servicio de importación, exportación y representación comercial de productos y articulos diversos; programas de incentivos mediante la obtención de beneficios y descuentos para clientes de empresas comerciales, para la compra de bienes y servicios a terceros; servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de cualquier naturaleza; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de cualquier naturaleza, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención de clientes, gestión comercial de servicios con valor agregado, tales como recompensas y premios, acceso a información comercial, obtención de descuentos y otros beneficios para clientes; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción comercial para el público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente por aquellos de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de material publicitario (prospectos y muestras), directamente o por correo; servicios de promoción comercial de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales.
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial. Certificado No. 66951. 2 Proceso 45-1P-2017 sostuvo que la palabra “PORTAL” tiene muy poca fuerza distintiva y, por tanto, no puede ser determinante dentro del cotejo marcario, y que la denominación SAN ISIDRO, al no ser descriptiva, cobra mayor importancia y el signo en su conjunto es distintivo.
Finalmente, la sentencia señaló que los signos en conflicto son gráfica y fonéticamente distintos, en consecuencia, concluyó que no existe riesgo de confusión. LOS PORTALES S.A. alegó que el análisis comparativo debe poner mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias, siendo el elemento semejante el término “PORTAL”. Indicó que el término “SAN ISIDRO” describe la ubicación geográfica? donde serán prestados los servicios, por tanto, es solo un elemento adicional y no puede ser apropiado a titulo exclusivo por un titular.
Agregó que, si bien el examen de registrabilidad debe evaluar cada situación, en el caso en concreto del registro PORTAL SAN ISIDRO, la decisión del INDECOPI ha sido manifiestamente contradictoria al otorgar el registro para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que ocho días antes, denegó el registro del mismo signo para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por último, acotó que el juzgado no ha realizado un cotejo gráfico y fonético correcto de las marcas en conflicto, y no ha advertido el riesgo de confusión existente. C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Procede la interpretación por ser motivo de controversia. De oficio, se interpretarán los literales e) y g) del Artículo 1355 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a efectos de tratar los temas 3 En el recurso de apelación se señala que San Isidro es el nombre de un distrito de la ciudad de Lima. Ñ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” E Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (-..) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
( ) 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del país; (a DARARON 1.1. 1.2. Proceso 45-1P-2017 de signos compuestos por términos descriptivos y de uso común. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos. Signos conformados por denominaciones descriptivas. Palabras de uso común en la conformación de marcas. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.
Respuestas a preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.$ a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 4 b) Proceso 45-1P-2017 que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) d) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
Ibidem. Ibidem. Proceso 45-IP-2017 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios?: (i) Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.
(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc. Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo 9 Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017. 1.5. 1.6. 2.1. 2.2. Proceso 45-1P-2017 que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.
Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.
En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas. Comparación entre signos denominativos Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.*? Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.!? En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo conforme a las siguientes reglas:1? ) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 de 10 de junio de 2016. Ibidem. Ibidem. Proceso 45-1P-2017 cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*3, Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. ** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Porlo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatica! de los signos en conflicto. -— Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de tE REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE, Definición de “lexema": Unidad mínima con significado léxico que no presenta moríemas gramaticales, por ejemplo, sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo, terr, en enterráis.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, Proceso 45-1P-2017 establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) y la marca LOS PORTALES (denominativa).
Signos conformados por denominaciones descriptivas En el presente caso, en el contenido de la sentencia apelada se señaló que el término “SAN ISIDRO” no es descriptivo respecto de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En tal sentido, es pertinente analizar este tema. Al respecto, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. 15 El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.-) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(.J" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos o con elementos gráficos o figurativos adicionales, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.
El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil!S. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir del cotejo de la marca. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa de que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier De modo referencial, ver Proceso 336-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015.
De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 septiembre de 2015. 3.6. 3.7. 3.8. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 45-1P-2017 circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.*” Como se ha señalado anteriormente, los términos descriptivos por sí mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva.
El que un término sea descriptivo para un producto o servicio de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexión competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y caracteristicas de los productos o servicios involucrados, lo que es descriptivo para el producto o servicio de una clase también lo es para el producto o servicio de otra clase.
Conforme a lo expuesto, el titular de una marca con elementos descriptivos respecto de los productos o servicios que distingue dicha marca, no podrá impedir que sus competidores utilicen estos elementos, pues ninguna persona puede ostentar el derecho exclusivo sobre los mismos. Palabras de uso común en la conformación de marcas En el presente caso la consultante ha presentado una inquietud respecto de los términos de uso común, en particular sobre el término PORTAL para identificar servicios de la Clase 35, por lo tanto, es pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil.
El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente oO se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; En el marco del literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que se trate.
En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los De modo referencial, ver la interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 10 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 45-1P-2017 gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. '* En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.
Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”. *? Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.2 No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.?! La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo.
Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 378-IP-2016 del 9 de marzo del 2017.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p.71. Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 11 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Proceso 45-1P-2017 no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Tomando en consideración que LOS PORTALES S.A. alegó que las decisiones de la autoridad nacional competente resultaron ser manifiestamente contradictorias, debido a que el INDECOPI otorgó el registro del signo PORTAL SAN ISIDRO (denominativo) para la Clase 35, y ocho días antes había denegado el registro del mismo signo para la Clase 36; y aunado a que la sentencia apelada consideró que el examen debe realizarse de acuerdo con cada caso en concreto, este Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones, dado que las decisiones de la oficina nacional competente resultaron ser un tema controvertido en el presente caso.
Respecto de la autonomía (o independencia) que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada Pais Miembro.
Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo Il, del Título VI de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Si bien las oficinas competentes y sus pronunciamientos son independientes, algunas figuras del derecho comunitario permiten que las oficinas nacionales se relacionen y sus decisiones se vinculen, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar dichos pronunciamientos.
En este sentido, el principio de autonomía de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho modo referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 12 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Proceso 45-1P-2017 registro en cualquiera de los Países Miembros3, De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los Países Miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro?*.
Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado**. Como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones u oposiciones.
En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado?. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares””. 5.10.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa De modo referencial, ver Proceso 71-IP-2007 de 15 de agosto de 2007. Ibidem. De mado referencial, ver Proceso 69-1P-2015 de 21 de agosto de 2015. 13 5.11. 6.1. 6.2. Proceso 45-1P-2017 comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos*, En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros Países Miembros de la Comunidad Andina o coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros Países Miembros.
Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero sí pueden ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar integramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.
Respuestas a las preguntas de la consultante Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
Cuando un signo solicitado a registro (PORTAL SAN ISIDRO) está formado por un término común en la clase (35) y un término descriptivo, ¿cómo se analizaría el riesgo de confusión con una marca registrada (LOS PORTALES) conformada por el plural del término en su clase? Para dar respuesta a esta consulta, la consultante deberá remitirse a lo explicado en los Temas 3 y 4 del Acápite E de la presente providencia, que específicamente trata los temas de los términos descriptivos y de uso común en la conformación de marcas.
Criterios para determinar el riesgo de confusión de un signo solicitado a registro (PORTAL SAN ISIDRO) teniendo en cuenta que, uno dos elementos denominativos es el singular del término que conforma a la marca registrada (LOS PORTALES) y el otro de sus elementos es descriptivo; además ambos signos pertenecen a una misma clase y distinguen servicios idénticos y otros vinculados.
La consultante deberá remitirse a lo explicado en el Tema 1 del Acápite E de la presente providencia, a efectos de tener claridad sobre el examen de registrabilidad y el riesgo de confusión. Sobre los términos descriptivos ede remitirse al Tema 3 del Acápite E de la presente providencia, en 14 6.3. 6.4. Proceso 45-1P-2017 particular, a los puntos 3.7 y 3.8 que realizan una explicación sobre el supuesto de una conexión competitiva por clases.
¿La inclusión del término semejante de dos signos, entre otras marcas inscritas a favor de terceros en la misma clase, elimina el riesgo de confusión? Nuevamente se le sugiere a la consultante que a efectos de analizar el riesgo de confusión se remita a lo explicado en el Tema 1 del Acápite E, de la presente interpretación prejudicial. ¿La denegatoria del registro de un signo para una (Clase 36) implica que debe rechazarse también para otra (Clase 35) por concurrir los mismos signos en controversia que en el primer caso? Para dar respuesta a esta pregunta, la consultante deberá remitirse al Tema 5 del Acápite E de la presente interpretación prejudicial, en donde se explica lo relacionado a la Autonomía e independencia de las oficinas nacionales competentes para tomar sus decisiones.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 10452-2013-0-1801-JR-CA-26, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! Cecilia A Ayll caros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 15 Proceso 45-1P-2017 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis Rafael Vergara Quintero - PRESIDENTE SECRETARÍO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 45-1P-2017 | 16