TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de junio de 2018 Proceso: 333-1P-2017 Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 4974-2015-0-1801-JR-CA-23 Referencia: Signo involucrado LO MISMO PERO MÁS BARATO Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 4974-2015-S-5*WSECA-CSJLI-PJ, del 7 de septiembre de 2017, recibido el 8 de septiembre de 2017 vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 4974-2015-0-1801-JR-CA-23; y, El Auto de 17 de noviembre de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. Proceso 333-1P-2017 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. interpuso recurso de apelación en contra de la Sentencia signada como Resolución Número Siete dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialdad en Temas de Mercado.
Dicha sentencia declaró infundada la demanda contencioso administrativa planteada por FARMACIAS SIMILARES S.A. DE C.V. por la cual se solicitó que se declare nula la Resolución 0639-2015/TPI- INDECOPI, que denegó el registro multiclase del signo como marca LO MISMO PERO MÁS BARATO (denominativo) para proteger productos de las Clases 3*, 5? y 102 y servicios de la Clase 35* de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la actora, al considerar que carecía de distintividad y estaba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. en su recurso enunció que es titular en la República del Perú de catorce marcas que incluyen la frase LO MISMO PERO MÁS BARATO para las Clases 3, 5, 10, 35 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el INDECOPI ya ha evaluado y admitido la distintividad de dicha frase. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, asi como miembros, ojos y dientes artificiales; articulos ortopédicos; material de sutura. Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de abastecimiento para terceros, intermediación comercial, importación- exportación y agrupamiento en beneficio de terceros de productos diversos (con excepción de su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas y mayoristas o mediante medios de comunicación electrónicos, así como agrupamiento en beneficio de terceros (con excepción de su transporte), de productos farmacéuticos y veterinarios, aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios; presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al por menor, organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad. on= Proceso 333-1P-2017 Además, señaló que la autoridad ha conferido el registro de marcas que incorporan las palabras "mismo" y “barato” a favor de diferentes titulares y que las ha considerado distintivas.
Finalmente, afirmó que el signo LO MISMO PERO MÁS BARATO es evocativo, que, si bien hace referencia o evoca una idea respecto de los productos o servicios, no describe ningún producto o servicio determinado o especifico, por lo que el consumidor no podría asumir que tipo de producto o servicio ampara la solicitud de registro. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.
No procede la interpretación solicitada ya que dicha norma hace referencia a los usos de una marca sin autorización de su titular. De oficio, se interpretarán el artículo 135 literal b) de la Decisión 486$ de la Comisión de la Comunidad Andina para analizar la distintividad de un signo para poder ser admitido a registro como marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad.
Marcas evocativas. Pregunta de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistabilidad de signos por falta de distintividad. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo LO MISMO PERO MÁS BARATO, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el artículo 135 de la Decisión 486, especificamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Si bien el Auto de 28 de junio de 2017 que consta a fojas 7 y 8 del expediente se aprecia que en el considerando segundo se enuncia que se deben interpretar los artículos 134 y 135 b) de la Decisión 486, sin embargo, en el Decide cuando solicita la suspensión del proceso solicita la interpretación prejudicial del articulo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (..) b) carezcan de distintividad; 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Proceso 333-1P-2017 ( ) b) carezcan de distintividad; La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.” La distintividad tiene un doble aspecto:? a) Distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. b) Distintividad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo.
Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto.
Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.? El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser asi, evaluar si posee aptitud Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.
Ver Interpretación Prejudicial 388-1P-2015 del 25 de febrero de 2016, Proceso 333-1P-2017 distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza. El origen empresarial de una marca 1.7. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca. 1.8.
Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.9. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen. 1.10.Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación. 2.
Marcas evocativas 2.1. Como en el proceso interno, FARMACIAS DE SIMILARES S.A. DE C.V. señaló que el signo LO MISMO PERO MAS BARATO es evocativo ya que, si bien hace referencia o evoca una idea respecto de los productos o servicios, no describe ningún producto o servicio determinado o específico, se hace preciso analizar esta figura. 2.2.
Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?0, 2.3.
Los signos evocativos deben tener carácter distintivo para ser registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se > De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 2.4. 2.5.
Proceso 333-1P-2017 asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. *! Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.!?2 En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de la denominación LO MISMO PERO MAS BARATO y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. Pregunta de la consultante Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.
La autoridad consultante solicita el pronunciamiento del Tribunal sobre los siguientes aspectos: ¿Cuáles son los criterios para realizar el examen de registrabilidad, respecto a la solicitud de registro de una marca denominativa conformada por una palabra o combinación de palabras, para determinar si no se encuentra incursa en la prohibición de registro por falta de distintividad? Para determinar si un signo está o no incurso en la causal de irregistrabilidad por falta de distintividad, se deberá revisar lo analizado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 4974-2015-0-1801-JR-CA-23, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto, Proceso 333-1P-2017 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto én el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. l CeciliaLuis Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | Hernán o Zam Hugo Ramiro Gómez Apac RADO MAGISTRADO De aguerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.
Vergara Quintero E PRESIDENTE ¡SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.